贸促专商 | 从“劳狮莱狮”商标无效宣告案看商标法第十三条第三款的适用

作者 | 魏晓萍 中国贸促会专利商标事务所

编辑 | 玄袂

近日，北京市高级人民法院作出针对在第6类“钢板；金属门；金属建筑材料“等商品和第19类“大理石；瓷砖；非金属耐火建筑材料”等商品上申请注册的第9391121号“劳狮莱狮”和第9391178号“劳狮莱狮”商标的无效宣告纠纷二审判决【（2019）京行终9720号和（2019）2019京行终9721号行政判决书】，在判决中，高院认定了“劳斯莱斯“在”汽车“商品上构成驰名商标，使用第6类和第19类商品上的“劳狮莱狮“商标注册可能误导公众，减弱驰名商标的显著性，进而损害劳斯莱斯公司的利益。

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（2019）京行终9720号

（2019）京行终9721号

高院的判决，对于社会公众广为知晓的商标，特别是奢侈品商标，如何适用商标法第十三条第三款给我们提供了如下三点启示：

一、认定构成驰名商标的考量因素中，重点是相关公众对该商标的知晓程度

《商标法》第十三条第三款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害时，不予注册并禁止使用。

《驰名商标认定工作细则》第七条：认定驰名商标应当根据《商标法》第十四条的规定，考虑下列各项因素，但并不以该商标必须满足下列全部因素为前提：

（一）相关公众对该商标的知晓程度；

（二）该商标使用的持续时间；

（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；

（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；

（五）该商标驰名的其他因素。

根据《驰名商标认定工作细则》，“相关公众对该商标的知晓程度”排到了所有因素之首，说明相关公众的知晓程度相较于其他因素来说，是判定是否构成十三条第三款最重要的因素。

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条：人民法院认定商标是否驰名，应当以证明驰名的事实为依据，综合考虑商标法第十四条规定的各项因素，但是根据案件具体情况无需考虑该条规定的全部因素即足以认定商标驰名的情形除外。

对于当今中国消费者来说，“汽车“已经成为了日常生活所必须的消费品。据公安部的统计，2020年我国机动车保有量达3.72亿辆，其中汽车保有量为2.81亿辆，超过此前美国创下的2.78亿辆世界纪录。因此，汽车已经变成了普通大众消费品，汽车的普及及汽车领域的”相关公众“的增加，也是判定“劳斯莱斯”品牌能够被认定在大众消费品“汽车”领域具有知名度的因素之一。

（图源：劳斯莱斯官博）

劳斯莱斯虽然年产量并不如其他品牌家用车的产量（劳斯莱斯品牌汽车在中国的销量每年仅几百辆），并且也看不到其铺天盖地的宣传广告，但正是这种精细打磨和对生产质量的要求，决定了劳斯莱斯，这个拥有百年历史的豪华汽车品牌的高贵地位和身价。劳斯莱斯汽车已经超越了人们对汽车的一般认识，而是代表了一种象征。

因此，对于”劳斯莱斯“这样的品牌，需要更多地考虑了能够证明商标显著性和知名度的证据，如商标的持续使用时间、商标享有的市场声誉，已经作为驰名商标加以保护的记录等证据，而对于证明市场份额，销售数量、宣传和促销的方式等方面的证据则可适当降低要求。

本案的判决即体现了认定商标是否构成十三条第三款所规定的情形的考量因素的取舍和平衡，法院在判决中认为：劳斯莱斯公司提交的年度报告、销售额统计单可以证明在诉争商标申请注册之前，“劳斯莱斯”汽车通过在中国的销售，在中国具有极高的影响力；“劳斯莱斯”的宣传报道资料可以证明在诉争商标申请注册之前，“劳斯莱斯”汽车通过在中国的宣传推广，在中国相关公众中具有较高知名度，为中国相关公众普遍知晓；《全国重点商标保护名录》可以证明引证商标一（第4979295号“劳斯莱斯“商标）因其较高的知名度，入选年代较早的《全国重点商标保护名录》，可以佐证在诉争商标申请注册之前，引证商标一在中国已具有较高知名度和影响力的事实。此外，劳斯莱斯公司提交的诸多行政裁定可以证明，引证商标一因具有较高的知名度，已多次被认定为驰名商标，并获得相应的跨类保护。因此，劳斯莱斯公司在行政阶段和原审诉讼中提交的证据足以证明，在诉争商标申请日前，引证商标一通过大量的销售、使用和长期广泛的宣传，在“汽车”商品上已具有较高的知名度和影响力，为相关公众普遍知晓和熟悉，在“汽车”商品上构成驰名商标。

二、判定是否构成“复制、摹仿和翻译”，需综合考虑多种因素

被诉商标“劳狮莱狮”与“劳斯莱斯“相比，第一个和第三个汉字相同，第二个和第四汉字不同但读音接近。特别是，在中国南方地区，平舌音 “s” 和翘舌音 “shi”不分，在这些地方“劳狮莱狮”和”劳斯莱斯“的发音几乎一样。“劳狮莱狮”与“劳斯莱斯”整体上均无含义。“劳斯莱斯”并非常见的汉字组合，其是英文”ROLLS-ROYCE“的的对应中文，本身具有极强的显著性。

法院在判决中认为：诉争商标由中文“劳狮莱狮”构成，引证商标一（第4979295号“劳斯莱斯”商标）由中文“劳斯莱斯”构成，二者在文字构成、呼叫、整体视觉效果上均较为相近，鉴于引证商标一在“汽车”商品上具有较高知名度，且引证商标一并非常用词汇，显著性较强，原审第三人对此应为知晓，但其在申请注册商标时未进行合理的避让，进而注册与引证商标一较为相近的诉争商标难谓巧合，故可以认定诉争商标构成对引证商标一的摹仿。可见，法院在审理该案时，并未仅仅考虑商标标识的近似情况，而是综合考虑了引证商标的显著性、知名度、以及诉争商标注册人的主观情况等多个因素，认定“劳狮莱狮”构成对“劳斯莱斯”的摹仿。

三、对于构成驰名商标的奢侈品品牌，应当给予与其驰名程度相适应的保护

奢侈品以昂贵的价格、精细的制作工艺、悠久的历史、独特的文化内涵等，使购买和使用该奢侈品的消费者获得了高于其产品固有价值的优越、尊贵的感觉。劳斯莱斯作为全手工打造的顶级豪车，产量极低但售价极高，无疑属于奢侈品品牌。

虽然奢侈品的受众并非普通大众消费者，甚至为了要维护目标顾客的优越感，奢侈品要刻意保持大众与他们之间的距离感，但这并不妨碍奢侈品品牌在非目标受众中获得知名度。比如，普通消费者可能并非“LV”皮包，“Giorgio Armarni”西装、“劳斯莱斯”汽车等奢侈品的实际的消费者，但他们对这些奢侈品品牌的认知程度却可能比普通品牌的认知程度要高得多。因此，对于奢侈品品牌的保护，应当提供比普通品牌更加有力的法律保护。那么，对于构成社会公众广为知晓的奢侈品品牌，如何确定其保护范围?

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权若干问题的意见》第11条，对于已经在中国注册的驰名商标，在不相类似商品上确定其保护的范围时，要注意与其驰名程度相适应。对于社会公众广为知晓的已经在中国注册的驰名商标，在不相类似商品上确定其保护范围时，要给予与其驰名程度相适应的较宽范围的保护。

美国淡化理论创始人汤姆斯E 史密斯(ThomasE Smith) 曾说：“如果法院允许或放任劳斯莱斯餐馆，劳斯莱斯裤子、劳斯莱斯糖果存在的话，那么不出十年，劳斯莱斯商标的所有人就不再拥有这个世界著名商标了。”这是因为“表面上无关的使用，实际上会破坏商标同初始商品或服务的自动联系，以及同广告创造的有利形象地联系，并最终损害商标的销售力”。

奢侈品品牌需要专一，不可以随意扩张使用。我们很难看到一个奢侈品牌分跨两个行业使用，而且还取得了成功。因此，将既是奢侈品又构成驰名的商标使用在非赖以驰名的其他商品上，即使是不存在关联程度的商品上，更加容易削弱或切断奢侈品驰名商标与其赖以驰名的商品之间的紧密关联，从而损害奢侈品驰名商标所有人的利益。

本案判决中就体现了对于“劳斯莱斯”这种奢侈品驰名程度相适应的较宽范围的保护。判决将在“汽车“商品构成驰名的商标保护范围，延伸到了第6类“钢板、钢管、金属门”等商品和第19类“地板、大理石、非金属门”等在功能、用途、生产部门、销售渠道等方面与“汽车“存在一定差异的商品上，切实保护了驰名商标所有人的利益。

综上，在适用商标法第十三条第三款时，应当对判定商标是否构成驰名的各个考虑因素进行综合考虑，但并非需要全盘考虑所有因素，应着重考虑相关公众对该商标的知晓程度；在判定是否构成“复制、摹仿和翻译“时，不仅要对商标标识本身进行对比，也要综合考虑在先商标显著性和知名度，在后商标申请人的主观情况等因素。在判定是否构成“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”时，应当给予与其驰名状态相适应的保护。对于社会公众广为知晓的驰名品牌，特别是奢侈品品牌，要给予宽范围的更有力法律保护。

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