贸促专商 | 从典型案例看关于数值范围的部分/多项优先权

作者 | 陈樱璎 罗菊华 中国贸促会专利商标事务所

编辑 | 玄袂

优先权概念源于1883年签订的《巴黎公约》，我国专利法是在遵守巴黎公约的规则上制定的，自然也移植了相应的优先权制度。《中华人民共和国专利法》（2008年修正，以下简称“专利法”）第二十九条规定“申请人自发明或实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该国同签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权”；《中华人民共和国专利法实施细则》（2010年修订）第三十二条规定“申请人自发明或实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权”。优先权原则是在先申请制度下，使申请人的发明创造能够在世界各国获得专利保护的重要保障。

在实践中，尤其是在生物医药领域，申请人申请了专利后，常常会随着研究的进一步深入，有新的内容补充（如新的数据、实施例、技术方案），并在1年内要求优先权，重新提交PCT或正式申请。如果在后申请要求优先权的部分无法享受到在先申请的优先权而申请人又请求了在先申请的提前公开或以发表学术文章或新闻报道等形式公开了优先权申请的内容，则这些提前公开文献构成PX/PY类文献，可能会构成在后申请的现有技术，影响在后申请的新颖性和创造性，导致在后申请未能享受优先权的部分无法获得授权。

在后申请的技术方案与在先申请的技术方案相比，通常会涉及数值范围的交叉，相应的数值范围能否享有在先申请的优先权成为我们需要考虑的重要问题，以下将通过一个典型案例讨论在中国的审查实践下数值范围能否享有在先申请的优先权。

01

案例简介

在2014年1月13日，申请人赵凿元（下面称“赵”）提交了第一个（优先权）发明专利申请，该申请在2014年5月28日被提前公开（公开号CN103818935A）（以下将其称为“在先申请”）。

随后，在2014年6月11日，赵提交了申请号为20141027700.4的第二个发明专利申请（以下将其称为“在后申请”），其要求了在先申请的优先权。在后申请的两项权利要求与在先申请的相应权利要求相比，其数值范围被扩大了。

具体来讲，在后申请的权利要求3和4中的数值范围较宽，分别为“170g/l~280g/l”和“100~210分钟”，相比之下，在先申请中相对应的权利要求3和4中的数值范围较窄，分别为“180g/l~280g/l”和“120~210分钟”。

在后申请中的权利要求3和4如下：

3. 根据权利要求1所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程控制Na2Ok浓度在170g/l~280g/l之间。

4. 根据权利要求1所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程需搅拌反应100~210分钟。

在先申请的权利要求3和4如下：

3. 根据权利要求1所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：加入硫酸钠后，含钾铝酸钠溶液浓度在Na2Ok 180g/l~280g/l之间。

4. 根据权利要求1所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：溶液中氧化钾的析出过程需搅拌反应100~210分钟。

国家知识产权局复审委员会认为，在后申请的权利要求3和4不享有在先申请的优先权，在先申请的公开文本构成现有技术，在后申请的权利要求3和4缺乏新颖性，因而被复审维持驳回。申请人先后上诉到北京知识产权法院、北京市高级人民法院和最高人民法院。三个法院都确认了国家知识产权局关于权利要求3和4不享有在先申请的优先权的认定。

最高人民法院判决（(2019)最高法行申12487号）认为：

1. 在后申请（数值范围较宽）的权利要求3和4能否享有在先申请（数值范围较窄）的优先权？

在后申请的权利要求3和4不能享有在先申请的优先权。对此，最高人民法院认为：对于以连续的数值范围限定权利要求的保护范围的情形，应将该数值范围视为一个独立的技术特征，不能再将其拆分为不同的技术方案并认定是否享有优先权。因此权利要求3和4中的数值范围不属于可以分段拆分为不同的并列技术方案的情形，再审申请人有关其可以就该数值范围中的一部分享有部分优先权的主张不能成立。

2. 在先申请是否破坏了在后申请的权利要求3和4的新颖性？

在先申请破坏了在后申请的权利要求3和4的新颖性。由于在后申请的权利要求3和4不享有在先申请的优先权，因此其申请日为2014年6月11日，而在先申请的公开日（2014年5月28日）早于在后申请的权利要求3和4的申请日，因此构成其现有技术，能破坏在后申请的新颖性。

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查阅相应裁判文书

案号：(2019)最高法行申12487号

连续数值范围在中国不能享有与之部分重叠或范围较窄的另一连续数值范围的部分/多项优先权

02

连续数值范围在中国不能享有与之部分重叠或范围较窄的另一连续数值范围的部分/多项优先权

在上述案例中，中国国家知识产权局和包括最高人民法院在内的三个级别的法院都认为连续数值范围不能享有另一范围中的一部分的部分优先权。在中国的实践中，普遍的观点是连续的数值范围代表了一个技术方案，因此只具有一个优先权日，并不能享有多项或部分优先权。

根据审查指南第二部分第八章4.6.2，核实优先权是否成立，有以下几点：

（1）根据专利法第二十九条，优先权是基于相同的主题，相同的主题意味着技术方案也应该相同，和

（2）为了判断在后申请与在先申请是否是相同的主题（进而核实优先权的成立），需要判断所述技术方案是否能够直接和毫无疑义地从在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中得出。

将上述（1）和（2）两点应用到数值范围，显然较宽的数值范围不能从与之部分重叠或范围较窄的另一连续数值范围中直接和毫无疑义地得出。例如，我们不能说上述案例中的“170g/l~280g/l”能从“180g/l~280g/l”中直接和毫无疑义地得出。

从这些分析我们可以得出以下结论：一个（连续的）数值范围不能被认为是多个小范围的总和，相反地，一个（连续的）数值范围被认为是单个的技术方案，其对应于单个的主题。因此，一个特定的数值范围可以享有相同数值范围的优先权，但是不能享有不同数值范围的优先权，即使该不同的数值范围是其中的一部分。因此，一个特定的数值范围不可能享有多项优先权或部分优先权。

关于这一问题，可以与欧洲审查实践中关于数值范围的相关情况进行对比。

在欧洲审查实践（T 0057/13）中，“或”类型（”OR”-type）的权利要求可享有部分或多项优先权，且欧洲的审查实践将在后申请中包含拓宽了的数值范围的权利要求归属于“或”类型的权利要求，即如果在后申请的权利要求中的数值范围比在先申请的权利要求的数值范围要宽，则与在先申请中相应数值范围重叠的那部分数值范围可以享有在先申请的优先权，而在后申请中独有的那部分数值范围不能享有优先权。具体而言，例如在后申请中的“170g/l~280g/l”中的一部分“180g/l~280g/l”可以享有在先申请中的“180g/l~280g/l”的优先权，而“170g/l~180g/l”这一部分不能享有在先申请的优先权。

03

启示——如何避免“自杀式申请”

由以上案例和分析我们可以看出，在中国的审查实践中，连续的数值范围以及由此推广的其他上位概念不能享有部分优先权或多项优先权，因此在申请过程中，为了避免“自杀式申请”，可以采取以下几点策略：

1. 准确理解专利法的有关概念，及时了解最新立法动态、审查实践和司法实践。

在以上案例中，专利申请的公开是实质审查和授权的前提，但也构成现有技术，破坏申请日在该公开日之后的所有专利申请的新颖性和创造性，同时还产生抵触申请，破坏申请日晚于该申请申请日的后续申请的新颖性。再如，国内优先权成立必须要满足专利法29条和专利法实施细则第32条第2款至少6个条件。

2. 重视专利申请的规划和布局，减少和避免企业自身披露的信息或公开的专利对自身后续专利申请的影响。

企业应建立发明披露的内部审批制度，有系统地提交专利申请和公开发明。特别应注意在先申请内容的公开（特别是提前公开）可能会对后续申请（或正式申请）造成不利影响。

3. 重视优先权申请的撰写。

考虑到在优先权日到申请日之间公开的PX和PY类文献能够破坏在后申请中不能享受优先权的技术方案的新颖性和创造性，申请人应当重视优先权申请的撰写。在先申请的保护范围应进行合理概括，有梯度地涵盖从较为稳固的较小范围到竞争对手容易想到的较大范围，尽量减少在后申请中的重新概括，因为重新概括的技术方案在我国通常都不能享受优先权。

4. 重视正式申请的撰写。

在后申请的撰写中重新概括技术方案时，应当保留原技术方案，同时可以考虑将重新概括的技术方案拆分为可享受优先权和不能享受优先权的多个并列技术方案。例如，上述案例中在后申请“170g/l~280g/l”的数值范围可以写几项权利要求，其中的数值范围分别为“170g/l~280g/l”、“180g/l~280g/l”、“170g/l到小于180g/l”等，这样“180g/l~280g/l”可以享受优先权，故在优先权日到申请日之间公开的PX和PY类文献不破坏其新颖性和创造性，而“170g/l到小于180g/l”不享有优先权，虽然在先申请的提前公开“180g/l~280g/l”不破坏其新颖性，然而有可能破坏其创造性。因此，在先申请的提前公开和正式申请的重新概括通常是相互矛盾的。

联系作者

陈樱璎 chenyy@ccpit-patent.com.cn

罗菊华 luojh@ccpit-patent.com.cn

（图片来源 | 网络）

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