专利优先权“相同主题”判断标准的变化发展

作者 | 王傲寒  北京市环球律师事务所

编辑 | 布鲁斯

优先权是专利制度中古老而重要的概念。早在1883年签订的《保护工业产权巴黎公约》（以下简称《巴黎公约》）就对优先权进行了约定，且与国民待遇原则、独立原则一起构成《巴黎公约》的三大原则。

近年来一系列重要无效、司法案例中，优先权判断成为影响案件走向的焦点问题，如 “平衡车”系列无效案件以及最新的乌帕替尼核心专利之一因判断优先权不成立而导致部分无效的案件。

然而，认定优先权成立与否的重要指标——“相同主题”长期以来并未形成统一、清晰的标准，导致审理侧操作不统一、公众难以预期。同时随着时代的变迁，优先权的判断也出现了一些变化和发展。

本文从法律变革、实务审判标准两个维度梳理了优先权判断中“相同主题”认定标准的变化发展脉络，同时对变化发展进行了总结，以期抛砖引玉，引发同业的思考和讨论，以便于同业更准确地理解与使用该条款。

一、法律法规、部门规章沿革

法律总是会随着社会的进步而不断发展，当我们探讨较为“古老”的法律制度的时候，必然应当关注其在立法层面的变化和调整，从而为应用该制度提供指引。

1984年3月12日，《中华人民共和国专利法》（“专利法”）颁布，一周后1985年3月19日，中国正式加入《保护工业产权巴黎公约》（1967年斯德哥尔摩文本）。在该版专利法中就对优先权做出了规定，然而彼时优先权仅针对“同一发明或者实用新型”以及“同一外观”。

20世纪80年代，“TRIPS协议”的出台标志着国际专利制度进入了新的保护阶段，在这样的历史背景下，我国于1992年对专利法进行了第一次修改，其中将享有优先权的前提进一步修订为“就相同主题提出专利申请”。

此后，经过2000年、2008年和2020年的数次修订，专利法优先权条款中的“相同主题”均未发生变动。

相应的，除1985年施行的《专利法实施细则》（“细则”）以外，1992年施行版、2001年施行版，以及2002年和2010年修订的细则中也对优先权成立的“相同主题”做出了规定，但并未进一步明确其定义。

在审查指导层面，《专利审查指南》自2006年版至先行的2020年版，均在第二部分第三章新颖性部分中对优先权“相同主题的发明或者实用新型”做出了解释：是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。2021年8月3日公布的《专利审查指南（修改草案征求意见稿）》和2022年10月24日公布的《专利审查指南修改草案 (再次征求意见稿)》中也均未对上述内容做出修改。

从实施细则和审查指导角度，这几十年来并没有明确、清晰的优先权判断指导标准，这也导致在实务中出现了不同的优先权判断标准，对于知识产权从业者来说，难以预判和把握案件结果和走向。

二、几种判断标准及发展变化

1、新颖性标准

由于“相同主题”判断规定了技术领域、技术问题、技术方案和预期的技术效果四个相同的前提，“相同主题”与 “相同发明”在表述上也存在相似性，因此，在较早的务实中，新颖性标准是判断优先权成立与否的常用标准。在《中国专利法详解》中也提出采用“新颖性”标准判断优先权是否成立，具体而言就是在判断优先权要求是否成立时，可以将首次申请看做一份对比文献，用它来判断在后申请的各项权利要求是否具备新颖性，如果判断的结果认为在后申请的某项权利要求不具备新颖性，则该项权利要求能够享受优先权；如果具备新颖性，则该项权利要求不能享受优先权。

例如涉及一种“人力拉犁”的无效决定，本专利权利要求1请求保护的人力拉犁特征包括“在犁头(2)的中下部活动连接配重行走轮支臂(6)，配重行走轮(5)装在配重行走轮支臂(6)上。”在先申请中记载的是“在犁头（2）的中部铰接行走轮支臂（6）”，“配重行走轮（5）通过螺栓（7）活动连接在支臂（6）上”或“配重行走轮5通过螺栓7动配合装在用扁钢制成的支臂6上”。专利复审委员会认为，本专利的“活动链接”是在先申请中“铰接”的上位概念，“装在”是“通过螺栓活动连接”以及“通过螺栓动配合装在”的上位概念，因此认为本专利的优先权不成立。可以看出，合议组采用的是新颖性判断标准，在后申请相对于在先申请具备新颖性，则该权利要求不享有优先权。

例如在“光学膜、组件和显示装置”的复审决定中，本申请权利要求1请求保护一种具有“单片相对增益为至少1.78的基本上非偏振的膜”的微结构光学膜，在优先权1的说明书表1给出的多个实施例中，仅记载了落入该数值范围的一个点，即单片相对增益为1.838。据此，专利复审委员会认为本申请权利要求1请求保护的技术方案中包含的数值范围与优先权1的数值范围不相同，而是部分重叠，因此权利要求1不能享受优先权1的优先权。在该决定中，合议组采取的就是新颖性判断标准，也即在后申请记载的是一个范围，而首次申请记载的是范围内的一个点值，在后申请相对于首次申请具备新颖性，因此不能享受优先权。

在针对“切割机”专利申请的复审案件中，实审审查员认为在先申请中记载的是“斜断锯”，本申请权利要求1请求保护的是上位概念“切割机”，且构成本申请权利要求1的技术方案的各技术特征，分别记载于或概括于在先申请的不同部分，在驳回决定中认为本申请权利要求1不能享有在先申请的优先权。在复审委员会发出的第一次复审通知书中，同样认为本申请权利要求1的主题名称为“切割机”，而在先申请所记载的技术方案的主题名称为“斜断锯”构成本申请不具备优先权的理由之一。后复审请求人修改了权利要求并提交了相关证据，复审委员会认为：第一优选实施例详细描述了本申请的所有结构，本申请权利要求1的所有技术特征均在该第一优选实施例部分有明确记载，构成了本申请权利要求1的技术方案，因此不存在权利要求1的技术方案的整体没有记载在在先申请中的情况；尽管在先申请和本申请的主题名称不同，但根据说明书发明内容部分和具体实施方式部分的描述，可以确定本申请背景技术中的切割工具就是转台式斜断锯，本申请是在其基础上进行的改造，应当根据其限定的技术特征来确定其技术方案，进而确定其是否为相同主题的发明，认为本申请的优先权成立。

可以看出，适用新颖性标准判断优先权是很简单明了的，但是优先权和相同的发明的本质是不同的，优先权的享有遵循在先申请制原则，不能在在后申请中增加新的技术内容，比对的对象是两份专利申请文件；而新颖性的本质是将现有技术的技术方案与现有技术方案进行对比，比对的对象是技术方案。由于对象不同、审查标准不同，用新颖性标准判断的优先权可能会出现偏差——例如，在后申请对上位概念进行了具体限定、改变了技术效果、减少了技术特征等等。

2、超范围标准

根据《专利审查指南》（2020年版）第二部分第八章第4.6.2节中对于优先权核实的一般原则进行了规定，“如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以至于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。”其中“直接和毫无疑义地得出”是修改超范围的判断标准，因此在实务中，也大量使用“超范围”的标准对优先权进行判断。

很典型地，在针对“核苷酸类似物”的无效决定中，权利要求1 对“核苷酸类似物”限定了“1a为A-O-CH2-P(O)(-OC(R2)2OC(O)X(R)a) (Z)，其中R2独立地为-H、未取代的或者被1或2个卤素、氰基、叠氮基、硝基或OR3取代的C1-C12烷基、C5-C12芳基、……”，即“C”可以同时连接两个均不为H的基团。而优先权文件中：1），1a通式为A-CH (R2)OC(O)X(R)n-Z，其中R2取代基所连接的碳上限定了必须连接一个H，即相同位置上的“C”上仅能连接一个不为H的基团；2）优先权文件中未记载本专利权利要求1中取代基R2中的“氰基”，R3中的“C2-C12链烯基、C2-C12链炔基或C5-C12芳基”,R中的“氰基”、“-N(R4)2-”,以及“条件是：……（c）两个与N原子连接的R基团可以是-H”。因此认为权利要求1的保护范围超出了声称作为优先权文件所记载的范围，故无法享有优先权。

在另一个案例中，可以直接、毫无疑义地从在先申请中得到的内容，即便未明确记载在该在先文件中，只要阐明了在后申请权利要求所述的技术方案，即可认为技术方案实质相同而享有优先权。针对“植物提取物，含所述提取物的组合物，其提取方法及其用途”的复审决定中，在后申请要求保护一种植物提取物新产品，其中对该提取物的成分做出了限定，其中限定了“亚氨基糖还包括：1,4双脱氧-1,4-亚氨基-D-阿拉伯糖醇，2-O-α-D-半乳吡喃糖基-DNJ和打碗花精B”。针对该申请的驳回决定中认为上述特征并未记载在首次申请的文本中，因此优先权不成立。对此，专利复审委员会认为，该权利要求中的植物提取物与在先申请中所述的植物提取物的制备方法的原料、步骤和工艺条件是完全相同，虽然在先申请并未公开前述成分，但由于选用了相同的原料，并采用了相同的制备方法、工艺条件，所以制备出的提取物产品也应当相同，进而确认了在后申请的优先权。

 “新颖性”和“超范围”是较为常规的判断方式，在实务判断中，通常采用这两种方法综合判断，例如在专利复审委的《以案说法》中同样认为，在判断优先权是否成立时，可以采用 “相同主题的发明或实用新型”的判断，也“可以尝试将在先首次申请看作对比文件，考察在后申请的各项权利要求是否具备新颖性。如果在后申请的某项权利要求不具备新颖性，则其能够享有优先权，反之则不能享有优先权。”“某一技术特征在先申请中为下位概念，在后申请将其扩展为上位概念时，尽管在先申请可以‘破坏’在后申请的新颖性，但在后申请因增加了不能从在先申请直接地、毫无疑义地确定的新内容，所以不能享有在先申请优先权。”

3、优先权判断标准的变化

近年来，无效或是知识产权民事案件中涉及优先权的案例越来越多，优先权判断的标准也出现了一些变化。

2015年的“激光加工方法以及激光加工装置”的无效及行政诉讼案件中，该专利的在先申请文件中记载了“本发明涉及半导体器件基板、压电器材基板或者玻璃基板等的光透射性材料”；而本专利权利要求1、3、5、7、14、16、18、20、22、24的主题涉及加工对象物，权利要求9、12的主题涉及半导体材料，权利要求10的主题涉及压电材料。

专利复审委员会认为本专利的“加工对象物”为优先权文本的“光透射性材料”的上位概念，本专利的“半导体材料”或“压电材料”为优先权文本的“光透射性材料”的下位概念，与优先权文本中的加工对象并不完全相同，合议组对专利权人认为本专利应当享有优先权的主张不予支持。

对此，北京市高级人民法院以及最高人民法院的二审判决和再审裁定均支持了上述认定，均认为本专利的“加工对象物”是优先权文本的“光透射性材料”的上位概念，本专利的加工对象与优先权文本中的加工对象不同，不属于相同主题，本专利不享有优先权。

而在2018年进行的电动平衡车系列案件中，可以看出行政主体和司法裁判对优先权的判断出现了一些变化。

其中一个案件中，优先权成立与否的争议焦点在于：1）在先申请的主题是纵向双轮车体，本专利改为改良电动平衡车；2）本专利对在先申请中的底盖、顶盖固定配合、轴套、轴承、卡簧、车轮、轮毂电机的配合和固定关系等特征进行了删除和修改；3）在先申请中列举了加速度传感器、陀螺仪、红外光电传感器，本专利中概括为“多个传感器”。对此，专利复审委员会认为判断在后申请是否享有在先申请的优先权时，要站在本领域技术人员的立场上对二者的主题是否相同进行整体判断，并不要求在叙述方式上完全一致，只要在先申请阐明了本专利权利要求所述的技术方案即可，而在先申请记载的内容不限于文字，也包括说明书公开的信息。本专利权利要求1中所述的顶盖、内盖、底盖的位置和配合关系，转动机构、车轮和轮毂电机的安装位置，以及电源和控制器的安装位置和电控连接关系可以直接从在先申请中得到；在先申请中对于不同传感器的描述已经可以让本领域技术人员得知有多个传感器，也能得知控制器的功能，本专利的技术方案所要解决的技术问题和预期的技术效果与在先申请相同，并无增加新的发明创造内容，因此符合优先权的条件。即使将证据1中的主题名称“纵向双轮车体”修改为权利要求1的“改良电动平衡车”，也不会给本专利带来有别于证据1的技术特征，并进而使本专利丧失证据1的优先权。

在行政诉讼一审中，法院完全支持了专利复审委的主张。同样的，在行政诉讼二审中，最高人民法院同样认为，可以直接从在先申请中得到本专利权利要求1中所述的顶盖、内盖、底盖的位置和配合关系，转动机构、车轮和轮毂电机的安装位置，以及电源和控制器的安装位置和电控连接关系；其次，在先申请中列举了传感器包括加速度传感器、陀螺仪和红外光电传感器，本专利权利要求1中限定为“多个传感器”，在先申请中没有具体记载控制器的功能，虽然文字叙述上存在差异，但本领域技术人员可以从在先申请中得知多个传感器，也能得知控制器的功能，进而得到权利要求1的技术方案，该方案所要解决的技术问题和预期的技术效果与在先申请均相同，并无增加新的发明创造内容，因此符合优先权的条件。

在上述案件的关联另案(2017)浙民终213号判决中，浙江省高级人民法院作出了相似的认定，认为“将该项权利要求与其主张优先权的ZL2014102XXXXX.9号“纵向双轮车体”发明专利在先申请文本进行比对，涉案专利权利要求1所描述的技术方案、所要解决的技术问题等均在主张优先权的在先专利申请文本中得以体现，得到该在先专利申请文本的支持，并无增加新的发明创造内容，符合享有优先权的条件。”

纵观这几份决定/判决，可以看出，上述行政或司法裁判文书体现出优先权判断标准的变化——看在后专利权利要求是否能在整体上得到在先专利申请文本的支持，如果在后专利权利要求技术方案能够得到在先申请文本的支持，则该在后专利能够享有在先申请的优先权；相应地，如果在后专利权利要求存在不能得到在先专利申请文本支持的内容，也即其增加了新的发明创造内容，那么该在后专利无法享有该在先申请的优先权。

将该标准套用到前文所述的几个案例中，均能得到与相关裁判相同的结果。我们再试着将其用于近期影响较大的几个案件中。

在针对“烟酰胺类衍生物的甲磺酸盐A晶型及其制备方法和应用”发明专利的行政诉讼一审判决中，本专利权利要求3在优先权文件记载内容的基础上，对N-[4-(1-氰基环戊基)苯基]-2-(4-吡啶甲基)氨基-3-吡啶甲酰胺甲磺酸盐A晶型增加了一水合甲磺酸盐的限定。对此，法院认为：权利要求3限定为“一水合甲磺酸盐”相当于是在优先权文件的基础上进一步限定了具体的含水量，但是证据1中并未记载具有该含水量的甲磺酸盐晶体，证据1实施例1-3所制得晶体的含水量均与之存在较大差异；此外，在水合物的场合，具有相同XRPD衍射峰的水合物晶体并不必然具有相同的水含量并属于相同的水合物，即便本专利权利要求3限定了与优先权文件相同的XRPD衍射峰，仍然不能认为二者必然属于相同的水合物晶型。因此“一水合甲磺酸盐”属于在证据1的基础上新增加的技术内容，这种进一步限定与优先权文件中记载的技术方案实质上并不相同，导致二者不属于相同的主题，因此权利要求3不能享受在先申请证据1的优先权。

如果按照“支持”标准对上述案件进行再评价，可以认为，优先权文件中虽然记载了XRPD衍射峰，并不具备必然相同的水含量，因此在后专利概况的范围包括了无法得到优先权文件支持的内容，进而得到与上述判决相同的不能享受优先权的结果。

又如在“一种改进的雾化电子烟”的行政诉讼一审判决中，本专利权利要求1记载了“包括纤维材料的储液部件(3)”，在先申请中记载了储液部件由天然纤维或人造纤维，或者微孔陶瓷等单一材料制成的情况，并未明确记载储液部件可由包括纤维材料和其它形式的材料共同构成，因此，认为本专利权利要求1中的“包括纤维材料的储液部件(3)”并未记载在在先申请中，据此支持了专利复审委员会关于本专利不享有优先权的认定。

这个案件利用“支持”标准也能很清晰的得到上述结论，即在先申请中记载了储液部件由天然纤维或人造纤维，或者微孔陶瓷等单一材料制成，但是该些材料并不能支持储液部件由“纤维材料”制成的上位总结，因此导致相关专利不能享有优先权。

三、结  语

回归初心，从优先权制度的设立目的看，一方面，它是为方便专利申请人在不同国家和地区申请专利提供便利的程序性设计，而且根据先申请原则，专利申请人可以先将有价值的发明创造的申请日固定下来，后续有机会对相关发明创造进行进一步限定；另一方面，为保护社会公众的利益，避免这一制度为专利申请人带来不应有的利益，在优先权日以后添加新的内容，比如增加新的技术特征，或扩大保护范围等，都不能享受在先申请的优先权。

从实务工作看，“支持法”与“新颖性”法能够满足大部分情况下优先权相同主题的判断，但是在一些复杂情况下，例如在后专利申请基于在先申请的内容进行了概况，或增加了技术内容，此时适用不同标准将产生不同的结果。从这个意义上来说，“支持法”从本领域技术人员出发判断在后申请是否超出优先权文件的预期，能为技术方案、技术领域、所解决的技术问题以及达到的技术效果四个考量维度提供突破，对更多变、更复杂的优先权核实问题提供解决思路。

任何法律规则都不是一成不变的，也都存在不同的适用前提，对于优先权判断而言，我们可以打开思路，根据案件的不同情况尝试选择适用不同的判断标准，或许能够对案件提供新的思路。

（实习生陆俊超对本文亦有贡献）

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

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