金杜知卓 | 技术交易前景知识产权系列三部曲
作者 | 楼仙英 傅广锐 李琳虹 金杜律师事务所
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（本文8210字，阅读约需17分钟）
技术交易前景知识产权系列之一：
遇见前景知识产权——技术合同的常见分歧点
我国的合同法将技术合同定义为当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。实践中比较常见的技术合同涉及专利和技术秘密的许可和转让、委托开发、合作开发或技术服务等。无论是技术的许可、转让，亦或是开发和服务，我们所见到合作方出现分歧最多的点就是对新研发出技术成果的知识产权的安排——也就是常说的前景知识产权(foreground IP)的安排问题，其中最为突出的是权属安排。
这主要是因为双方都难以在合作之初即预判合作过程中可能研发出的是什么样的技术，更无法准确地衡量其价值，因此，比起其他有形资产，对知识产权条款的权属安排往往更加慎重。此外，前景知识产权往往与双方的投入均有一定的关系，很难量化地评估哪一方投入所占的比重，这也更给前景知识产权安排的商议和谈判增加了不确定性。
1. 背景知识产权 vs. 前景知识产权
谈到前景知识产权，有过技术交易经验的人一定对背景知识产权（background IP）和前景知识产权(foreground IP)这两个专有名词不陌生。这两个专有名词源于国外的合作研发合同，背景知识产权一般指的是在合作开始前已经存在且拟投入到合作项目中的知识产权，而前景知识产权一般指的是在合作期间产生的知识产权。
有背景和前景区分是因为在技术交易新研发技术成果的过程中一般需要现存资源的投入，这些投入包括资金、设备、器材、原材料、未公开的技术信息和资料等物质技术条件的投入，更包括现有技术和知识产权本身的投入，而在交易合同中，往往需要将投入项目的知识产权和项目新产出的知识产权等方方面面的问题界定清楚。除了前景和背景知识产权外，在技术合作项目中，为了更清楚地界定与项目平行的其他项目产生的知识产权和项目结束后研发出的新知识产权，还有侧景知识产权（sideground IP）和后景知识产权（postground IP）等更为复杂的概念。
2. 前景知识产权一般性安排及常见问题
在关于前景知识产权的谈判中，合作方一般会基于各自的立场进行协商并最终达成一致。强势一些的合作方往往抱着“赢者通吃”的态度，无论是哪一方基于何等资源做出的技术成果，均要求相关前景知识产权归其所有，但可以考虑后续再免费或附条件地回授给另一方使用。
如果合作双方之间的谈判能力相当，则一般会考虑由做出实质性贡献的研发方拥有其做出部分的知识产权，而双方合作共同做出的技术成果则考虑该等前景知识产权与其投入的背景知识产权的关联度，或者结合双方的商业需求等，最终划清一条界线以决定合作双方对前景知识产权的权属和权利。
对于前景知识产权的安排，需要明确并且合理，否则容易在合作方之间产生分歧与纠纷。笔者团队曾经处理过一个跨境合作研发的项目，项目中中方和外方约定共同研发的前景知识产权按照地域进行划分，在中国的知识产权（包括申请专利的权利）归中方所有，而在中国以外市场的前景知识产权归国外合作方所有。
这一按照地域范围划分的权属安排看似合理，但从知识产权申请和保护的角度来看是有问题的。因为在实践中，专利本身的特点决定了双方不可能对各自地域内的知识产权不受影响地完全分割。举例而言，就双方共同研发出的技术成果，如果中方决定以专利的形式保护，而外方希望不申请专利，而是以技术秘密来保护，这种情况下中方在中国申请专利意味外方不得不放弃技术秘密的保护形式，因为一旦在中国提交专利申请，技术方案随即便会被公开为大众所知悉。此外，即便双方均同意申请专利，外国申请过程中很可能需要中国的申请作为优先权，甚至以中国申请为母案提交PCT申请，因此需要中方提供材料等相关支持。
3. 实践中的安排及考虑因素
实践中，如果双方合作的技术、产品或服务涉及多种类型的知识产权，则可以基于知识产权的类型或各方在合作中的特定角色来不同地分配权属。例如，在产品开发和商业化合作中，双方可能同意共同拥有合作过程中产生的所有专利，但负责开展商业化的一方拥有后续营销新产品相关的广告宣传材料中所使用的商标和版权等知识产权的所有权。
在特定行业领域，行业内通常会有针对前景知识产权的一些约定成俗的规则，例如在软件行业中，如果是单纯目标代码层面的许可，不太可能出现前景知识产权，但如在目标代码层面上有些许定制开发项目，则定制化开发过程中新产生的代码、设计等前景知识产权一般由软件委托方拥有，这是因为该等技术成果需要适应于委托方的系统和要求，因此，一般会只要求将定制化开发的代码给到委托方，但开发方会保留软件的核心源代码，以便后续在其他客户的开发服务中使用。
虽然每一种安排均可能有其利弊，在此不可能详细讨论，但在考虑如何分配前景知识产权的所有权及配套的条款安排时，各方还应考虑所涉及的税务影响、公司结构等商业角度的因素，围绕着知识产权的类型，约定其披露和申请、维护和放弃、许可和商业化、以及维权等方方面面的问题。当然也需要注意约定的明确性和合理性，避免出现潜在分歧或者违反法律的强制性规定。此外，建议在协商约定过程中，借鉴有一定技术和知识产权背景的律师或相关从业者的经验，尽可能使该等约定与后续前景知识产权的产生和保护实际过程相一致，以便为后续双方的顺利合作打下良好的基础。
技术交易前景知识产权系列之二：
谈不定则共有？——这可能并不是最好的安排
在对前景知识产权完全归属一方的安排不能达成一致的情况下，很多合作方选择简单约定由双方共有，或一些跨境的技术交易会约定根据前景知识产权的产生地法律规定来决定。这看似是一条解决问题的捷径，但从法律角度来讲，这只是在一定程度上把问题拖延到下一阶段来商议解决，而且考虑到不同类型的知识产权在不同管辖区域的法律法规的差异性，这样安排反而可能造成更大的不确定性。
在实践中不乏有在前景知识产权的归属中会约定双方当事人对前景知识产权的权属比例，从法律角度来讲，鉴于前景知识产权是无形资产，不可能实行按份共有，因此，无论比例如何约定，共有权人作为共同所有人对前景知识产权的权利本身不应受到影响，但当事人对前景知识产权的使用权所约定的比例，应当被视为当事人对实施前景知识产权所获收益的分配比例。
对于前景知识产权，如果双方仅仅简单地约定权属共有，但对于知识产权申请决策机制和方式、权利的行使方式和限制、维权的主体、方式、维权成本承担以及损害赔偿归属等问题未做出明确的约定，在此情形下，该等事宜皆应依据法律规定来确认。不过根据法律规定，共有人单独享有的权利较为有限，且就部分具体问题未作出具体规定，因此可能难以避免产生分歧的情况。
1. 约定专利共有下的规则和常见问题
具体而言，对于前景知识产权中以专利保护的部分，根据《专利法》第十五条的规定，当共有专利权人对于共有专利权利行使方式未进行约定时，共有人单独享有的权利仅包括自行实施该专利技术以及通过普通许可的方式许可他人实施专利的权利，行使其他权利均需要双方一致同意。因此，专利的共有人除了可以自行实施专利技术外，仅可向他人授予普通许可，且普通许可的收益仍需要与其他共有人分配，而包括是否申请专利、向他人授予独占许可或排他许可，以及对共有专利的转让、质押等处分均需要经过共有人一致同意。
虽然专利共有的相关法律规定看似清晰，实践中却复杂得多。例如，关于专利权共有人是否能够单独提起侵权诉讼的问题，除了《专利法》第十五条做出的上述原则性规定以外，法律和司法解释层面并未对此做出具体规定。根据我国民法理论，当共有财产受到来自第三方的侵害时，共有财产的全体共有权利人应当共同行使物上请求权。根据《最高人民法院关于适用
此外，在专利共有的合同起草过程中还应当考虑专利法下的特殊规定，举例而言，根据“禁止反悔原则”，若前景知识产权中专利共有的一方同意由合作方单独提起侵权诉讼，则诉讼过程中因被告对共有专利提出抗辩理由而引发的对共有专利权利范围的解释将由合作方独立完成。如果合作方在解释过程中作出了不当陈述，则有可能对该共有专利的保护范围甚至专利稳定性造成不利影响。
2. 约定著作权共有下的规则和常见问题
如果前景知识产权是著作权形式，在此情况下，不但存在和专利一样法律未对某些具体问题作出规定的情形，在确定合作作者的权利时亦比专利更为复杂。根据《著作权法》第13条及《著作权法实施条例》第9条，共同著作权的合作作品分为可分割使用的作品和不可分割使用的作品——对于可以分割使用的合作作品，作者对各自创作的部分可以单独享有著作权，但行使著作权时不得侵犯合作作品整体的著作权。对于不可以分割使用的，其著作权由各合作作者共同享有，通过协商一致行使，不能协商一致的，任何一方无正当理由不得阻止他方行使除转让以外的其他权利，但是所得收益应当合理分配给所有合作作者。《计算机软件保护条例》中也有相似规定，对于合作开发的软件不能分割使用的，其著作权由各合作开发者共同享有，通过协商一致行使；不能协商一致，又无正当理由的，任何一方不得阻止他方行使除转让权以外的其他权利，但是所得收益应当合理分配给所有合作开发者。由此可见，虽然相较于共有专利所受到的限制，著作权的共有一方所受制于其他方同意的限制更少，所拥有的单方处置权利范围也更大一些，但是在判断每个人合作作者权利的时候，其法定规则比专利方面更为复杂。
3. 未约定前景知识产权的权属和使用规则
除了约定共有外，实践中也经常出现合作方对于前景知识产权相关的部分权利没有约定或者约定不明的情形，在这种情况下基于双方之间交易的形式，例如委托、合作、转让、许可等关系，根据我国的法律规定，不同类型的前景知识产权其归属和相关权利义务的安排亦有不同。技术交易中常见的前景知识产权可能是以发明创造、技术秘密、计算机软件等形式呈现，其各自的权属和使用规则各不相同。
具体而言，对于委托开发完成的发明创造，根据《专利法》第8条和《合同法》第339条，申请专利的权利属于实际开展研发活动的受托方，但是对于研发方取得的专利权，委托方可以免费实施，研发方转让专利申请权的，委托方享有以同等条件优先受让的权利。
对于合作开发完成的发明创造，根据《专利法》第8条和《合同法》第340条，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。合作开发的一方转让其共有的专利申请权的，其他各方享有以同等条件优先受让的权利；而合作开发的一方如果声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的，放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。如果合作开发的一方不同意申请专利，另一方或者其他各方均不得申请专利。
对于专利和技术秘密的许可或转让合同中产生的前景知识产权，根据《合同法》第354条，改进方拥有后续改进的技术成果，包括申请专利的权利，其他各方无权分享，但改进方使用改进的技术成果不得侵犯原背景知识产权。
对于合作开发的计算机软件作品，根据《计算机软件保护条例》第10条，如可分割使用的，开发者对各自开发的部分可以单独享有著作权；但是，行使著作权时，不得扩展到合作开发的软件整体的著作权。如不可分割使用的，其著作权由各合作开发者共同享有，通过协商一致行使；不能协商一致，又无正当理由的，任何一方不得阻止他方行使除转让权以外的其他权利，但是所得收益应当合理分配给所有合作开发者。而对于委托开发的软件，根据《计算机软件保护条例》第11条，无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由受托人享有。
4. 小结
综上可见，在约定共有的模式下，仅靠着法律法规的默认规则，难以明确划清共有双方对前景知识产权的各种权利，倘若又遇上跨境因素，前景知识产权法定的权利义务界限将更加不明确。因此，建议双方在协商约定过程中，根据实际商业场景的侧重点，通过合同条款将前景知识产权的各方面权利界限进行明确约定，促进后续顺利合作。
技术交易前景知识产权系列之三：
对前景知识产权的限制以及涉外交易中的适用问题
我国《合同法》尊重技术合作方的意思自治，允许当事人之间就前景知识产权的归属、使用和处置进行自由约定。根据《合同法》第354条的规定，“当事人可以按照互利的原则，在技术转让合同中约定实施专利、使用技术秘密后续改进的技术成果的分享办法。没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，一方后续改进的技术成果，其他各方无权分享”。
实践中，技术交易中强势的一方应特别避免合同中的“一边倒”的前景知识产权安排被认定为构成非法垄断技术、导致妨碍技术进步的情形，否则会影响到相关条款的效力。对此，我国《合同法》、《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》以及《技术进出口管理条例》等相关法律法规均有规定，对特定场景下背景知识产权的许可、以及前景知识产权的使用和回授等予以强制性规定。
1. 我国法律法规对前景知识产权的限制性规定
技术合同中的“一边倒”的强势条款很可能被认定为构成非法垄断技术、导致妨碍技术进步的情形，进而会影响到对前景知识产权安排的效力。根据《合同法》第329条：“非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效”。进而，2005年1月1日实施的《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（“《技术合同司法解释》”）在第10条中，以开放式列举了“非法垄断技术、妨碍技术进步”这一合同无效事由的六种具体情形，其中关于不得“要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权”的限制性规定，直接影响技术合同中对前景知识产权的归属和使用安排。
从行政法规层面，国务院2011年修订的《技术进出口管理条例》的第27-29条中也相似规定，要求“在技术进口合同的有效期内，改进技术的成果属于改进方”；技术进口合同中，不得包含诸如“限制受让人改进让与人提供的技术或者限制受让人使用所改进的技术”等限制性条款。无独有偶，国家工商行政管理总局在其2015年发布的《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》中，要求具有市场支配地位的经营者没有正当理由，在行使知识产权的过程中，不得通过实施同时符合特定条件的搭售行为，或通过附加不合理限制条件的行为等，达到排除、限制竞争的目的，并对不同排除、限制竞争行为的范围给出了具体界定，包括“要求交易相对人将其改进的技术进行独占性的回授”等涉及前景知识产权常见的独占性回授安排也可能被认定为技术垄断，但前提是该等知识产权的行使者必须是《反垄断法》下具有市场支配地位的经营者。除此之外，《反垄断法》、《对外贸易法》、《中外合资经营企业法实施条例》中也都散落着这方面的相关规定。鉴于最近国际形势的变化，新出台《外商投资法（草案）》中也有提到鼓励基于自愿原则和商业规则开展技术合作，技术合作条件由投资各方协商确定，不得利用行政手段强制转让技术的要求。
相较于作为民事司法解释的《技术合同司法解释》，上述的行政性规定在适用时更应注重其限定的适用情况。仔细对比后不难发现，不同法律法规列出的情形大都一致，但又有些许细微区别。《反垄断法》和《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》中列举的限制性规定大多适用于具有市场支配地位的经营者，而《对外贸易法》、《技术进出口管理条例》则适用于跨境的知识产权转让和许可、技术服务以及其他方式的技术转移过程；再如，《技术进出口管理条例》仅限制受让人改进或使用改进技术，而《技术合同司法解释》对于改进技术前景知识产权的限制更为具体，涉及无偿提供、非互惠性转让、无偿独占或者共享等多种场景下的安排；此外，《技术合同司法解释》和《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》中涵盖了在技术合同中常见的“不质疑条款”（non-challenge clause），规定禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件属于“非法垄断技术、妨碍技术进步”的情形，而《技术进出口管理条例》中并未对此有相似的规定。
此外，《技术进出口管理条例》和《技术合同司法解释》等法律法规和司法解释所列出的可能被认定为“非法垄断技术、妨碍技术进步”的具体情形均存在一定的个案判定空间，如究竟何种情况构成“非互惠性转让”，或者“限制其使用所改进的技术”，何种情况构成“不合理地”或“明显不合理”地限制原材料、零部件的购买，或是限制产品的生产数量、品种、价格或渠道等，司法实践中对相关条款的理解均需要结合实际情况去评估判定，而并非只要存在限制产品生产的数量、品种、价格或渠道等，或限制改进技术的使用的条款就一定会被认定为无效的约定。最高人民法院在“常州高新技术产业开发区三维工业技术研究所有限公司、上海长征医院与常州兰陵制药有限公司、上海大陆药业有限公司技术合作开发合同纠纷二审民事判决书”（(2014)民三终字第12号）一案的判决中也提到，即便技术合作的协议中存在限制一方在合作协议期满后实施合同标的技术的约定，法院仍需要综合考虑合同标的技术开发投入大量的人力、物力和财力，以及其是否成功的不确定性等多方因素，综合判断对标的技术的限制性条款安排是否合理。
2. 涉外技术交易中的强制性法律法规适用问题
考虑到上述的强制性规定，在跨境交易文件中，在技术上更有优势的外方常常会通过约定适用外国法律和境外仲裁以规避中国法下的限制。根据《承认及执行外国仲裁裁决公约》（“《纽约公约》”）第5条，拒绝承认与执行仲裁裁决的例外情况之一就是承认或执行有违该国“公共政策”（public policy）的裁决。我国现行法律体系中似乎并未对“公共政策”的概念作出明确界定，更多的是使用了“公共利益”的概念。《涉外民事关系法律适用法》中明确规定，外国法律的适用将损害中华人民共和国社会公共利益的，适用中华人民共和国法律。中华人民共和国法律对涉外民事关系有强制性规定的，直接适用该强制性规定。进而，最高人民法院在《关于适用
我们认为，《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》和《技术进出口管理条例》等行政性规定很可能被认定为是涉及技术合同领域涉及“反垄断”的强制性规定，因而被直接适用。但在实践中，一经选择适用外国法律和境外仲裁，合同当事方将直接将争议提交外国仲裁庭申请仲裁，后续的仲裁裁决即便与中国强制性规定不一致，也只能在通过《纽约公约》来承认和执行外国仲裁裁决公约时提出，而在整个仲裁的过程中，双方选择的国外仲裁庭不会适用中国的《涉外民事关系法律适用法》或其司法解释来审理案件。从司法实践中看，我国法院对于《纽约公约》中“公共政策”这一例外的使用较为谨慎，在之前的案例以及最高人民法院的复函中，除仅有几例以公共政策条款拒绝承认与执行外国仲裁裁决的案件外，绝大多数相关仲裁裁决均在中国得以承认与执行。因此，违反我国法律和行政法规中强制性规定难以与违反“公共政策”划等号，在实践中如果约定适用外国法律和境外仲裁的情况下，可能也较难依据中国法下关于“非法垄断技术、妨碍技术进步”的强制性规定而主张技术合同的相关条款无效。
