与苹果和解的“代价”？“专利流氓”Uniloc起诉摩托罗拉被驳回

作者 | 又青

地方法院以缺乏管辖权驳回

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）当地时间11月4日确认了地区法院的一项裁决，Uniloc缺乏起诉摩托罗拉和Blackboard专利侵权的资格，原因与Uniloc此前与苹果的诉讼案有关。

Uniloc在针对摩托罗拉和Blackboard的单独上诉中辩称，美国特拉华州地方法院因缺乏诉讼资格而驳回诉讼是错误的，因为“即使它向Fortress授予了许可证和再许可权，地区法院的裁决也与”之前联邦巡回法院的裁决不一致。Unilocs和Uniloc 2017已与Fortress就Fortress向Unilocs提供的贷款签订了收入分享和票据和认股权证购买协议（RSA）。

RSA显示：“（Unilocs）将授予（Fortress）...与专利相关的非排他性、免版税许可（包括授予分许可的权利），该许可应由专利许可协议证明并反映在专利许可协议中...只能在违约事件后使用此类许可。”

由于Unilocs未能“履行或遵守第六条中包含的契约或协议”，包括在截至2017年3月的四个季度中收到2000万美元的货币化目标，CAFC表示“这似乎构成违约事件，导致Fortress获得有效许可。”

2017年11月，Unilocs起诉摩托罗拉侵犯美国专利第6161134号，这是许可协议的一部分，但因缺乏诉讼资格而未被受理。然后，在2020年12月，摩托罗拉提示法院注意Uniloc诉苹果案的判决，其中“法院认定Uniloc缺乏诉讼资格，因为主张的专利已被许可给Fortress，而Fortress有权将主张的专利再许可给被指控的侵权人。”

地方法院最终以缺乏管辖权为由驳回了摩托罗拉案，没有提及苹果案。相反，法院表示，Unilocs“至少发生了一次足以触发Fortress获得许可证的违约事件，并且该违约事件既没有得到纠正，也没有被取消。”它依赖于涉及独家被许可人而不是专利所有者的判例法，并认为Unilocs缺乏地位“因为Fortress有权将所主张的专利再许可给被指控的侵权人，因此Unilocs缺乏排他权有必要授予地位。”

Uniloc起诉Blackboard侵犯美国专利第6324578号和第7069293号的事实相同，地区法院同样以缺乏诉讼资格为由驳回了诉讼，表明摩托罗拉的判决导致了附带禁反言原则。

CAFC：仍适用禁反言原则

在讨论中，CAFC首先承认Uniloc的论点，即虽然它已向Fortress授予许可和再许可权，它仍然具有“相当大的效力”。CAFC解释说：“专利所有人和被许可人不具有相同的专利权，专利所有人可以说并不是因为他们授予了许可证而缺乏地位，许可证赋予了另一方将专利再许可给被指控侵权人的权利。”

然而，CAFC不需要解决这个问题，因为它确定Uniloc因Apple的决定而被附带禁反言原则。虽然Uniloc已对Apple的决定提出上诉，但在2021年6月22日，Uniloc和Apple共同采取行动，自愿驳回上诉，并没有要求CAFC撤销下级法院的判决或发回撤销案件。

最终，“苹果案例处理并决定了与本文提出的完全相同的问题；这些问题实际上已被提起诉讼；这些问题是由有效的最终判决确定的；并且所有三个问题的确定对于先前的判断至关重要，”CAFC表示，因此规定应适用附带禁反言原则。

意见补充道，虽然法院有一定的自由裁量权，在主张担保物禁反言原则的一方不是原诉讼的一方的情况下，不适用担保物禁止反悔，但这种自由裁量是狭隘的，并不是无限的。

据悉，今年2月9日（当地时间），苹果公司与其经常在法庭上的“老对手”Uniloc 公司实施了一次不同寻常的“合作”，双方共同劝说美国上诉法院暂时对 Uniloc 的专利许可条款保密。上诉法院在接到这个“共同建议”后，将上述案件发回给地区法官予以第二次重新审查。

美国联邦巡回法院此前确认了这起案件的判决存在瑕疵，但上诉法院法官也明确表示，需要重新考虑有关 Uniloc 与第三方（苹果公司）专利许可的信息，包括他们的条款、被许可人的姓名和他们支付的金额是否应该保密。

在其他论点中，Uniloc表示不应该适用附带禁反言原则，因为考虑到提供的和解机会，它缺乏对苹果提起诉讼的动力。但CAFC表示，常设问题是上诉的核心，Uniloc应该预见到这一点。Uniloc还试图辩称，地区法院的判决完全不正确，因此不应适用附带禁反言原则，但CAFC表示这不是否认附带禁反言原则的适当依据。

此案并非为排他性许可问题

负责本案的Lourie法官重申，“Uniloc在授予许可后仍然有权起诉未经许可的侵权者”，他说大多数人在其意见中低估了这一点。

Lourie写道：“地区法院错误地将这个问题视为确定什么是排他性许可的问题，引用了排他性被许可人是否有资格在不加入专利所有者的情况下起诉的案例。我们面前的情况不是这样的……授予非排他性的许可，并有权再许可，就像这里一样，授予被许可人再许可他人的权利。但是专利权人仍有权起诉未经许可的侵权人。”

然而，Lourie同意大多数人的观点，即Uniloc仍然因禁反言原则而失去了上诉权。

在关于Uniloc起诉Google侵犯多项专利的第二项相关决定中，CAFC认为，2018年5月3日的终止协议终止了Uniloc与Fortress之间的许可协议，因此Fortress没有能力在对谷歌提起诉讼时对有争议的专利进行再许可。与在2018年5月3日（即终止协议签署之日）之前提起的针对摩托罗拉和Blackboard的案件不同，针对谷歌的诉讼是在2018年11月和12月提起的。因此，CAFC最终推翻并发回了地方法院的判决符合其对相关合同的解释的诉讼程序。

据了解，Uniloc是一家来自澳大利亚的计算机软件公司，成立于1992年，曾专注于计算机安全和版权保护软件的研发与生产。但从Uniloc近年来的市场表现看，外界认为它已经从一家软件公司演变成了专利运营机构，即通过专利的许可、授权以及诉讼来获得相应的收入。Uniloc将经营地和运营地选择在美国和卢森堡，这种“根据地”变化，也从另一面证实着上述判断。

也有观点认为，还不能把Uniloc与一般的NPE（nor-practicingentit，通常称非实施主体，也被称为专利流氓）相提并论，因为Uniloc是从研发公司脱胎转型而成的专利运营机构，本身拥有强大的研发能力。

成立以来，美国的大科技公司几乎都被其起诉过，包括谷歌、亚马逊、微软、索尼、苹果、动视暴雪、奈飞......近年来，亚洲科技公司也成为其诉讼的对象，包括三星、华为、腾讯等。

Source

资料来源

CAFC Delivers Win and Loss for Uniloc in Separate Precedential Rulings on Standing 

Google must face Uniloc patent lawsuits again - appeals court

苹果与专利“敌人”Uniloc 达成罕见一致，合作应对专利泄露风险 凤凰科技

注：

禁反言原则是普通法上的一项重要的法律原则。若一当事人因另一当事人之陈述产生依赖，则另一当事人不得否定其先前的陈述。指合同的一方既然已经放弃其在合同中可以主张的某种权利，则不得再向他方主张这种权利。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）