深知灼见 | 商标权惩罚性赔偿的适用

2020-12-30 19:00:00
vivo诉vivi侵害商标权纠纷案例评析之商标权惩罚性赔偿的适用

供稿 | 深圳知识产权法庭 黄瑜瑜

编辑 | 秋水

案  号

一审:广东省深圳市福田区人民法院(2019)粤0304民初3587号

二审:广东省深圳市中级人民法院(2020)粤03民终16190号

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查看判决书

(2020)粤03民终16190号

案件信息

上诉人(一审被告):深圳市优品通电子科技有限公司(简称“优品通公司”)

被上诉人(一审原告):维沃移动通信有限公司(简称“维沃公司”)

一审被告:深圳市华唐迪讯科技有限公司(简称“华唐迪讯公司”)

裁判要旨

侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

惩罚性赔偿的实质为:赔偿数额>实际损失(侵权获利)。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,权利人依照有关法律规定,请求相应惩罚性赔偿的,根据“个案适用、因需适用”的原则,人民法院可以依法予以支持。

案情介绍

维沃公司对第9773708号640?wx_fmt=png享有注册商标专用权。2009年9月11日,第9773708640?wx_fmt=png号商标申请注册;2012年9月21日,核准注册,核定使用商品为第9类中的电话机、手提电话、电子信号发射器等,有效期限自2012年9月21日至2022年9月20日。2018年11月6日,国家工商行政管理总局作出(2018)商标异字第0000054427号《第19257768号“VIVO”商标不予注册的决定》,该决定认为,通过维沃公司的长期使用和广泛宣传,维沃公司的第9773708号640?wx_fmt=png商标已在我国相关公众中具有较高知名度,并认定维沃公司注册使用在“手提电话”商品上的640?wx_fmt=png商标为驰名商标。

www.vivi-china.com网站首页使用640?wx_fmt=png标识,网页展示“vivi v9”、“vivi v15”、“vivi v12”、“vivi X9”、“vivi X7”、“vivi R9S”等vivi手机商品信息,商品图片显示手机上均使用640?wx_fmt=png标识,该网站系优品通公司运营。优品通公司在官网上宣称“vivi手机”的单款产品的销售量平均达到30万台。www.taobao.com上的“华唐迪讯科技”网店销售“正品vivi v9-X6.0寸全面屏智能手机”,所附商品图片显示手机上使用640?wx_fmt=png标识。华唐迪讯公司确认:涉案手机系其销售,淘宝网店“华唐迪讯科技”系其经营。涉案手机与注册商标核定使用的手提电话商品属于同一种商品。

“vivi v9”手机的进网许可证发证日期为2017年6月16日。2018年6月27日,优品通公司继受取得第4764197号640?wx_fmt=png、第23108311号640?wx_fmt=png注册商标专用权;优品通公司申请注册第27766787号640?wx_fmt=png、第29708720号640?wx_fmt=png、第31870534号640?wx_fmt=png、第34846025号640?wx_fmt=png商标,现均未获得注册。2018年8月6日,维沃公司对淘宝网上部分vivi手机销售店铺进行公证取证,将销售链接显示的月销量逐一相加,得出淘宝网上部分vivi手机的近30日销量为12621台。优品通公司自认每台手机利润为39.3元。2019年5月28日,一审法院向优品通公司作出《协助执行通知书》,内容为:一、立即停止生产、销售带有640?wx_fmt=png标识的手机产品;二、立即停止在网站www.vivi-china.com宣传带有640?wx_fmt=png标识的手机产品。同日,一审法院向浙江淘宝网络公司作出《协助执行通知书》,内容为:立即下架深圳市华唐迪讯科技有限公司经营的淘宝网店(店铺名称“华唐迪讯科技”)销售的带有640?wx_fmt=png标识的手机产品。

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(图一:原告注册商标、图二:被告注册商标、图三图四:被诉侵权标识)

裁判内容

一审判决:一、优品通公司应立即停止侵犯维沃公司第9773708号640?wx_fmt=png注册商标专用权的行为,即立即停止在网站www.vivi-china.com宣传带有640?wx_fmt=png标识的手机产品,停止生产、销售带有640?wx_fmt=png标识的手机产品,去除库存侵权产品上的侵权标识;二、华唐迪讯公司应立即停止侵犯维沃公司第9773708号640?wx_fmt=png注册商标专用权的行为,即立即停止销售带有640?wx_fmt=png640?wx_fmt=png标识的手机产品,去除库存侵权产品上的侵权标识;三、优品通公司应于判决发生法律效力之日起十日内赔偿维沃公司经济损失1035000元及为制止侵权行为所支付的合理开支100000元;四、华唐迪讯公司应于判决发生法律效力之日起十日内赔偿维沃公司经济损失200000元及为制止侵权行为所支付的合理开支26000元;五、驳回维沃公司的其他诉讼请求。

二审判决:驳回上诉,维持原判。

案例评析

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主审法官简介

黄瑜瑜

深圳知识产权法庭

四级高级法官

惩罚性赔偿制度(Punitive damages)最早起源于英国。1763年,在Wilkes v.Money一案中首次被确立。Punitive damages: n. damages which punish the defendant for the loss or harm caused to the plaintiff or heavy damages awarded to show that the court feels the defendant has behaved badly towards the plaintiff(因对原告造成损失或伤害,旨在惩罚被告的损害赔偿金或为表明法院认为被告对原告行为恶劣,所判定的巨额损害赔偿金)。[1]在我国现行法律体系中,对该概念尚未明确定义。

一、我国知识产权惩罚性赔偿的制度溯源

(一)制度建立→制度实行→严格落实

1. 建立知识产权惩罚性赔偿制度。2008年6月 5日,国务院印发《国家知识产权战略纲要》,提出“修订惩处侵犯知识产权行为的法律法规,加大司法惩处力度。提高权利人自我维权的意识和能力。降低维权成本,提高侵权代价,有效遏制侵权行为。”2015年 3月 13日,中共中央和国务院联合印发《中共中央关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》,提出要“实行严格的知识产权保护制度”,并明确要“完善知识产权保护相关法律……调整损害赔偿标准,探索实施惩罚性赔偿制度”。

2. 强化知识产权保护、实行惩罚性赔偿制度,实现向知识产权严格保护的历史性转变。2017年 11月 20日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强知识产权审判领域改革创新若干问题的意见》,提出:“建立体现知识产权价值的侵权损害赔偿制度。对于具有重复侵权、恶意侵权以及其他严重侵权情节的,依法加大赔偿力度,提高赔偿数额,由败诉方承担维权成本,让侵权者付出沉重代价,有效遏制和威慑侵犯知识产权行为。”2018年 3月 5日,在第十三届全国人民代表大会第一次会议上,国务院总理李克强在政府工作报告中明确提出“强化知识产权保护,实行侵权惩罚性赔偿制度”。

 3. 加大知识产权司法保护力度、严格落实惩罚性赔偿制度。最高人民法院《2020年人民法院工作要点》,在第三点“优化法治化营商环境,积极服务经济高质量发展”中特别指出:“加大知识产权司法保护力度,严格落实惩罚性赔偿制度”。

(二)“惩罚性赔偿”已成为知识产权领域的法律概念[2]

1. 《最高人民法院关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见》(2020.9.14施行)第三部分“依法加大赔偿力度”10.对于故意侵害他人知识产权,情节严重的,依法支持权利人的惩罚性赔偿请求,充分发挥惩罚性赔偿对于故意侵权行为的威慑作用。

 2.《最高人民法院关于涉网络知识产权侵权纠纷几个法律适用问题的批复》(2020.9.14施行)第四条:因恶意提交声明导致电子商务平台经营者终止必要措施并造成知识产权权利人损害,权利人依照有关法律规定请求相应惩罚性赔偿的,人民法院可以依法予以支持。

3. 《最高人民法院关于加强著作权和与著作权有关的权利保护的意见》(2020.11.16施行)第7条:侵权人故意侵权且情节严重,权利人请求适用惩罚性赔偿的,人民法院应当依法审查确定。

(三)商标权惩罚性赔偿制度的法源

1.法律:《中华人民共和国商标法》(2019.4.23修正,以下简称《商标法》)第六十三条第一款:侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

2.规范性法律文件:如前所列举《最高人民法院关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见》第三部分“依法加大赔偿力度”10;《最高人民法院关于涉网络知识产权侵权纠纷几个法律适用问题的批复》第四条。 

惩罚性赔偿已是一个正式的知识产权法律概念,不再仅存于学理范畴。一种观点认为:前述《商标法》规定的倍数罚则,即是法定商标权惩罚性赔偿的唯一实现方式。笔者认为,根据前述惩罚性赔偿制度的历史溯源及法理,惩罚性赔偿并不囿于倍数赔偿。鉴于目前并没有规范性法律文件将惩罚性赔偿的内涵直接限定在倍数赔偿,倍数赔偿可视为严格意义上的惩罚性赔偿;广义的惩罚性赔偿即为赔偿数额>实际损失(侵权获利)的全部情形。考虑到今后可能有规范性法律文件明确将惩罚性赔偿限定为倍数赔偿,则倍数赔偿之外其他赔偿数额>实际损失(侵权获利)的具有惩罚性因素的赔偿情形,笔者暂时定义为“类惩罚性赔偿”。即笔者对惩罚性赔偿作广义的理解,对该概念进行目的性解释,将惩罚性赔偿定义为赔偿数额>实际损失(侵权获利)的所有情形:既包括倍数罚则赔偿,也包括带有惩罚性因素的类惩罚性赔偿。

二、商标权惩罚性赔偿的适用原则

(一)填平为主、惩罚为辅

在《中华人民共和国侵权责任法》“赔偿损失”的责任承担方式法律体系中,填平原则是基础。即惩罚性赔偿是补偿性赔偿的有益补充,不能反客为主、本末倒置。补偿性赔偿遵循填平原则,要求对权利人经济损失的弥补,既不能多也不能少;惩罚性赔偿的实质是比填平更多。惩罚性赔偿的惩罚功能体现为:侵权人在填平权利人实际财产损失的基础上,再额外承担一定数额的赔偿金。即赔偿数额>实际损失(侵权获利)。

(二)个案适用、因需适用

惩罚性赔偿适用应坚持必要性原则。以原告的诉讼请求为限,如计算得出的权利人损失或者侵权人获得利益>诉讼请求,惩罚性赔偿的适用就无必要。笔者将在后续《商标权惩罚性赔偿的证据规则》、《商标权惩罚性赔偿的数额确定》中详细阐述。

(三)类惩罚性赔偿为主、倍数罚则为辅

同理以原告的诉讼请求为限,如计算得出的权利人损失或者侵权人获得利益<诉讼请求,惩罚性赔偿的适用就有必要。笔者认为,在确需适用惩罚性赔偿的商标权侵权案件中,可在赔偿数额的计算基数中引入惩罚性因素,不宜机械主动适用倍数罚则,因为倍数罚则的惩罚性质过于浓墨重彩,民事责任的惩罚性必须考虑与行政责任、刑事责任的惩罚性协调的问题。鉴于倍数赔偿并非惩罚性赔偿的唯一实现方式,根据惩罚性赔偿制度的法理和本质,赔偿数额>实际损失(侵权获利)即带有惩罚性质,就能实现惩罚性赔偿区别于补偿性赔偿的惩罚(威吓)、预防(阻却)等制度价值。在赔偿数额的确定中引入惩罚性因素,既可淡化倍数罚则的惩罚色彩,亦能实现惩罚功能,一举两得。笔者将在后续两文中详细阐述本案引入惩罚性因素确定赔偿数额的证据规则和具体计算。

三、商标权惩罚性赔偿的适用条件

(一)程序要件:权利人请求

1. “程序法是实体法之母”。民事诉讼应恪守程序优先的原则,在权利人未提出适用惩罚性赔偿的侵害商标权纠纷案件中,不管侵权事实是否符合惩罚性赔偿的实体要件,法院均不能主动适用惩罚性赔偿。权利人未依法提出惩罚性赔偿请求的,人民法院不应主动适用惩罚性赔偿。一审判决侵权人承担民事赔偿责任后,权利人在二审期间另行提出要求侵权人承担惩罚性赔偿责任的,不予支持。权利人未提出惩罚性赔偿请求,法院判决侵权人承担民事赔偿责任后,权利人以要求侵权人承担惩罚性赔偿责任为由申请再审的,予以驳回。

2.杜绝“能动司法”、“积极司法”。根据民事诉讼“不告不理”的基本原则,对商标权惩罚性赔偿的适用应当具有谦抑性。不能因为强调“加大知识产权司法保护力度,严格落实惩罚性赔偿制度”,就“能动司法”、“积极司法”:在权利人未提出适用惩罚性赔偿请求的情况下,主动适用;或权利人起诉时未提出该项诉讼请求,法院在审理过程中主动向权利人释明,以便其在一审辩论终结前,增加关于适用惩罚性赔偿的诉讼请求。

(二)实体要件:“恶意+情节严重”

1.主观要件:恶意。《深圳市中级人民法院关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见》(以下简称《指导意见》)第六条、第七条规定关于“故意”的认定标准。鉴于《商标法》明确规定“恶意”,“恶意”较“故意”,主观过错程度明显更大。结合本案,以下两种情况可认定为“恶意”:

(1)重复侵权。《最高人民法院关于加强著作权和与著作权有关的权利保护的意见》(2020.11.16施行)第8条:侵权人曾经被生效的法院裁判、行政决定认定构成侵权或者曾经就相同侵权行为与权利人达成和解协议,仍然继续实施或者变相重复实施被诉侵权行为的,应当认定为具有侵权的故意。

(2)不规范使用注册商标。《中华人民共和国商标权法》第五十六条规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。他人不得以改变显著特征、拆分、组合等方式使用注册商标。侵权人以使用自己的注册商标作为不侵权抗辩理由时,前述两种不规范使用注册商标的方式只要具备其一,即可认定侵权人具有主观恶意。

其一,超出核准注册的商标使用。本案中,优品通公司对第23108311号640?wx_fmt=png享有注册商标专用权。该商标核定使用的商品范围虽包括手机、移动电话,但优品通公司在手机上使用的640?wx_fmt=png商标,字体与640?wx_fmt=png注册商标的字体存在显著差异,整体视觉效果更接近640?wx_fmt=png注册商标,鉴于640?wx_fmt=png商标在手机产品上早已具有较高的知名度,优品通公司对640?wx_fmt=png商标的使用明显具有攀附维沃公司商誉的故意,不构成对640?wx_fmt=png注册商标的合理使用。

其二,超出核定使用的商品范围使用。优品通公司虽对第4764197号640?wx_fmt=png享有注册商标专用权,该商标实际使用在手机商品上,已超出核定使用的商品范围。该注册商标核定使用的商品为第9类中的电话机套、寻呼机套、扬声器音箱、摄像机、电开关、眼镜、眼镜玻璃、眼镜架(截止),即该注册商标核定使用的商品类别并不包括手机,优品通公司在手机上使用“640?wx_fmt=png”商标,已超出注册商标核定使用的商品范围,违反商标法对注册商标规范使用的强制性规定,明显具有主观恶意。

2.客观要件:情节严重。

可参考我院《指导意见》第八条:侵权行为具有下列情形之一的,可以认定为“情节严重”:(一)主要以侵权为业;(二)侵权行为的持续时间较长;(三)侵权获利数额巨大或给权利人造成重大经济损失;(四)侵权行为对权利人的商誉、市场份额等合法权益造成严重损害;(五)侵权行为对消费者人身安全、生态环境等消费者利益或公共利益造成侵害;(六)侵权行为对行业或者社会造成严重不良影响;(七)侵权人拒不履行法院作出的行为保全裁定、书证提出裁定等法律文书的;(八)其他情节严重的情形。

结合本案,笔者主要列举以下两种可认定为侵权情节严重的情形:

(1)侵权行为兼具民事、行政的双重违法性。侵权人同时违反商标法(民事)、行政法规(行政)。如前所述,侵权人不规范使用自己的注册商标的行为,构成商标侵权,一方面足以证明其具有主观恶意,另一方面,足以证明侵权人实施的侵权行为情节严重:因为前述行为不但侵害商标专用权、违反《商标法》,还违反行政法规对商标使用管理的强制性规定,具有民事、行政的双重违法性。

(2)侵权损害后果严重。其一,侵权商品数额较大。可比照在“非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪”中,将侵权注册商标标识数量认定为“情节严重”的法定数量标准。因本案侵权人系侵害一个注册商标,故为了节省篇幅,仅列举一个注册商标的相关司法解释。首先,已销售的数量。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2004.12.22施行)第三条第一款规定:伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识数量在二万件以上。其次,未销售的数量。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》(2011.1.10发布)第九条第一款规定:(一)尚未销售他人伪造、擅自制造的注册商标标识数量在六万件以上的;(二)部分销售他人伪造、擅自制造的注册商标标识,已销售标识数量不满二万件,但与尚未销售标识数量合计在六万件以上的。举重以明轻,销售侵权标识数量单个商标在二万件以上的,属于“情节严重”,侵权商品的销售数量可比照前述法定标准。优品通公司在官网上宣称“vivi手机”的单款产品的销售量平均达到30万台;维沃公司根据网上销售链接的查询,统计出侵权手机的月销量为12621台,结合侵权行为持续的时间,已售手机数量不低于2万台,故本案可通过侵权商品的销量认定“侵权情节严重”。

其二,侵权获利(违法所得)数额较大或数额巨大。因本案侵权人系侵害一个注册商标,本案仅列举假冒一个注册商标的相关司法解释。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2004.12.22施行)第一条,假冒注册商标的,非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的,属于情节严重;非法经营数额在二十五万元以上或者违法所得数额在十五万元以上的,属于情节特别严重。对于销售侵权商品者的数额认定,可参考第二条:销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额在五万元以上的,属于数额较大;销售金额在二十五万元以上的,属于数额巨大。

注释

 [1](英)P.H科林:《英汉双解法律词典(第2版)》P444,世界图书出版社,1998年1月第1版。

 [2]笔者对法律概念采取狭义解释,即在规范性法律文件中使用的概念。

(图片来源:深圳知识产权法庭)

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