知产周一谈 | 欧阳石文：全方位考量高质量专利及其建议

作者 | 欧阳石文 北京知文通达知识产权代理事务所执行合伙人、专利代理师

编辑 | 玄袂

摘  要

高价值专利的前提条件是高质量专利，而高质量专利的产生依赖于高质量专利申请文件的撰写及审批过程。本文从全方位的角度来分析如何形成高质量专利，并从专利代理、专利申请文件撰写、专利审批等环节提出了相关的建议，尤其对说明书撰写模板和审查标准等基于综合考量提出了进一步完善的建议。

关键词：高价值专利 高质量专利 申请文件 专利审批

一、前言

近些年我国提出了高价值专利概念，并且开始践行高价值专利培育的项目。这是根据我国知识产权形势提出来的，有其时代针对性，对于我国专利事业的发展和在全球的声誉都有正向促进作用。但高价值专利的概念表面上容易理解，本质却比较复杂，包含多个维度[1]，主要包括技术维度（如技术创新程度高和/或实用性强），法律维度（能够获得授权、能经得起无效考验、能够有效维权等），以及经济维度（例如有较高经济价值，可带来显在或潜在经济效益），当然也还有一些综合维度（例如组合专利、防御专利、阻碍专利、外围专利等本身并不直接产生经济价值，但能够协助或辅助相关专利产生更大的价值）。但无论如何，高价值专利的前提条件是高质量的专利。如果专利的质量不高，则难以产生高价值的结果。本文重点探讨高质量专利的形成环节，并提出相关建议。

二、高质量专利的全方位理解

高质量专利的概念，从字面上来看就是专利质量高。就单个专利来看，最基本的要求是授权（如果不能获得授权也就不可能成为高质量专利），其次是专利权稳定，即经过诸如无效程序等也未能宣告其无效等的检验；重要的是，保护范围合理的宽，能够真正保护发明创造的贡献；有合理的保护范围角度和保护范围的梯度。此外，还有一些其他因素等都可能影响专利质量的高低，比如权利要求保护范围的表述是否有利获取侵权证据，是否有利判断侵权，没有不利于保护范围解释的不利表述等。当然，一件专利高质量与否并非涉及上述所有因素的。但是本文更注重高质量专利形成的各个环节的理解（并主要涉及发明和实用新型专利，且更多以发明专利为典型）。

专利申请涉及发明创造，通常源头是研发人员的研究成果，但此时还没有正式启动专利申请，并非本文关注的重点（但并不是说与高质量专利形成没有关联）。提交给专利局的申请文件是作为后面获得专利的原材料，其形成过程当然是影响专利高质量的核心环节。但对高质量专利的形成产生影响的环节不仅限于此，还包括审批环节的影响（可以比喻为加工环节）。而申请文件的形成还包括前序环节（主要包括专利挖掘和技术交底书的提供），以及撰写环节，最终形成提交专利局的申请文件文本。而审批环节则涉及官方的审查意见和申请人的答复处理（对申请文件的修改）。由于绝大部分专利都通过专利代理提交的，故专利代理水平将直接影响专利质量的高低。

三、申请文件形成前的环节及相关建议

该环节简称前序环节。专利申请通常通过专利代理的方式提交，因此本文默认专利代理的方式来进行探讨（当然有些也适用于申请人自行提交的方式）。

作为原材料的专利申请文件，是专利审批的基础，其质量高低也直接决定能否授权及授权后专利的质量。而为了保证形成高质量的专利申请文件，需要申请人与代理师之间的良好配合。

作为申请人，为了形成高质量的专利申请文件，首先应从意识上正确认识专利的作用和价值，而不能仅仅为了获得专利而申请专利（目前这方面的问题较多，比如为了高新技术企业的专利数量指标、获得职称评定中的加分、项目结题的专利数量要求等），其次要认识专利制度的宗旨之一是“公开换保护”，不能将影响专利授权和保护范围的某些关键内容故意不提供（当然这也可能涉及技术秘密的保护和专利保护之间的选择和平衡）。其次，从技术资料（常以技术交底形式）准备方面，应当根据专利授权的要求来确定如何提供。比如应该提供满足充分公开、支持保护范围、丰富保护范围角度和梯度，尤其支撑新颖性和创造性等角度来提供内容。上述内容的提供需要对专利法深入和全面的理解才能把握，与发表期刊文章和项目结题报告等的要求存在着明显的差异。此外，研发过程也可能要基于上述要求来开展，尤其是实验科学。例如，有时想获得相对宽的保护范围，不能仅仅是理论推导来扩大保护范围，而应当开展更多实验数据支撑，并在申请文件中提供，否则在专利审批过程可能因不符合专利法第26条第4款的规定而不得不缩小保护范围。

作为代理师，要求必须能够理解申请人提供的技术资料，对相关术语和行业的技术情况有所了解。这是撰写的基础。其次，当然是对专利法的理解和运用能力，这一点需要提醒的是不仅要理解相关明文规定，还需要及时关注审查实践相关动态，把握审查政策对专利授权的要求。其次在工作方式需要代理师和申请人之间的良好配合，这实际上是专利代理的关键环节但却因各种因素而不能落到实处。

此外，还有一些特殊群体或个人发明人由于经费等问题，自己撰写的专利申请质量不高。本文建议提供专利公益服务，鼓励专利代理帮助困难群体获得高质量的专利。USPTO有Pro Se Assistance 计划，以帮助无法支付代理费的发明人获得应有的知识产权保护；也有公益专利代理计划，其目的是帮助那些缺乏资金的独立发明人和小实体[2]。可以分析美国的做法以确定是否或如何借鉴。当然，也要注意在借鉴这种做法时，避免被人为不正当的利用。若能合理借鉴也可以减少目前个人申请人因撰写质量问题导致被视为提交非正常申请的情况发生。

四、申请文件撰写及其申请文件构成的建议

申请文件撰写是核心问题，相关文章或探讨非常之多。本文重点如何关注撰写出高质量的说明书，简单归纳起来，至少十方面的作用来考虑撰写说明书的问题。

一、说明书要充分公开所要求保护的发明创造，使得本领域技术人员根据说明书的记载能够再现其技术方案，解决其技术问题，产生预期的技术效果。二、说明书应当为权利要求保护范围提供充分的支持。其中相关的描述，尤其是实施例的描述要充分合理。对于权利要求概括的保护范围，说明书应当充分说明其给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途。三、需要说明书的描述对权利要求的保护梯度和层次进行区分，对应在说明书中提供对不同保护梯度具备新颖性和创造性的针对性支撑。对不同保护范围层次的技术方案解决的技术问题分别描述（如更进一步解决的问题），所获得的技术效果进行合理的区分描述，其中解决的技术问题与获得的技术效果应与采用的技术手段联系起来描述，不要割裂。四、撰写说明书时还需要考虑在提出申请后为修改申请文件（主要是权利要求书）提供必要的余地或选择空间，避免修改余地过少，甚至直接限缩到实施例的情形。这一方面需要说明书针对不同层次保护范围的说明，以及发明各要素之间要提供必要组合。五、在说明书撰写过程中，对于专利在随后可能受到的质疑，有针对性的在说明书中提供相关描述。例如，存在可能被认为不清楚的术语，则应在说明书提供相关解释说明，甚至提供出处。这对于所有的审查条款尤其是无效条款都适用。这需要在撰写中有一定的敏感性。六、在撰写说明书时可以考虑如何避免他人在发明基础上做出选择发明，进而对本申请人产生制约作用。通常而言，这需要申请文件中记载更多的信息，针对发明要素的各个方面进行较详细的描述和/或举例。但对于发明人自身对于可能要做出选择发明的方面，则说明书中公开内容应在适度范围之内，以及有些可能考虑暂时保留作为技术秘密，待时机成熟再申请；也可能根据研发方向来取舍公开程度。如对新的药物化合物，发现某些剂型可能具有特别好的效果，则申请新的药物化合物时，不能过多披露涉及剂型的相关信息。七、说明书的撰写要为侵权判定提供支撑，如对于含义本身并不是特别清楚的情况下，说明书中应当对其进行明确定义或说明，但要避免做偏窄的解释。还要从有利于判断侵权的角度来为权利要求的撰写和解释提供支撑。同时还要考虑避免技术方案捐献的问题（需要理解和把握捐献原则）。八、通过说明书合理的撰写来将最佳实施方式隐藏起来，比如提供多一些的实施例，包括与最佳实施方式相近的实施例，这样将最佳实施方式隐于其中。九，申请文件中要避免对于后续争辩和侵权等不利的描述（类似于在审批过程的禁止反悔原则）。这也是申请文件撰写所要求的技巧。十，说明书注意为发明的创造性高度提供支撑，这在目前形势和审查政策要求的背景下显得非常重要，有时直接影响申请能否授权[3]。不仅要支撑独立权利要求的创造性，在有进一步改进情况下还要支撑对应的从属权利要求的创造性，除非从属权利要求本身创造性仅仅依赖于独立权利要求。

其中，有些作用是大家达成共识，并在实践中基本能够做到的。但作者认为，有必要特别强调说明书为发明的创造性提供支撑的方面。按照经常采用的模式撰写，说明书中往往缺少相关的支撑发明创造性的描述，例如为什么这样做，克服了现有技术存在的何种问题、这样做的巧妙之处，所获得的技术效果的特别之处等，容易使得本来具备创造性高度的发明被质疑。而且针对不具备创造性意见而需要提出反驳时，缺乏从申请文件中能够得到的依据或支撑等，因而增加了获得授权的难度，延长了获得授权时间，甚至被驳回。据此，提出了基于发明构思的专利申请文件撰写模式，其有利于突出发明的创造性或者有利于审查员把握发明的创造性。这种撰写模式要求在说明书中描述发明构思，即发明人为解决技术问题所提出的改进思路或想法，更具体地说就是发明人通过逻辑推理分析、抽象思维等运用自然规律、原理，以及科学发现、实验总结的思维过程，是发明创造的内在本质。发明为解决技术问题并获得相应技术效果所采取的实质性和决定性作用的技术手段，称为关键技术手段，其最终通过一个或多个具体的技术特征，或者技术特征的配合关系来体现。为了描述发明构思，有些需要提供试错实验和研发过程的尝试等，但这些又不属于发明本身的内容或实施例，很容易被忽视。这也与目前说明书五部分结构的影响有关。

对创造性的支撑方面，专利审查指南中虽然在说明书充分公开中指出，说明书应包含确定发明具有新颖性、创造性和实用性所需的内容，但也仅仅要求描述发明所要解决的技术问题、解决其技术问题采用的技术方案和发明的有益效果。目前说明书通常包括技术领域、背景技术、发明内容、附图说明（若有附图）以及具体实施方式五个部分。专利审查指南对各部分的撰写进行了规定，但对于涉及上述提倡的发明构思中的背后构思（尤其支撑创造性的相关内容）撰写在哪个部分难以确定。举一个简单的例子，比如某化学方面的发明，前期经过大量筛选试验，许多失败的实验，与现有技术的比较实验，然后根据这些研究结果进行分析克服技术难题最终才形成发明的具体实施方式或实施例。则对于前期探索实验如失败实验或现有技术实验（作为比较）应该记载在说明书的哪一部分呢？因为它既不是发明内容本身，也不是发明的具体实施方式，显然写在具体实施方式部分并不很合适的（目前确实有申请文件是写在该部分，造成与标题不相应和理解不便的问题）。即不管写在哪个部分都会与说明书小标题不相应。但根据目前的审查政策和有帮助于理解和确定发明的创造性的角度，这些内容确实有必要记载在说明书中的。

对于上述问题仅是举例，其他例如发明背后的原理和特殊考虑过程等也与创造性密切相关，在说明书中哪一位置撰写也没有特别好的指引。对此，建议对说明书整体结构进行完善，除五个部分外，可以适当给出一些特殊情况下撰写诸如上述方面内容的指引。

对此，笔者建议对专利审查指南关于解决的技术问题、技术方案和有益效果描述的相关规定进一步细化，以便指导体现发明的构思，即整体反映出发明所提出的改进思路或想法。即在撰写发明所要解决的技术问题时，并不是直接描述最终的简约的抽象技术问题，而是对解决的技术问题的提出原因以及理由进行描述；而技术方案部分，不仅仅只直接描述对解决技术问题的关键技术手段（技术特征或其组合），而是增加采用该技术手段所进行的逻辑推理分析、抽象思维等运用自然规律、原理，以及科学发现、实验总结的思维过程。有益效果也不应直接描述效果本身，而是结合所采用的关键技术手段来分析得出有益效果。上述三方面要形成逻辑对应关系。

上述第一点虽然能够解决大部分发明专利申请（尤其不涉及实验数据的发明）中对发明构思的描述。但对于需要实验探索等过程的发明，为了更好的体现发明中的创造性方面，可以在目前的说明书五部分的基础上增加一个部分即“发明支撑”或“发明过程详述”或“发明构思详述”。对于涉及对比实验、研发探索过程描述来支撑发明（例如支撑发明具备新颖性、创造性，以及充分公开发明的要求，和支持权利要求的技术方案等，更多的是要支撑发明具备创造性），这些内容都可写在该部分。如此安排后，发明内容部分仅是发明本身的技术方案为主，附带所要解决的技术问题和有益效果；而具体实施方式部分真正是发明的实施方式或实施例，而不必掺杂与其无关的内容，这样也有利于理解发明和实施发明的指引。当然这个部分是作为可选板块，对于有必要的专利申请文件才包括此部分，并且写在附图说明部分之前的位置。

相信按照上述的建议，有利于理顺申请文件撰写的逻辑，作为更明确的指引，也有利于撰写出高质量专利申请文件。

五、审批过程申请文件修改和意见陈述的重要性

高质量专利申请并不必然代表授权更容易（例如经历过创造性争辩而成功，有时反而表明专利权更稳定），这跟国内申请人通常想法不同。所以认为授权快就一定是好的看法是不正确的，有些高质量的专利往往要通过多次答复（即审查员发出多次审查意见通知书）才最后成功的。因此，比较推荐的做法，原始申请文件撰写的权利要求书中，独立权利要求可适当按松一点标准撰写宽一些的保护范围，在审批过程与审查员相互交锋中，要尽可能的通过详实的有理据提出意见陈述，以说服审查员，进而获得相对宽一些的保护范围，而不应该“见难即退”，即一遇到审查员质疑或不利的审查意见就轻易的缩小保护范围以寻求授权。这种现象在实际中经常发生，这与撰写质量有关，也与有些申请人并非以保护范围宽为目的而是以获得授权为目的有关。如此，并不利于获得高质量的专利。因此，在专利审批过程中，申请人这一方对于申请文件的修改（主要指与保护范围相关的修改）和意见陈述极其重要的。

关于意见陈述，一是要增强逻辑性，这是基本的要求。二是增强针对性，意见陈述要与权利要求保护的技术方案要适应。三是，意见陈述要特别增强说服力和可信性。由此，建议对意见陈述的理由进行深入挖掘并合理呈现，此外可更多借助相关证据，包括现有技术证据，某些原理的证据以及申请日后的某些证据、以及补充的实验数据等来辅助说明。此外，在意见陈述和申请文件的修改中还需要特别考虑禁止反悔原则，避免在后续维权中产生不利的影响。

六、授权标准及其为形成高质量专利的建议

申请文件是原材料，专利审批程序（尤其是实质审查程序）是加工过程。这是从专利主管机构角度来看，专利授权的标准及其把握尺度是高价值专利也有着极其重要的影响。一般认为专利授权标准需要与本国社会发展阶段相适应，同时与经济全球化有一定关联。简单来说，本国技术阶段以仿制模仿为主，此时创造性的标准可以适当宽松，以便国内申请人围绕国外进来的核心专利形成众多的外围专利，由此使得核心专利价值的作用大打折扣，进而有利于本国技术进步和经济发展。当本国技术取得较大进展，仿制不再成为主流，则创造性标准可适当提高。这两个阶段中，除创造性标准外，其他如说明书充分公开的要求、权利要求应当以说明书为依据、权利要求应当记载解决技术问题的必要技术特征等其他条款的标准或把握尺度同样可以进行调整。

我国专利法于1985年正式实施，当时专利法的宗旨除了要鼓励创新等基本作用外，另外一个主要作用是引进国外先进技术和投资。当时我国技术相对落后，以仿制和模仿为主，国内原创技术或核心技术比较匮乏，因此专利法实施后，我国的审查标准总体趋势来说倾向于给专利权人相对较窄的保护范围。由于创造性标准本身界限并不清晰，更多的是从以下几个方面来使得专利权人的保护范围受到限制。一是对充分公开要求相对严格，比如对实验数据的要求偏严格等（注意这一点从大约2012年开始有所改变）。二是权利要求得不到说明书支持条款，这是审查员采用的最主要的要求申请人要求缩小保护范围的条款。审查员普遍采取偏低的预期解决技术问题并达到技术效果的能力，以要求申请人增加限定特征或将上位性概念限定下位性概念，最终导致保护范围可能相对于发明的贡献而言是偏窄的。三是对有些申请以独立权利要求缺乏解决技术问题的必要技术特征来使得保护范围缩窄。四是，关于申请文件修改的宽容度偏窄，目前虽然越趋合理，但相对来说对于修改超范围的把握仍然偏严格。有时不利于申请人获得合理的保护甚至丧失对发明的保护。与其相关的，涉及优先权是否成立（采取的是在后申请相对于在先申请来说修改是否超范围的标准），也会产生影响。上述判断标准可以与欧美等主要国家的审查标准的比较得知的，且对于同族专利申请，在我国授权的专利保护范围往往要比欧美授权的范围要窄。

但是目前我国改革开放取得重大成就，技术进步显著，国内创新越来越多，对高质量专利的需求越来越强烈。上述相对于欧美等主要国家而言，偏严的审查尺度不利于产生高价值专利，更不利于我国申请人到国外获得合理的专利保护范围。目前经常能听到申请人抱怨授权的范围太窄，无法真正保护其发明创造，甚至怀疑专利制度的作用。因此，建议专利审查中对于上述条款的把握更多的从本领域技术人员的合理性角度来进行判断，对于通过现有技术和发明内容的介绍能够合理预期的内容，在没有创造性问题的情况下，允许申请人纳入到权利要求的保护范围之内，而不能过于严格要求说明书实施例必须进行实际的验证；对于原理性为基础的较高创新度的发明，允许相对宽的保护范围，而不应要求申请人在说明书中进行面面俱到的论证和验证等，以达到专利权人获得的保护范围与其发明贡献相匹配而不致于过窄，导致他人不经创造性的劳动就能规避侵权而获得不当利益，进而影响高价值专利的形成。总之，应当放眼全球来理解专利的高价值，专利审批标准（尤其实质审查）对申请撰写具有传导作用，合理的审查标准有利于撰写人员撰写出更加高质量的专利申请文件。因此，希望通过各方深入研究，以使我国专利审查标准及其把握逐渐进行调整，以适应当前我国的经济技术发展阶段。

七、其他方面的建议

专利审查的规定应及时根据形势进行调整，这对申请文件的撰写有正向作用，笔者曾提出过相关建议[4]。目前我国专利局适时更新相关规定，值得欣慰。但仍然可以考虑有些规定的完善，以有利于高质量专利申请文件的撰写。例如，目前权利要求项数超过10项就需要缴纳附加费，且附加费不予减缴。这也直接影响到申请文件的撰写，也曾出现申请人压缩权利要求项数（当然是为规避权利要求附加费），而在答复审查意见时增加了不少权利要求项数，由此导致审查员不满情绪。但这从一个侧面表明国内授权专利的权利要求项数远少于国外专利的原因之一。因此，建议适当修改规则，例如附加费也可以减缴，或者权利要求项数超过15项，说明书页数超过40页才缴纳附加费等。如此可以减少申请人撰写申请文件为控制权利要求项数的烦恼，也可以减少审代矛盾的发生。

八、结束语

本文基于全方位的高价值专利的理解为出发点，提出一些建议，希望对于撰写出高质量专利申请文件的有所裨益，以更多的产生高质量专利，使得本来具有重要价值的专利能够真正发挥其作用（即达到高价值专利的目的）。     

注释：

[1]马天旗主编，高价值专利筛选，知识产权出版社2018年4月第一版

[2]欧阳石文，《美国专利公益服务及其对我国的借鉴》  知产力 2015年7月7日

[3]欧阳石文等，《从证明责任分担的角度探讨发明创造性的判断》 专利代理 2016年第4期

[4]欧阳石文,《对CNIPA完善专利审查标准体系及其修订机制的建议》 知产力, 2019-11-02.

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