汤茂仁专栏 |商业秘密中的新颖性标准 (下)

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作者 | 汤茂仁  法学博士、江苏省高级人民法院知识产权庭副庭长

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

三、关于新颖性的认定

考察国内外的司法实践，笔者认为对新颖性的判断，需要注意以下问题：

1、最低限度的新颖性。商业秘密的新颖性不需要专利的新颖性和创造性那么高。在专利法中，专利的新颖性指的是专利技术的公开程度，即在申请日之前没有同样的发明创造在全世界范围被公开过或公开使用过，或者以其他方式为公众所知。其创造性是指被授权的专利技术同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。因此，对专利的新颖性和创造性程度要求很高，发明必须是前所未有的，实用新型必须有实质性特点和进步。相比较而言，商业秘密的新颖性程度并不要求很高，只要与现有技术或与公知信息之间有最低程度的差别就可以了。这主要是因为，专利法的立法目的在于鼓励发明者的创造热情，促进科技进步与技术创新；而商业秘密立法的目的则是防范和制裁通过违背诚信原则和不道德、正当手段获取他人秘密的行为。美国联邦法院在基瓦尼石油公司等诉拜科罗恩公司等案件中，认为商业秘密法并不要求商业秘密具有专利法意义上的新颖性。“尽管如此，一定的新颖性还是需要的，因为不具有新颖性的内容往往已为公众所知悉；因此，在商业秘密的语境中，秘密性即隐含了最低限度的新颖性。”①我国有学者认为，“商业秘密保护的新颖性，仅要求有关信息与处于公有领域中的信息具有最低限度的不相同性。”②

2、信息的特定化。即信息的内容或其组合不同于常规的或现有的技术或者公有信息。有些信息是对公知要素的组合。对这种信息组合新颖性的判断要从以下几方面来考虑：一是组合后的信息要区别于作为其构成要素的公知信息，与其构成要素相比具有特定化。二是信息组合区别于已有的公知的相同或类似组合。与现有信息组合相比具有特定化。三是该组合本身并非有关信息的简单罗列和堆砌，而是蕴含了权利人独特的取舍、整合、编排、归类等劳动。许多案件中涉及信息组合的新颖性。在一涉及技术秘密的案件中，法院认为，某一全部由公知信息组成的技术信息是否具有非公知性，取决于在形成该技术信息的过程中，各公知要素的选取和组合是否蕴含创造性劳动，即该技术信息并不是由随意选取的公知信息进行简单罗列、堆砌而形成，而是需要以专业知识为基础，有目的、有依据地从海量公知信息中选取特定信息，并进行取舍、整合、反复校验，并最终形成可行的技术路线或方案。机械产品的设计过程不是简单地从标准手册中寻找参数并将其罗列在图纸上，而是一个需要设计人员根据机械产品工况和性能要求，通过一系列计算来确定各参数的过程,最终的设计结果──设计尺寸、公差配合、技术要求以及具体工艺参数等技术信息的确切组合会因不同设计人员的经验、专业水平、风格偏好、审慎程度而异。并且，经过设计人员精心计算并最终选择的某一标准参数，其性质已由手册上供所有人员选择参考的公开属性转变为专用于某个产品对象的专有属性。此外，涉案系列产品传动部件图纸中所记载的材料及其热处理方式、公差配合、工艺参数等技术参数无法通过观察产品就能直接获得。因此，涉案产品传动组件部分的图纸上所记载的各技术信息的确切组合，是该产品设计人员特有的创造性劳动的结果，既不为本领域相关人员普遍知悉，也不容易获得，因此不为公众所知悉。

在该案的裁判中，法院提出了技术信息组合新颖性的认定标准，即这种信息组合经过了专业人员的创造性劳动，非有关信息的简单罗列与堆砌。这不仅是因为技术方案是用以实现某种功能的，简单的组合无法实现这一目的，而且因为简单的信息拼凑与罗列无法区别于其组成要素的公知信息以及其他公知的信息组合。只有这样，才能显现此种技术上的取舍和组合与现有技术的差异。但笔者认为，这里对新颖性的要求是比较高的。如果是对公知经营信息的取舍和组合，则无需如此高的新颖性，只要此种选取、整合等与常规信息有最低限度的不同，使之特定化即可。如上述涉及的网络通信公司配载信息案件。在一涉及客户名单商业秘密的侵权纠纷中，法院认为原告虽然能够证明其与涉案的3家客户建立了业务关系，但其除了提供其向该3家客户发的对账函外，未能提供证据证明在与这3家客户发生业务往来过程中，形成了独特的、不为他人知悉的交易信息或交易习惯。在美国印第安纳州上诉法院审理的理查德.L.巴克利诉杰弗里.韦斯顿商业秘密纠纷案中，我们可以看出“商业秘密中包含的要素可能是可以轻易获取的，但当这些要素被以一定方式组合起来时，却能够作为商业秘密而受到保护。”③在电子卡福特公司诉控行公司侵害商业秘密案中，上诉法院支持地区法院关于原告主张的技术内容非易于获取性和独特性的事实认定，因为“ECC举证证明其关于马达生产技术的特殊组合是独一无二的。”④

3、权利人的付出与商业秘密的非易于获得性。在诸多商业秘密的定义中在阐述了“不为公众所知悉”要件的同时也都明确了非“易于获得”因素。“非易于获得”也是中外司法实践中判断商业秘密新颖性的考察因素。如美国统一商业秘密法规定商业秘密必须是“（1）由于未能被可从其披露或使用中获取经济价值的他人所公知且非采取不正当手段不能获得，因而具有实际或潜在的独立经济价值；（2）是在特定情势下已尽合理保密努力的对象。”⑤世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS）第三十九条要求作为商业秘密的信息系作为整体或作为其中内容的确切组合，并非通常从事有关该信息工作之领域的人们所普遍了解或容易获得。我国《最高人民法院关于审理反不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第九条第一款规定的是“普遍知悉和容易获得”。因此，在认定商业秘密时需要考察是否“不为公众所知悉”与“容易获得”二个要素。而且这两个因素是并列的因素。

“非易于获得性”是新颖性要件还是秘密性要件的范畴，学术界和实务界有不同认识。笔者认为，“非易于获得性”强调作为商业秘密的信息不是通过正当渠道、途径或手段很容易获得，需要花费一定的时间、精力和成本，甚至创造性劳动，除非通过不正当手段，以违背诚信原则的方式获取。如一项技术的开发完成正常需要资金、技术资源、人力资源、试验论证以及时间投入等，而不能无需投入，通过简单劳动在短期内很容易获得。一项技术信息或经营信息越接近公知信息，与公知或已有信息之间已有的差异越小，该信息就越易于获得。如果该信息本身即为公知或已有信息，则其很容易通过公开的出版物、公开销售的产品等方式获取。因此，“非易于获得性”是在衡量有关信息与公知信息之间的差异，是属于新颖性范畴。有专家认为,美国法中“未能用正当手段已经可以确定”和英国法中的“重要劳动、技术或资金投入”,在某种程度上是新颖性的代名词。⑥有学者认为，“商业秘密的新颖性，是指该信息不易于取得，需要付出一定努力才能得到，并不为同行所知悉。”⑦有人认为TRIPS协议中“并非通常从事有关该信息工作之领域的人们容易获得的”是关于新颖性的规定。⑧实践中，非易于获得性也常用于判断涉案信息的新颖性程度。

获取商业秘密的难度是判断新颖性的一个重要方面。这就要考察权利人开发某项信息劳动、时间和资金的投入，以及被告或善意第三人获取该项信息的难易程度，以此确定涉案信息的新颖性程度。其内涵在于：(1)权利人开发商业秘密作了相当的投入，有时是创造性劳动与时间、资金的投入，从而导致商业秘密能够区别于一般公知信息。如果不需要作此投入即能轻易获取的信息，不能作为商业秘密予以保护。这是对权利人主张的涉案信息是否为商业秘密进行审查的内容。如通过对原告出售产品进行简单测绘与分析等反向工程手段即能知悉原告信息内容的情形。在技术秘密领域，法院在有的案件中甚至认为对通用生产工艺的微小改变不能作为商业秘密。⑨(2)通过正当手段复制或掌握涉案争议信息需要花费一定的时间、精力和成本。未付出代价，未作出一定花费，不劳而获原告信息的，可能构成对原告商业秘密的侵害。该逻辑推理是，开发商业秘密正常需要作相当的投入，如果他人轻易获取了此信息内容，或者使用该信息在很短的时间内即生产出了涉案产品，或与有关客户达到交易，这是很不正常的。由此可以推定行为人实施了不正当手段获取权利人的商业秘密。美国反不正当竞争法重述第43节评论d中明确：信息的可获得性从而其商业秘密属性，可以根据用正当手段获得遇到的困难和花费的成本进行衡量。⑩例如,在Matrox案中,原告的几个前雇员,曾全面参与了原雇主就一项计算机程序的开发研制,离职后开发出了该程序的二代产品并以之与原雇主竞争。在庭审中,前雇主证明其程序的开发和开拓市场用了13－18个月的时间,而被告的程序开发和上市却仅用了3.5－5个月的时间。这一证据表明这几个雇员的在先经历,给他们提供了与一代产品开发有关的重要的决策和攻克难点的知识基础。这些有关设计决定的主要知识,如十进制和数据结构等,降低了他们在开发中所用的时间。因此,被告应当为违反诚信义务而承担责任。⑪在理查德.L.巴克利诉杰弗里.韦斯顿商业秘密纠纷案中，美国法院认为，“在查明一项工艺是否能被他人轻易获取时，法院必须考察通过正当手段复制或掌握该工艺所需要花费的时间、精力以及成本。主张该工艺构成商业秘密的当事人应当承担证明该工艺不能轻易为人知悉的证明责任。该当事人必须证明，他人需要投入大量时间、成本和劳动来复制该信息或工艺。”⑫在美国彼德蒙特烟花公司诉萨特克立夫案中，原告彼德蒙特烟花公司从事烟花零售和批发业务，并为客户提供烟花表演服务。被告萨特克立夫曾受雇于原告，离职后自己开公司从事与原告相竞争的烟花业务。原告认为被告侵害其客户名单的商业秘密，被告认为客户名单不构成商业秘密，因为它只是记录了一些公开的信息或通过单独的调查即可获知的信息。法院认为：“对烟花行业来说，客户资源要靠不断地挖掘和培养，市场上不存在现成的客户。客户源存在不确定性，难以准确获知哪些人对烟化生意感兴趣。这一行业通常通过逐户探访来寻找客户，这是一种耗时、成本又高的方法。当事人在编辑客户名单时，虽然信息来源于公共渠道信息，但其花费了大量的成本与时间将其汇编成册，并采取了合理的保密措施，那么此类客户名单应被认定为商业秘密而受到保护。如果客户名单包含的是公知信息，且第三人能轻易编辑此类信息，则其就不是商业秘密。⑬本案中，原告为开发其客户花费了大量的人力、物力，表现在：原告通过数年逐户走访，了解并记录每一个客户的名称、地址、电话、是否已订约、上次订约数量，需求烟花的类型、客户关于烟花燃放景象的观感以及客户的建议等，在获取了这些初步信息之后，原告还要对此类信息进行编辑、汇总、归类等汇编成册的劳动，从而形成了其完善的客户信息源。“虽然它只是记录了一些公开的信息或通过单独的调查即可获知的信息，但因其搜索耗时、耗力巨大，最终认定构成商业秘密。换言之，该客户名单耗费了相当的人力、物力、财力，体现了最低程度的新颖性。”⑭美国法院在有的案件中，也从反向工程所耗费的时间长短来衡量涉案信息的新颖性，认为“反向工程耗费的时间是判断某项信息是否易于获取的重要因素。”⑮

注释：

①黄武双等译：《美国商业秘密判例》，法律出版社2011年版，第159页。

②张玉瑞：《商业秘密法学》，中国法制出版社1999年版，第208页。

③黄武双等译：《美国商业秘密判例》，法律出版社2011年版，第149页。

④黄武双等译：《美国商业秘密判例》，法律出版社2011年版，第109页。

⑤ 唐海滨主编：《美国是如何保护商业秘密的》，法律出版社1999年版，第17页。

⑥刘颖、邓华：《商业秘密法律界定之新思考》，《江西金融职工大学学报》，2007年第1期。

⑦张磊：《简述商业秘密的新颖性和有价值性》，《东方企业文化·天下智慧》，2011 年 5 月。

⑧ 张玉瑞：《商业秘密法学》，中国法制出版社1999年版，第151页。

⑨ Supreme Court of Minnesota，ELECTRO-CRAFT Co. Respondent, v. CONTROLLED MOTION, Inc. et al, Appellants Nos. C7-81-894, C0-81-1188. April 15, 1983. Rehearing Denied July 6,1983.

⑩张玉瑞：《商业秘密法学》，中国法制出版社1999年版，第212页。

⑪〔加拿大〕特德.哈罗德 米希尔.米希里森著：《秘密信息和技术诀窍――加拿大法院审理商业秘密案件的司法实践》，马雅清译，《外国法译评》1999年第3期。

⑫ 黄武双等译：《美国商业秘密判例》，法律出版社2011年版，第152页。

⑬李梦圆、奚秋玲、杨哲、张胤雯、王碧云：《客户名单保护司法实践难点探究》，《知识产权法研究》（第9卷），北京大学出版社2011年版，第89页。

⑭李梦圆、奚秋玲、杨哲、张胤雯、王碧云：《客户名单保护司法实践难点探究》，《知识产权法研究》（第9卷），北京大学出版社2011年版，第93页。

⑮ Supreme Court of Minnesota，ELECTRO-CRAFT Co. Respondent, v. CONTROLLED MOTION, Inc. et al, Appellants Nos. C7-81-894, C0-81-1188. April 15, 1983. Rehearing Denied July 6,1983.