专利创造性评价中技术启示认定之迷思

作者 | 宋献涛 刘良勇 方春晖  德和衡律师事务所

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专利创造性评价采用三步法，其中第三步是从现有技术中寻找技术启示，如果存在技术启示，则认为发明是显而易见的，不具备创造性，否则认为发明具备创造性。然而，规则很简单，现实迷人眼，实务中有些对比文件的背景技术语焉不详，难以获悉其方案设计初衷，有的实施例提及具体技术手段时并未明确其作用和效果，有的说明书前后对同一技术路线的叙述不一致，难以确定其何去何从，凡此种种，由此导致技术启示认定过程中出现仁者见仁智者见智的争执场面，无法形成客观化的一致认识。故此，有审查业务专家认为，第三步是主观分析判断，也是创造性判断的核心和难点[1]。本文通过美国CAFC（联邦巡回上诉法院）今年的一个新案例对此进行说明，希望对我国的创造性评价带来一些启示。

一、案情简介

这是一个IPR无效案件[2]，专利权人为Polaris公司，无效请求人为Arctic公司，二者在ATV（全地形车）领域为竞争对手。PTAB（专利审理与上诉委员会）认为涉案专利的全部权利要求1-38相对于对比文件1-4不具备创造性[3]。专利权人不服，诉至CAFC，CAFC确认权利要求1-16、20-33、35不具备创造性，但不认可PTAB关于权利要求17-19相对于对比文件1-2不具备创造性的评价，此外还要求PTAB对于权利要求34、36-38考虑商业成功证据，重新作出决定[4]。

（一）涉案专利

涉案专利涉及一种座位并排的全地形车（ATV），权利要求分为两组：独立权利要求1及其从属权利要求2-33，独立权利要求34及其从属权利要求35-38。权利要求17是权利要求1很深的一个从属权利要求，其引用权利要求16，并进一步包括油箱，位于司机或乘客座位底下。权利要求18引用权利要求17，并进一步包括电瓶，位于另一座位底下。权利要求19引用权利要求18，并进一步限定驱动轴在油箱和电瓶之间延伸。

关于为何把油箱设在座位底下，说明书中多次表达了降低ATV重心的愿望，并有如下记载：

在另一实施例中，各种较重的部件靠近框架15放置，以降低车辆重心，由此改善平衡感和稳定性。例如，油箱62放置在乘客座位底下，框架15承托着油箱62。如图所示，油箱62为L形，但也可以采用其它合适的形状。将油箱62放置在乘客侧可以改善车辆的平衡感，尤其是当车上只有驾驶员的时候。电瓶64放置在司机座位底下。在该实施例中，电瓶64靠近轴线66，位于车辆的低处，由此改善平衡感。

（二）对比文件1

对比文件1描述了其申请时的技术现状，明确指出要将特定的一些已知车辆（短轴距的ATV和长轴距的休闲娱乐车）进行折衷。

对比文件1分析了ATV和休闲娱乐车的利弊。ATV轴距通常较短，由此比休闲娱乐车（如钢管车sandrail或沙滩车dune buggy）的操控性更高，更易于装载运输，但轴距较短也有不利之处，即ATV的占用区必须提升，以弥补轴距间隔量的减少，然而，占用区的提升，又导致ATV重心的增高，因此降低车辆稳定性并增加翻车风险。休闲娱乐车（如钢管车sandrail或沙滩车dune buggy）的轴距较长，因此重心较低，比ATV翻车风险低，但是，轴距越长，车辆的操控性就越差，被装载到大卡车车厢中进行运输的能力就越低。

因此，对比文件1明确表达了将低重心车辆的优点和短轴距车辆的优点进行结合的愿望，由此得到的ATV像小型ATV一样具有较高的操控性和运输性，同时像长轴距车辆一样具有较低的重心和较高的稳定性。

（三）对比文件2

对比文件2涉及四轮沙滩车，其重点在于改造车身主体结构，既方便上下车，也满足重心低和便于制造的要求。对比文件2认为，纵向延伸的电力设备导致车辆较长，重量不集中，由此使得车体结构不够紧凑。因此，对比文件2希望提供尽可能紧凑的车辆结构，以确保较高的驾驶性能。

在对比文件2的一个实施例中，座位S设置在驾驶室11的前部，油箱120位于座位S的垫子81限定的区域内。但这里没有描述相应的作用或效果。

（四）技术事实和争议焦点

涉案专利相比对比文件1存在区别技术特征--“油箱设在座位底下”，说明书实施例对此有明确记载，并声称可降低重心，由此改善平衡感和稳定性。对比文件2公开了“油箱设在座位底下”，但没有描述其作用或效果，因此无从得知是否达到降低重心的效果。

所以，争议焦点是：对比文件2中“油箱设在座位底下”起到什么样的作用或达到什么样的效果？本专利相对于对比文件1要解决什么样的技术问题？本领域技术人员是否有动机将“油箱设在座位底下”这一特征结合到对比文件1中？

二、PTAB的观点

PTAB认为，本领域技术人员有能力根据主观偏好来权衡利弊，该分析与创造性无关，创造性评价应当关注对现有技术的修改是否已知且是否具有已知的优点。PTAB强调，有些事情是已知的，但未必是某些人偏好的，因为偏好本身是主观的，而主观偏好具有无限的可变性，本领域技术人员在决定做出具有已知好处的已知修改时，能够权衡多种主观偏好，所以，如果已知的修改能带来已知的好处，其就不具备创造性。

专利权人在无效过程中承认，除了座位底下，ATV还有很多其它位置可放置油箱。无效请求人的专家证人指出了涉案专利请求保护的构造的已知好处，对比文件2也具有同样的已知好处，因此认为本领域技术人员有动机将油箱设置在座位底下，以改善车辆的重量分布。PTAB采纳了该证人的证言，认为合理化建议不需要在现有技术中有明确的记载，专家证人的合理分析就够了。PTAB特别指出，虽然对比文件1表达了降低重心的愿望，但这种愿望只是多种主观偏好之一，该主观偏好完全可以被其他已知偏好所取代，不应超越本领域技术人员关于已知修改具有已知好处的认知，因此其对于评价创造性的意义是有限的。PTAB由此得出结论，油箱放置在哪里并不重要。

三、CAFC的观点

CAFC不认同PTAB的主观偏好说，以前从未采用主观偏好这一表述，也不允许仅仅从主观偏好说理而不考虑现有技术的教导。CAFC从三个方面批判了PTAB的主观偏好说：

第一，PTAB将现有技术的教导归为主观偏好，此举势必招致事后诸葛亮的偏见。CAFC指出，很多天才的发明创造都是已知技术手段的组合，在事后诸葛亮的偏见看来，这都是平淡无奇的。当争议的技术特征比较简单的时候，以事后诸葛亮的方式发表评判意见更具诱惑力。

第二，PTAB仅仅关注到本领域技术人员是否能够去做，而没有关注到本领域技术人员是否将会有动机去做。在CAFC看来，专家证人在分析创造性的时候往往带有事后诸葛亮的偏见，他们主要发表结论性的声明，相信本领域技术人员能够将对比文件进行结合，而不阐释本领域技术人员为什么就有动机将对比文件进行结合。

第三，PTAB的分析方式鼓励在事实查明过程中抛弃那些与偏向教导[5]和本领域技术人员为什么有动机将对比文件进行结合的证据。如果对比文件在没有批评或贬低本发明的情况下仅仅表达了对替代方案的一般偏好，不能据此认为就有偏向教导，但即使没有发现对比文件提供偏向教导，其关于偏好的记载也关乎本领域技术人员是否将会有动机将对比文件进行结合。

CAFC指出，虽然专利权人在无效过程中承认，ATV除了座位底下还有很多其它位置可放置油箱，但PTAB不能由此偷梁换柱地得出油箱设置在座位底下是显而易见的结论，即，存在多种潜在方案并不意味着其中之一就显而易见。即使设置在某一特定位置是一个设计选择的问题，也不意味着其显而易见。PTAB必须清楚地解释为何本领域技术人员有动机选择对这些部件进行结合从而得出本发明。CAFC强调，在对比文件1的ATV座位底下设置油箱将会明显提升占用区，从而提升重心，导致车辆不稳定，这违背了对比文件1的发明目的之一，因此PTAB看待证据的姿势是不正确的。

四、中国专利法视角下的观察和思考

按图索骥，上述案例应归入我国《专利审查指南》第二部分第四章3.2.1.1中的情况(iii)。按照我国的规定和实务操作，如果认定“油箱设置在座位底下”在对比文件2中所起的作用也是“降低重心”，则其存在结合到对比文件1中从而得到本专利的技术启示，本专利不具备创造性，否则结论相反。

PTAB和CAFC的推理大相径庭。PTAB在决定中轻描淡写地说，我们对此的分析可参见前面关于专利权人对权利要求1的争辩理由不具有说服力的论述，这里无须赘述，即没有明确该特征在对比文件2中所起的作用，同时认为对比文件1的主观偏好可以被本领域技术人员修改，故二者存在结合的技术启示。在CAFC看来，问题的关键是PTAB解读对比文件1的姿势不正确，也没有充分考虑专利权人的证据。CAFC判决认为，专利权人提供的无可争议的证据表明，在D1的ATV座位底下放置油箱将会明显提升占用区，从而升高ATV的重心，由此导致车辆稳定性的降低和翻车风险的增加，这与对比文件1的发明目的之一背道而驰，PTAB未能正确处理该证据，其决定应予撤销。

以我们中国的审查逻辑思维来看，二者简直就是鸡同鸭讲。PTAB没有明确该特征在对比文件2中所起的作用，把对比文件1的愿望和期待归为主观偏好，进而向对比文件1中注入自己的想法，在此基础上认为对比文件1和2具有结合的技术启示。CAFC不允许向对比文件1中注水，但也未分析该特征在对比文件2中所起的作用，却认为该特征如果结合到对比文件1中，将会导致ATV重心的升高和车辆稳定性的降低。

显然，认定“油箱设置在座位底下”这一特征在对比文件2中所起的作用到底为何，是判断其能否结合到对比文件1的关键。如果这一特征的作用不是“降低重心”，或者说不能“降低重心”，则可认定其无法结合到对比文件1中；如果这一特征的作用确是“降低重心”，还需要进一步考察其是否与对比文件1的发明愿望或发明目的相违背。从纯技术角度来看，该认定还取决于很多其他因素，例如，车辆在增设油箱前的重心在哪里，油箱设置在座位底下的位置是低于原重心还是高于原重心，油箱自身的形状、体积、重心、质量等等。总之，无论如何，本领域技术人员恐怕都难以直接、毫无疑义地确定“油箱设置在座位底下”在对比文件2中必然会导致车辆重心降低，而没有导致车辆重心升高或者不变。

此外，对比文件1声称对ATV和沙滩车的优点进行折衷，而对比文件2讲的就是沙滩车，鉴于此，倘若“油箱设置在座位底下”是沙滩车不可忽略的突出优点，那么对比文件1全文为何压根没有提及油箱位置呢？要么说明该特征无助于降低重心，故未加考虑，要么说明其虽然有助于降低重心但明显伤害操控性能，因此导致对比文件1的折衷方案将此忽略掉了。如果前者为真，则由于该特征在对比文件2和本专利中的作用不同，无法结合到对比文件1中；如果后者为真，则其不符合对比文件1的利弊权衡标准，故在融入对比文件1时面临着很大的排斥力。总之，将该特征结合到对比文件1中并不是顺理成章的，因此现有技术不存在相应的技术启示。

该案属于欧专局所讲的Could-Would情形，CAFC的思路与欧专局判例法如出一辙。北京知识产权2017年的一个典型案例对此也有精辟的论述：

判断创造性的关键不是取决于技术手段本身本领域技术人员是否有能力采用，而是基于申请日前的现有技术的教导，本领域技术人员会不会有技术动因确实会采用这样的手段。技术上的可行性及无障碍只是满足再现性要求的必要条件，而不是断定本领域技术人员可以实现故而显而易见的充分条件。[6]

在笔者看来，两篇对比文件能否结合，与男女婚恋具有一定的相似性：两情相悦是普遍情形，一个投怀，另一个送抱，结合的启示自不待言；一个单恋，另一个明确表示不喜欢，或者，两个互相排斥对方，就缺乏结合的启示；一个表示好感，另一个含糊其辞，有可能是矜持，也有可能是婉拒，判断起来比较困难，此时要看我们的政策，如果追求理想的婚姻和严格执行计划生育，则二者没有结合的启示，如果鼓励结婚生育，则二者有结合的启示。

五、进一步的启示

撇开本案的具体技术细节，PTAB和CAFC在证据处理方式上表现出明显的立场不同：

（一）对比文件vs证人证言

一边是对比文件的白纸黑字，一边专家证人的言之凿凿，PTAB选择相信后者，而将前者归为主观偏好，此举遭到CAFC的批判，CAFC更倾向于从对比文件的文字记载来认定技术启示。笔者认为这种作法的整体效果更好，原因在于：

1、对比文件的产生并不针对特定的当事人，所以客观性更有保障。作为证明现有技术的对比文件，一旦形成，就只能靠文字说话，纵然作者也不能随意扭曲。而且，对比文件一般与当事人没有利益瓜葛，不容易出现屁股决定脑袋的事情，对保证公平更具有实际操作意义。与对比文件的文字记载相比，当事人单方聘请的专家证人的证言显然更易变、更主观、更易受到影响。当这两种证据之间出现张力时，美国尚且更相信前者，在诚信意识匮乏、造假丑闻频出的中国，孰优孰劣应该是不言自明的。

2、在时间节点上，对比文件更有利于防止事后诸葛亮。专家证人的证言形成于专利申请日后，更准确地说是专利纠纷发生时，至于专家证人在专利申请日前对相关技术事实有何认识，是无法再现的，这是证人证言的内在弊端，因此，证人证言的采信应仅限于创造性判断中的事实查明部分，而不应触碰到其中的法律评价部分。CAFC在很多判例中警觉到，一方的专家证人在分析创造性的时候往往带有事后诸葛亮的偏见，给出的只是结论性的观点，声称能够将对比文件进行结合，而不分析为何必然有动机将对比文件进行结合。

在我国实务中，有的裁判者从现有技术中认定技术启示时自由发挥的空间较大，不确定性较高，很多时候其实都是事后诸葛亮在作祟。举例来说，现在很多人后悔十几年前没有买房，觉得自己当时要是咬咬牙，也能买得起，这就是事后诸葛亮，是创造性评价中的could，而不是would。美国的经验告诉我们，对事后诸葛亮要有足够的警惕，不能轻易给本领域技术人员吃后悔药的机会。

（二）商业成功的证据

本案无效和诉讼过程中，专利权人提交了商业成功的证据，认为权利要求34、36-38在其RZR车型上得到了展现，该车型在发售后两年内确立了市场领先地位，自2007年以来销售额高达15亿美元。专利权人的专家证人提交了一份声明，声称他阅读了涉案专利的权利要求书、RZR车型及其相关资料（零部件目录和图纸），根据他的阅读、分析和研究，可以确定出八款RZR车型体现了权利要求34、36-38的技术方案。无效请求人未提供相反证据。

PTAB认为，专利权人未能证明RZR车型的成功确实是由于涉案专利技术所导致的，专家证人的声明仅仅是结论性的，不予采信。

CAFC认为，当专利权人提供的证据表明其关联于特定产品且该产品体现了涉案专利的特征，则应推定二者存在关系。无效请求人可以提供证据表明商业成功是由于专利之外的其他因素引起的，由此来推翻上述推定，但必须提供证据，不能仅仅提出言词反驳。PTAB不能在不做进一步解释的情况下否定专利权人提供的证据。CAFC认为，专利权人提供的证明表明这些车型是涉案专利要求保护的发明，此时应推定这些产品的商业成功是由于专利技术所导致的。

我国在创造性评价中对商业成功证据要求严、标准高，没有成功的先例，究其原因，与举证责任分配有很大的关系。在胡颖案中，二审法院认为，专利权人提供的商业成功证据可以证明本专利已经取得商业上的成功，而且这种成功是由于该实用新型专利的技术特征直接导致的[7]，但最高法院认为，从上述证据载明的产品销售量来看，尚不足以证明本专利产品达到商业上成功的标准[8]。笔者认为，专利案件不是刑事案件，不能适用排除合理怀疑证明标准，笔者建议学习美国的推定-推翻作法，在专利权人和无效请求人之间合理分配举证责任，采用优势证据规则，不要对一方施加过重标准，而对另一方施加过轻标准。

六、小  结

唐朝诗人白居易在钱塘湖春游时心情愉快地写道，“乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。”可有谁知道七年前诗人被贬江州司马的抑郁沉闷，“向使当初身便死，一生真伪复谁知？”

如果不了解上述的创作背景，难免望文生义地拼凑出“乱花渐欲迷人眼，一生真伪复谁知”的上下句，貌似也是绝配。这一方面说明技术特征结合成具备创造性的方案乃巧思之作，另一方面足以从字面上反映创造性评价中认定技术启示有无和强弱的迷局。

笔者认为，专利创造性的评价应全面整体考察对比文件和本发明，尤其要牢记对比文件的方案设计初衷和技术应用环境，裁判者一方面不可随意发挥到无所不能的程度，另一方面也不可过于僵硬和机械。在评价过程中特别应当注重证据规则和利益平衡机制的构建，以公平理念为指引，在当事人之间合理分配举证责任，保障微妙的利益平衡，正如美国最高法院大法官提名人卡瓦诺性侵事件中，在真相扑朔迷离的时候，参议院没有对卡瓦诺施加神一样的标准，而是坚持推定无辜（presumption of innocence）的原则，专利审查在证据不清、事实不明的时候也应奉行这样的理念[9]。当然，在创造性评价过程中，如果有商业成功的证据可供参考，结论就会更加准确。此外，还要考虑政策的影响，例如是追求高价值专利还是更鼓励大众创新，如果追求高价值专利，则创造性的门槛应升高，如果更鼓励大众创新，则创造性的门槛可以适度降低。

[1] 熊婷：“创造性技术启示判断中技术方案的整体考量——专利法热点问题专家谈(二) ”，http://www.sipo-reexam.gov.cn/alzx/scrdzjt/19914.htm

[2] Inter Partes Review，美国专利法修改（AIA）后的专利无效程序，专利被无效的概率高达70-80%。

[3] IPR2014-01427, US8,596,405 B2

[4] 2016-1807, 2016-2280

[5] 笔者认为，英文中的teach away应翻译为偏向教导或偏向启示。我们通常所属的反向启示或相反启示是狭义的，主要指评判、反对、贬低本发明，而teach away比较广义，可以涵盖偏离本发明目标的很多情形。

[6] (2015)京知行初字第5431号行政判决书。

[7]（2011）高行终字第1441号行政判决书。

[8] （2012）行提字第8号行政判决书。

[9] 根据专利法第三十九条的固定，发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，作出授予发明专利权的决定。这与推定无辜的原则是一致的。