康信视点 | 论商标使用证据在商标驳回复审案件审查中的作用

作者 | 宋文  北京康信知识产权代理有限责任公司商标代理人

当商标申请遭遇驳回时，如果申请人想继续争取，可以提交驳回复审申请。而往往这时候，对于已经使用的申请商标，申请人都会有一个疑问，提供申请商标的使用证据能不能够赢得复审的成功。为此，本文结合一些实际案例，就商标使用证据在商标驳回复审审查中的作用进行分析。

首先，本文所述的商标使用证据是指申请商标在指定商品或服务上进入市场流通的实际使用的证据材料，比如产品包装、标签、宣传册、网站截图、广告、销售记录、宣传报道等多种形式，通过提供广告投入、销售数据、媒体报道等，来证明申请商标的使用情况及知名度和影响力。

其次，一般商标驳回理由分为绝对理由与相对理由，绝对理由一般指违反《商标法》第四条不以使用为目的的恶意申请、第十条不得作为商标使用及违反《商标法》第十一条不得作为商标注册的情形。相对理由指与他人在先注册或申请中的商标构成近似商标，其中因相对理由驳回的比例相对较高。由于绝对理由与相对理由审查标准的不同，商标使用证据在不同驳回理由的复审审查案件中所起到的作用也不同。通过部分在先案例情况，本文就商标使用证据所起到的作用分析如下：

一、涉及绝对理由的驳回复审案件中，申请商标的使用证据能否被认可，需要结合驳回理由进行具体分析

商标驳回理由中常见的绝对理由，一般主要涉及《商标法》第四条、第十条、第十一条等。

（一）《商标法》第四条商标使用证据的要求和作用

‌《商标法》第四条规定：自然人、法人或其他组织在生产经营活动中，对其商品或服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请应当予以驳回。

在第57116034号“小黄鸭”商标驳回复审行政诉讼案件中，“小黄鸭”商标指定使用商品属于第22类，因其申请人短期内大量提交商标注册申请，明显超出正常经营活动需要，且未作出合理说明和提供有效使用证据，属于不以使用为目的的恶意商标注册申请，适用《商标法》第四条第一款予以驳回。其申请人不服驳回和国家知识产权局作出的商评字[2022]第0000358071号《关于第57116034号“小黄鸭”商标驳回复审决定书》，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院经过审理后认为：申请人提交的商品许可协议、淘宝网截图使用证据可以认定其商标具有使用意图，不构成《商标法》第四条的相关规定。最终申请商标予以初步审定。

可见，《商标法》核心内容是商标申请应当基于使用意图，如果申请人不以使用为目的的大量申请商标，如为牟利、售卖而大量囤积商标，则会因违反《商标法》第四条规定予以驳回。如果商标申请因违反《商标法》第四条遭遇驳回，提供商标使用证据就显得尤为重要。但在涉及《商标法》第四条的案件中，只需要证明具有商标使用意图即可，并不需要证明商标经过使用具有一定知名度。即使商标尚未投入使用，但为了商标使用而进行准备工作的相关证据同样可以被认可。

（二）《商标法》第十条商标使用证据的要求和作用

《商标法》第十条规定：下列标志不得作为商标使用：

（一）同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；

（二）同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的，但经该国政府同意的除外；

（三）同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外；

（四）与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外；

（五）同“红十字”“红新月”的名称、标志相同或者近似的；

（六）带有民族歧视性的；

（七）带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的；

（八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

现针对商标使用证据在《商标法》第十条第一款第（七）（八）项中的部分要求和作用情形例举如下：

在第74727633号“方红军牛骨头”商标驳回复审案件中，“方红军牛骨头”商标指定使用商品属于第30类，因包含“牛骨头”易使公众对商品的原料等特点产生误认；同时，“红军”文字用作商标易产生不良影响，不得作为商标使用，违反《商标法》第十条第一款第（七）（八）项的规定予以驳回。申请人复审的主要理由：申请商标系申请人独创，经使用已与申请人形成一一对应关系，且“红军”为申请人本名，申请人经营的商户在当地已具有一定知名度，未违反《商标法》第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项的规定。申请人其他商标已有获准注册的情形，申请商标应予初步审定。申请人在复审程序中提交了营业执照、作品登记证书、“方红军”商标注册证、实际使用情况等证据。经复审国家知识产权局认为，申请商标由普通印刷体汉字“方红军牛骨头”构成，其中包含的“牛骨头”，使用在指定“调味料；糕点；锅巴；面粉；粥；带汤面条；预包装午餐食品（以米为主，也包括肉、鱼或蔬菜）；咖啡；炒饭；茶”商品上，容易使公众对商品的原料等特点产生误认；同时，“红军”文字用作商标易产生不良影响，不得作为商标使用，已违反《商标法》第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项的规定，应予驳回。另，《商标法》第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项属于禁用性条款，不能通过使用获得可注册性。

可见，《商标法》第十条被称为禁用条款，即违反该条规定的标识不得作为商标使用，更何谈注册。因此，因违反《商标法》第十条的相关商标本身即不能使用，即使商标经过使用具有一定知名度也很难克服。

当然，商标审查遵循个案审查原则，在不同案件情形中会有不同的审查结果，比如在下述几个案例中，商标使用证据则在驳回复审案件中起到了一定作用。

在第64890003号“史克肠虫清”商标驳回复审案件中，“史克肠虫清”商标指定使用商品属于第5类，因与他人在先商标构成近似和易使消费者对商品特点产生误认，不得作为商标使用，违反《商标法》第十条第一款第（七）项、第三十条的规定予以驳回。其申请人不服驳回和国家知识产权局作出的商评字[2023]第0000237856号《关于第64890003号“史克肠虫清”商标驳回复审决定书》，向北京知识产权法院提起行政诉讼。至法院审理时引证商标已被驳回，驳回决定已生效，不再构成障碍。法院判决认为，本案中“史克肠虫清”商标文字可被理解为“清理肠道寄生虫”的含义，而根据原告提交的证据，原告最早自1985年即生产以“肠虫清”片命名的阿苯达唑药品，以“史克肠虫清”作为药品名称的阿苯达唑片经相关部门批准也取得药品注册证书，原告的“史克肠虫清”阿苯达唑片是被纳入国家基本药物目录的驱肠虫药，并且阿苯达唑片在《中华人民共和国药典》中被归类在“驱肠虫药”类别。原告提交的证据足以证明，原告的“史克肠虫清”药品具有实际的驱肠虫功能，并未与其指定使用的驱肠虫药商品功能不符，因此也不会导致公众对商品的特点产生误认，不具有欺骗性。故诉争商标的申请注册未构成《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形。

在第78923478号“铁将军”商标驳回复审案件中，“铁将军”商标指定使用商品属于第7类，因易产生不良的社会影响，不得作为商标使用，违反《商标法》第十条第一款第（八）项的规定予以驳回。申请人在复审中提到第844920号“铁将军”商标于2004年被认定为驰名商标，且已有多个“铁将军”商标被核准注册，申请人在复审程序中提交了申请人官网截图；“铁将军”品牌相关荣誉；申请商标宣传使用证据等。经复审国家知识产权局认为，申请商标“铁将军”整体含义与“将军”有别，且申请人的“铁将军”商标经过宣传使用已具有一定知名度，申请商标文字本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响，其使用在第7类静电消除器等商品上，不易产生不良的社会影响，未构成《商标法》第十条第一款第（八）项规定之情形。

可见，若申请人能够提供使用证据证明申请商标不致使消费者产生误认，或通过使用有一定知名度使其具有了其它含义，不会产生不良社会影响的，则申请商标也有克服《商标法》第十条第一款第（七）（八）项的可能性。因此，对于该类禁用条款，若提供的使用证据能够证明其可注册性，则也有克服驳回的可能性。但结合前面“方红军牛骨头”商标驳回复审案例可以看出，在该类违反禁用条款的商标驳回复审案件中，即使提供了商标使用有一定知名度的证据，也会根据实际案件中商标标识的具体误认程度或不良影响情形等而得出不同审查结果。

（三）《商标法》第十一条商标使用证据的要求和作用

《商标法》第十一条规定：下列标志不得作为商标注册：

（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；

（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；

（三）其他缺乏显著特征的。

前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

在第37976671号“遥感智库”商标驳回复审案件中，“遥感智库”商标指定使用服务属于第42类，因该标识指定使用在相关服务上仅直接表示服务的内容等特点，缺乏显著特征，违反《商标法》第十一条第一款第（二）项的规定予以驳回。通过申请人的举证，国家知识产权局认定：申请商标“遥感智库”指定使用在技术研究、测量等指定服务上，并未仅直接表示服务的内容等特点。申请人提供的在案证据足以证明申请商标经过使用已与申请人建立起唯一对应关系，且具有一定知名度，进而产生标示服务来源的显著性。故申请商标不属于《中华人民共和国商标法》第十一条第一款第（二）项规定的情形。最终申请商标予以初步审定。

通过《商标法》第十一条可以看出，违反该条规定的商标之所以不能注册是因为仅仅表示了商品的功能特点，缺乏商标应有的区分商品或服务来源的显著特征。但通过第二款规定可以明显看出，“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册”。可见，通过提供商标大量使用甚至具有一定知名度的证据，对于克服“缺乏显著性”的驳回案件中同样尤为重要。此时，商标不但要实际使用，而且需要证明经过使用可以达到区分商品或服务来源的作用才行，泛泛的商标使用证据显然不行。

综上所述，在绝对理由的驳回复审案件中，商标使用证据在涉及《商标法》第四条和第十一条的案件中具有一定作用，但两者对于商标使用证据的程度却有天壤之别。《商标法》第四条对于商标使用证据要求不高，只要证明商标确实已经使用，甚至提供具有商标使用意图的相关证据都可能克服。而《商标法》第十一条则对商标使用证据要求较高，需要提供大量使用证据，证明申请商标经过使用已经具有一定知名度，已经达到区分商品或服务来源的作用才可能克服。但《商标法》第十条涉及公共秩序和公共利益，因此大多时候即使提供商标的使用证据也会黯然失色、无力回天。

二、相对理由的驳回复审案件中，更多取决于双方商标整体的近似度，商标使用证据仅能作为参考

相对理由一般指与他人在同一种或类似商品或服务上已经注册或者初步审定、申请中的在先商标相同或近似。而商标近似是指商标文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品或服务的来源产生误认或者认为其与注册商标的商品或服务有特定的联系。

（一）驳回复审程序中申请商标使用证据的价值判断

在相对理由的驳回复审审查中更注重审查双方商标的近似度。虽然，通过提供使用证据可以展示申请商标在市场上的实际使用情况和影响力，但因驳回复审案件为单方程序，在引证商标持有人未参与到该程序、无法准确获知引证商标知名度的情况下，为了不违背程序的正当性，申请商标的使用证据多数情况下仅能作为案件参考，不能作为定案的唯一依据。对于这一点，在相关商标驳回复审的行政案件中法院对此解释较为明确。

在第34537138号“SUPREME”商标驳回复审行政诉讼案件中，“SUPREME”商标指定使用商品属于第03类，因与他人在先商标构成近似，违反《商标法》第三十条、第三十一条的规定予以驳回。其申请人不服驳回和国家知识产权局作出的商评字【2020】第106223号《关于第34537138号“SUPREME”商标驳回复审决定书》，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院认为：商标驳回复审案件为单方程序，引证商标持有人不可能作为诉讼主体参与到该程序中，有关引证商标知名度的证据因而在该程序中无法得以出示，商标知名度实际上无法予以考虑，否则将有违程序的正当性。因此，原告关于诉争商标经过长期使用，已经与其形成稳定的对应关系的主张，不予支持。

可见，商标驳回复审案件为单方程序，因此引证商标持有人不可能作为诉讼主体参与到该程序中，有关引证商标知名度的证据因而在该程序中无法得以出示。在缺乏对申请商标，特别是引证商标进行充分举证和辩论的情况下，引证商标的知名度实际上无法予以考虑，否则将有违程序的正当性。

（二）若商标标识近似程度较高，则申请商标使用证据无法提高两枚商标的区别性

在第57009069号“刘家湾 刘家湾印LIU JIA WAN及图”商标驳回复审案件中，“刘家湾 刘家湾印LIU JIA WAN及图”商标指定使用商品或服务属于第29类、第31类、第43类，因与他人在先商标构成近似，违反《商标法》第三十条的规定予以驳回。经复审国家知识产权局认为，申请商标指定使用商品或服务与引证商标一至六核定使用的商品或服务属于相同或类似商品或服务。申请商标与第32729172号“刘家湾赶海园”商标、第39116809号“刘家三湾”商标、第15922350号“刘家湾”商标、第41502392号“刘家湾”商标、第27785137号“刘家湾”商标、第41508564号“刘家湾”商标（引证商标一至六）在文字构成、呼叫上相近，二者已构成近似商标。申请商标与引证商标并存于上述商品或服务上易导致相关公众对商品或服务的来源产生混淆误认，已构成使用在相同或类似商品或服务上的近似商标。申请人提供的证据不足以证明申请商标经使用已能够与各引证商标相区分。最终依照《商标法》第三十条予以驳回。

可见，在驳回复审案件中，主要审查物理隔离状态下两枚商标标识的近似程度，如果商标近似，则认为二者共存可能会导致消费者对商品或服务来源的混淆，申请人提供的申请商标使用证据不足以证明申请商标与引证商标能够相区分。但在相对理由的驳回复审中申请人可以提供使用证据以证明申请商标的设计理念、独创性和市场影响力。同时，也可以结合其他证据如提供市场调研报告、消费者评价等证据来证明申请商标的知名度和影响力，与在先商标共存不会产生混淆的事实，来影响审查员的心证，辅助提升案件的成功率。

（三）若商标标识尚有一定差异，则申请商标的使用证据可以增强两枚商标的区别性

在第26611561号“”商标驳回复审案例中，“拼及图”商标指定使用服务属于第36类，因与他人在先商标构成近似，违反《商标法》第二十八条的规定予以驳回。经复审国家知识产权局认为，申请商标具有一定独创性，与商标局引证的第4504787号“”商标整体视觉效果有所不同，且申请人提交的在案证据可以证明其对申请商标进行了宣传使用，相关公众施以一般注意力情形下，可以将其进行区分。最终申请商标予以初步审定。

在第59352908号“乐乐捕鱼及图”商标驳回复审案例中，“乐乐捕鱼及图”商标指定使用服务属于第41类，因与他人在先商标构成近似，违反《商标法》第三十条的规定予以驳回。经复审国家知识产权局认为，申请商标与驳回决定中引证的第39137148号“乐乐水世界及图”商标整体有其他显著标识及整体认读可以区分，未构成近似标识。且申请人提交的在案证据可以证明申请商标在相关公众中产生了较强辨识度，申请商标与引证商标共存于市场应不会使相关公众产生混淆，未构成《商标法》第三十条所指情形。最终申请商标予以初步审定。

上述商标驳回复审案例中，因双方商标标识整体尚可区分而认定申请商标通过使用可以与引证商标相区分，此时的商标使用证据算是锦上添花。

通过上述论述可知，在涉及《商标法》第四条和《商标法》第十一条绝对理由的驳回复审案件，商标使用证据在审查中往往起到决定性作用，但《商标法》第十条涉及公共秩序和公共利益，即使提供商标的使用证据也很难克服该条款，除非能够提供证据证明其具有可注册性；而相对理由的驳回复审案件中因涉及他人商标权利，在他人未参与程序的情况下，对于申请商标使用证据的认可度较低。当然，对于已经投入大量心血的申请商标，建议商标申请人结合案件情况积极争取，并根据案件情形酌情提供使用证据。

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（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）