康信视点 | 一文读懂美国专利无效途径及选择策略

作者 | 吴孟秋  北京康瑞律师事务所资深专利代理师

中国企业在出海过程中，尤其是科技型企业，在美国市场常面临复杂的专利侵权风险，面对竞争对手的专利壁垒或阻击，主动发起专利无效往往能起到釜底抽薪的效果，从根本上消除专利威胁或风险。鉴于美国专利无效途径较多，了解各种无效的途径及选择策略，有助于企业根据不同情况选择更为适合的无效程序，及时规避侵权风险，扫清市场障碍。本文将系统梳理美国专利无效的主要途径，分析其适用场景与优劣，并提供实操策略建议。

一、美国专利无效的主要途径

与中国专利无效程序仅有行政途径（中国国家知识产权局）不同，美国专利制度下的三个战场：即美国的专利商标局（USPTO,行政），联邦法院（Federal Courts，司法）及美国国际贸易委员会（ITC,准司法），均具备提起美国专利无效的途径。以下分别对各途径进行详细解析。

1、行政程序：美国专利商标局（USPTO）的无效审查程序

美国专利商标局提供了多种行政程序用于挑战专利有效性，这些程序由《美国发明法案》（AIA）于2012年引入，具有效率高、成本相对较低的特点。

（1）专利审判与上诉委员会（PTAB）程序

PTAB是USPTO内部负责专利无效审查的机构，PTAB的程序包括双方复审（Inter Partes Review, IPR）和授权后复审程序（Post-Grant Review, PGR）。其中，IPR是最常用的专利无效程序，请求人可基于现有技术（限于专利文献和公开出版物）向PTAB提出IPR无效请求，无效理由仅限于新颖性（35 U.S.C.§102）和非显而易见性（35 U.S.C.§103）。IPR提出的时机为专利授权后9个月起/PGR程序结束后，在专利侵权诉讼案中，被告需要在起诉书送达起1年内提出。IPR程序的优势在于成本低于诉讼、审查速度快、PTAB的行政专利法官专业性强，相同无效理由下可能比法院的法官或陪审团更容易认定专利无效。但IPR程序也有其局限性，其无效理由仅限于特定的新颖性和非显而易见性理由，无法基于其他无效理由（如35 U.S.C.§112）提起。

PTAB的另一种程序，即PGR，适用于新授权的专利，即该程序的提起时机为专利授权后9个月内，无效挑战范围更广，可基于任何无效理由（包括新颖性、非显而易见性、说明书不充分、不可专利性等）提起。且证据可以包括在先销售、在先公开等各种证据，其适用范围仅限AIA框架下的专利（优先权日在2013年3月16日后的申请）。PGR程序的优势在于其可以在专利授权后早期启动且挑战理由更全面，可以及时阻止专利的影响。局限性是时间窗口短，仅有9个月的时间，且成本通常略高于IPR。

以上PTAB的两种无效程序均受禁反言（禁止反悔）原则的限制，即在PTAB提出的无效理由和证据，不得在联邦法院以相同的理由和证据再次提起无效。

（2）USPTO程序：单方复审（Ex Parte Reexamination，EPR）

EPR由隶属于美国专利商标局的中央复审处（Central Reexamination Unit，简写为CRU）合议审查，单方复审允许任何人（包括匿名）在专利的有效期内基于现有技术请求USPTO重新审查专利有效性。EPR程序的特点在于请求人提交复审请求后和针对专利权人的答辩的一次回应后，不再参与后续程序，由USPTO的CRU审查员独立作出决定。提起EPR的理由限于不具备新颖性、以及显而易见性，并且现有技术证据仅限于专利文献和公开出版物。该程序的优势在于成本较低且可匿名操作，同时，其不受禁反言原则约束，即，未被接受的相同理由和证据还可以用于其他无效程序中。但其局限性也很明显：请求人在提交请求文件后无法进一步影响审查结果且无法上诉，而专利权人如果对决定的结果不服可以上诉；EPR程序耗时较长（通常为2-2.5年），无效成功率也低于PTAB程序。

2、司法程序：联邦法院诉讼

司法程序由于其程序通常较为冗长且由于证据开示程序导致高额的律师费，在实际案件中侵权方或潜在侵权方通常更愿意采用以上的行政途径提起专利无效。但若向PTAB提起无效的时间窗口已过（如被起诉的诉讼送达超过1年），或无效理由超出现有技术（如说明书缺陷），此时，向联邦地区法院提起专利无效则是唯一选择。

（1）专利侵权诉讼中的无效抗辩或反诉

被告可以在专利侵权诉讼中进行专利无效抗辩或提起专利无效的反诉，理由包括所有法定无效理由（如新颖性、创造性、说明书公开不充分、专利适格性等）。联邦法院诉讼程序的优势在于：可与侵权诉讼合并审理，适合全面挑战专利。局限性在于：成本高（达数百万美元）、耗时长（2-5年）；若专利技术复杂，陪审团可能难以理解技术细节，从而影响对事实的认定，进而影响判决的结果。

（2）确认之诉（Declaratory Judgment）

当存在专利侵权威胁时，潜在被告可主动向联邦地区法院提起诉讼，请求宣告专利无效。其适用场景通常是潜在侵权方有被即将提起而尚未提起的诉讼威胁，也就是潜在侵权方在可预见的将来有涉入诉讼的威胁存在，例如专利权人发出侵权警告但未正式起诉时。确认之诉的优势在于专利挑战者能够主动掌握诉讼节奏。局限性在于原告须证明当事方之间的争议是实质性的（substantial）、紧迫的（immediate）和真实的（real）。

对上述争议性质的判断，美国最高法院在 MedImmune 案中确立了“所有情况（totality of the circumstances）”测试，法院会根据案件的具体事实和背景，综合考虑所有相关情况。例如，在 MedImmune 案中，法院认为MedImmune 质疑其是否需要支付专利许可费用，因其认为专利可能无效或未被侵犯，这构成了实质性争议；MedImmune 面临支付高额许可费的压力，且若不支付可能面临专利侵权诉讼，这种紧迫性被认为足够；争议基于已签署的许可协议和专利权人要求支付费用的具体行为，属于真实争议1。

3、准司法程序：ITC无效抗辩

在美国国际贸易委员会（ITC）启动的337调查案件中，被调查的涉嫌侵权方可以向ITC针对专利权人主张的专利提起专利无效抗辩，由ITC判断该专利的有效性，无效理由包括所有法定无效理由。ITC程序中的无效抗辩的优势在于其在ITC调查流程中即应当审理完成，因此速度快，挑战理由全面；局限性在于ITC的决定不对专利有效性产生全国性约束力，仅限于特定案件的进口限制，对法院和USPTO并无直接的约束力（仅起参考作用），即不会导致USPTO据此直接宣告该专利无效，也不会导致法院在诉讼程序中直接认定该专利无效。

需要注意的是，上述向PTAB提起的无效（即IPR和PGR）， 受禁止反悔原则的限制，即在最终裁决后，请求人不得在PTAB、联邦法院或ITC以“相同理由或本可合理提出的理由”再次挑战专利的有效性（见美国专利法35 U.S.C.§ 325(e)）。禁止反悔仅适用于IPR请求人，但不适用于未参与IPR的第三方，例如其他被告。

另外，以上专利无效程序的上诉途径均为联邦巡回上诉法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC），因此，即使在以上各途径审查过程中各个机关如有任何法律意见的不同，也均有机会在联邦巡回上诉法院中得以统一标准。

二、不同途径的对比与选择策略

在选择美国专利无效途径时，请求人需综合考虑成本、时间、挑战理由、程序灵活性及战略目标。以下列出上述对主要途径的对比：

根据不同的专利风险场景，可以选择如下无效策略：

1、针对早期预警中发现的风险专利

针对在早期通过FTO等手段发现的风险专利，在无法进行规避设计的情况下，如检索到较好的现有技术证据，为了消除潜在侵权威胁，为产品开发或市场进入清障，可以考虑针对风险专利提起无效。

• 首选IPR/PGR：因PTAB无效程序效率高（决定受理后12个月结案），且成功无效专利的可能性高，IPR和PGR成为专利无效的主流选择。据USPTO统计，2019年至2024年期间，PTAB的权利主张总无效成功率从55%大幅上升至70%。特别是IPR程序，无效成功率一直都非常高。

• 备选EPR：预算有限且非紧急情况可以选择EPR，但需要接受2年左右的周期；若有匿名挑战专利有效性的需求，则EPR是唯一的可选路径。

2、针对专利侵权警告函或侵权诉讼

如果被发送侵权警告函或被诉侵权，被告或潜在侵权方应迅速制定应对方案，如果能够检索到有强有力的现有技术证据，考虑到无效的成本和效率以及无效成功率，此时通过IPR途径提起无效通常是性价比最高的选择（若目标专利授权已满9个月，否则可选PGR）。一方面，PTAB行政法官通常具有技术和专利法背景，适合处理复杂技术问题；另一方面，PTAB采用的证据标准低于法院，更容易证明专利无效。具体而言，PTAB采用的是“优势证据标准”（preponderance of evidence），即要求主张一方证明其主张的可能性大于50%，只需证明专利无效的可能性略高于有效即可，因此对证据的要求相对宽松。而法院采用“清楚且令人信服的证据”（clear and convincing evidence），即必须使事实认定者对主张的真实性有高度确信，需要证明专利无效的可能性远高于有效，对证据要求更高。

若PTAB决定启IPR程序，可以尽快解除侵权威胁，或增加己方的谈判筹码；而且，被告可以根据IPR的启动向法院申请中止诉讼程序，很可能导致法院暂停侵权诉讼的审理（尤其在诉讼早期），减轻己方的应诉压力。

如果检索到的现有技术证据较弱，但还存在除新颖性和非显而易见性之外的其他无效理由的情况下，可以考虑直接向受理侵权案的联邦地区法院提起专利无效的反诉。

3、针对专利侵权337调查

337调查是ITC依据美国《1930年关税法》第337节的有关规定，针对进口贸易中的知识产权侵权行为以及其他不公平竞争行为开展调查，裁决是否侵权及有必要采取救济措施的一项准司法程序。若ITC认定被申请人违反337条款，可应申请人的请求，针对被申请人发布有限排除令（Limited Exclusion Order），或在满足特定条件的前提下发布普遍排除令（General Exclusion Order），禁止侵权产品进入美国市场。此外，ITC还可发布禁止令（Cease and Desist Order），要求美国境内的批发商或零售商等停止销售相关侵权产品2。并且，因为337调查启动后程序进展极快，因此对被申请人杀伤力极大。

企业在应对337调查时除了不侵权抗辩等其他抗辩方式，进行专利无效抗辩或向PTAB提起专利无效请求也是重要的反制方式之一。但是需要注意的是，由于ITC的337调查处理速度快，通常在12-16个月即可结案，而PTAB的IPR程序通常需要12-18个月完成（从受理到最终裁决），因此PTAB的无效裁决可能无法在ITC调查结束前生效。因此，通过提起IPR向ITC申请调查中止通常不会得到ITC的批准。实践中ITC根据PTAB无效裁定而中止的案例也有一些，但是比例非常低。

因此，针对337调查，如果时间紧迫（IPR可能无法及时影响ITC裁决），或根据已有的现有技术证据判断PTAB启动IPR的可能性较低，无效理由不限于现有技术（如专利主题不适格等），直接在ITC提出无效抗辩更为实际和有效。若ITC认定该专利无效，该裁决对当前337调查立即生效，可能直接阻止排除令或禁止令的发布。但ITC的无效裁决仅针对该调查有效，不具全国范围的约束力，同一专利可能在联邦法院或其他诉讼中继续被主张有效。

如果有强有力的现有技术证据，且专利对行业或多方有广泛影响，建议尽早启动IPR程序，如果专利被PTAB认定无效，该结果不仅适用于ITC调查，还适用于联邦法院诉讼或其他相关程序。在资源允许的情况下，可同时启动PTAB的IPR程序并在ITC提出无效抗辩。337调查程序中的证据开示过程中的有利证据可以用于IPR程序的无效证据，IPR可作为长期战略，寻求专利彻底无效；ITC无效抗辩则可以应对当前调查的紧迫需求。请求人需注意协调两者的证据和论点，避免不一致。例如，PTAB的现有技术证据可用至ITC，但需调整以适应不同证明标准（ITC对证据证明标准的要求与法院相同）。

三、结语

美国专利无效途径多样，各有优劣，企业需根据预算、时间、证据、案件的技术和法律背景、战略目标等选择最适合的路径。无论是通过USPTO的行政程序快速挑战，还是在联邦法院或ITC的全面抗辩，专业的法律支持和充分的准备都是成功的关键。与中国专利无效程序类似，大部分美国专利的无效也主要是依据对专利新颖性和创造性的挑战，无效程序成败往往取决于现有技术证据的质量，因此一旦确定有必要提起专利无效，需尽早开展证据的搜集和评估。此外，若涉及跨国专利纠纷，则需协调美国与其他国家（如中国）的无效策略。考虑到美国律师通常费用高昂，因此选择熟悉USPTO程序和专利诉讼的中国专利律师与美国律师组成的团队共同工作能够为企业有效降低成本。希望本文能为中国企业熟悉美国专利无效途径提供初步指引，助力出海企业积极应对美国专利侵权风险。

注释

1. MedImmune, Inc. v. GenenTech, Inc., 549 U.S. 118, 127 S. Ct. 764, 166 L. Ed. 2d 604 (2007)

2. 337调查制度概述 http://ipr.mofcom.gov.cn/zhuanti/337/337_index.html

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（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）