臧宝清专栏 | 被代理(表)人商标须未注册方能得到保护吗?

臧宝清   2015-07-24 17:03:20
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由一件评审案件说起

第4638949号“欧龙”商标由A公司申请注册,B公司向商评委提出异议复审,主张其在先申请注册了第1512169号“欧龙”商标,并在业内具有很高的知名度;A公司是B公司多年合作的经销商,与B公司之间是间接销售代理关系;被异议商标的注册使用将会引起消费者的混淆和扰乱市场,违反了(2001年)商标法第十五条的规定,应当不予核准注册。商评委认定双方代理关系成立于被异议商标申请注册后,故对B公司主张未予支持,并裁定第4638949号“欧龙”商标予以核准注册。

法院判决维持了商评委裁定,关于法律适用问题,判决认为,(2001年)商标法第十五条的立法宗旨,在于制止代理人或代表人违反诚实信用原则,将基于代理关系等特殊商业关系中所知晓的被代理人或被代表人在先使用的商标恶意进行抢注的行为。但从我国商标法逻辑体系建构的角度理解,本条款相对于其他条款具有特殊性,表现为其所保护的是在我国未注册的商标。对于已经注册的商标,当事人可以依据(2001年)商标法第二十八条或第十三条第二款等条款寻求法律保护。本案B公司拥有的第1512169号“欧龙”商标早在2001年即已获得注册,即自2001年起,“欧龙”商标已不属于商标法第十五条所规范的被代理人或被代表人在先使用但未注册的商标的情形。即使B公司在诉讼中提交的证据能够证明经销代理关系的存在,但本案情形仍然不适用于通过商标法第十五条予以调整,相关当事人应当另寻救济途径,通过商标法其他条款寻求法律保护①。

实务中以十五条第一款应适用于未注册商标保护为主要观点

上述判决涉及到商标法第十五条第一款的适用对象问题。第十五条第一款规定,未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。长期以来,关于本条款中“代理人”的含义及范围、代理关系的成立时间等问题是实务中的热点问题,在认识和实践上也逐渐明确和统一。关于法条本身的适用范围问题,即本条款所保护的被代理人或者被代表人的商标是注册商标还是未注册商标,并没有成为关注的重点。笔者认为,这种现象出现的原因部分在于在实务界,将该条款作为对未注册商标保护的法律依据之一,并形成了本条只适用于保护未注册商标的思维模式。

关于十五条一款只适用于未注册商标的观点,代表性的表述如,“旧法对未注册商标保护做了一些规定:……,二是禁止代理人或者代表人未经授权注册、使用被代理人或者被代表人商标”②。又如,(2001年商标法)第十五条“所涉引证商标均非注册商标,且可能是尚未使用的商标标识……”③。最高人民法院关于本条的代表性判决“头包西灵”案也持此种观点④。本条款适用于未注册商标的观点,具体理由有所不同,代表性的有两种观点:一种观点认为十五条是制止恶意抢注的条款,“抢”字意味着其对象为未注册商标。北京市高院在其出版的有关著作中持此观点:“这里被代理(表)人的商标应为未注册商标,否则即无抢注的问题”⑤。另外一种观点出于商标法的立法目的和立法体系的考虑,认为本条立法目的是专门针对不存在在先注册商标,制止恶意抢注被代理人或者代表人未注册商标的行为,同时考虑我国商标法第三十条、第三十一条对在先注册、在先申请的商标在相同或类似商品上提供了保护,因此本条款在于弥补注册制度的不足,实现维护注册制度和维护诚实信用原则之间的平衡。前述“欧龙”案判决即持此种观点。

商标法第十五条第一款亦应适用于已注册商标

笔者认为上述观点虽然是实务部门的主流观点,但并非没有可商榷之处。在商标确权实践中,适用十五条一款的案件在大多数情况下涉及到对被代理(表)人未注册商标的保护,但这并不意味着如果被代理(表)人在先已经申请或者注册了商标,则必然不能适用本条款寻求保护。

1、追根溯源

商标法第十五条第一款的规定是履行国际公约的要求。巴黎公约第六条之七:⑴如果本联盟一个国家的商标所有人的代理人或代表人,未经该所有人授权而以自已的名义向本联盟一个或一个以上的国家申请该商标的注册,该所有人有权反对所申请的注册或要求取消注册,或者,如该国法律允许,该所有人可以要求将该项注册转让给自己,除非该代理人或代表人能证明其行为是正当的。(2)商标所有人如未授权使用,以适用上述第(1)款的规定为条件,有权反对其代理人或代表人使用其商标。(3)各国立法可以规定商标所有人行使本条规定的权利的合理期限。

从字面上看,上述规定并未明确商标所有人商标为注册商标还是未注册商标。从巴黎公约的用词来看,其在本条使用的商标所有人对应英文为“proprietor”,在公约其他条款使用“proprietor”一词时,也有注册商标所有人的含义。例如,第五条C小节(2)关于未改变注册商标显著特征的使用的规定,“proprietor”即是商标注册人的意思。因此,巴黎公约本身并未将被代理(表)人的商标限定为未注册商标。如果自行将本条适用范围限制在未注册商标,实际上抬高了公约对被代理(表)人商标的保护条件。

2、原意探究

十五条一款最早出现在商标法中是2001年商标法第二次修改以后。此前,1993年商标法第二十七条规定,已经注册的商标,违反本法第八条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局撤销该注册商标;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。1993年商标法实施细则第二十五条第一款对“其他不正当手段”进行了解释,其列举的情形中第(三)项为,未经授权,代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的。

2001年修改商标法将实施细则的规定上升到法律中,时任国家工商行政管理局局长王众孚在第九届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议所作的关于修改商标法的说明中指出, 巴黎公约第六条之七要求禁止商标所有人的代理人或者代表人未经商标所有人授权,以自己的名义注册该商标,并禁止使用。据此,并考虑到我国恶意注册他人商标现象日益增多的实际情况,草案增加规定……。从以上立法说明可见,对第十五条的增加,意在制止“恶意注册他人商标”,并非制止一般意义上的“恶意抢注”,也未说明本条是对未注册商标的保护。另一方面,“恶意抢注”并非法律上的用语,而是对不正当注册行为的一种统称,无法直接和抢注他人未注册商标对应起来⑥。

如果作进一步考察,商标确权程序中对未注册商标保护的几个条款,十三条二款明确为“未在中国注册的驰名商标”,第十五条二款明确为“在先使用的未注册商标”,第三十二条后半段明确使用“抢先注册”字样,而其他条款在未明示或暗示只适用于未注册商标的情况下,似不宜作直接推定。

3、域外镜鉴

巴黎公约作为国际公约,其成员国有履行公约要求的义务,故关于禁止代理(表)人注册被代理(表)人商标的规定,也是很多国家或地区商标立法的内容。欧共体商标条例第八条关于驳回注册的相对理由(3)规定,即是禁止代理(表)人不正当注册的规定。在对该法条适用所作的解释中指出,在第8(3) 条未作出任何限制的情况下,为了有效保护商标实际所有人的合法权益,“商标”一词应从广义上进行解释;由于本规定并未将其适用范围明确规定为仅限于注册商标,所以必须将其适用范围理解为包括“等待审批的商标注册申请”。出于同样的考虑,《巴黎公约》第 6条规定的未注册商标或驰名商标也属于第8 (3) 条所说的“商标”。所以,在来源国法律承认未注册商标权利的前提下,本条的适用范围涵盖了注册商标和未注册商标。⑦

4、体系解释

首先,从立法目的上讲,制止代理人或代表人注册条款是一个诚信条款。无论是持注册或未注册论的观点,对此均不否认。代理人或者代表人因代理或代表业务知悉被代理人或被代表人商标的,他们之间形成特殊的信赖关系,代理人或代表人不得注册被代理人商标,是诚实信用原则的必然要求。因此,本条款对于被代理人或被代表人商标没有先注册、先使用、先知名的要求,体现了对此种有违诚信行为根本否定的态度。根据“举轻以明重”的规则,对未注册商标尚能提供保护,对已注册商标反倒不予保护,于理不通。

其次,从性质上讲,制止代理人或代表人注册条款不是(专门)对未注册商标保护的条款。在注册制度下,为了实现注册和保护的平衡,对未注册商标亦提供有条件的保护,如第十三条第二款商标驰名、第三十二条后半段商标在先使用并有一定影响的规定。这里对未注册商标的保护均需要经使用且具有一定知名度,形成需要法律保护的合法“权益”。虽然十五条一款也会保护到未注册商标,但未设定任何“门槛”。从法条性质上讲,该条与十三条二款、三十二条后半段应该是有一定区别的。

而第十五条一款与对注册(先申请)商标进行保护的第三十条、三十一条相比,虽然都要求商标相同或近似、商品相同或类似,在适用要件上存在竞合之处,但立法目的明显不同:前者是诚信条款,后者是注册制度下解决申请顺序不同的商标前后冲突的问题。因此,两个法条之间不是相互排斥的关系,而是并行不悖的。

再次,从十五条一、二款的逻辑解释看,一款并不排除注册商标的适用。虽然一、二款之间在性质上具有相似之处,但立法时还是做了区别对待,对于一款不要求在先使用,而二款则明确要求在先使用,对于一款情形不予注册并禁止使用,而二款仅规定了不予注册。原因在于一、二款主观恶性程度不同,故保护条件和法律后果有所区别。二款明确了适用对象为“未注册商标”,并不意味着一款必然亦为“未注册商标”。

最后,从适用的优先顺序上讲,十五条一款在与第三十条、三十一条等法条竞合时,应优先适用十五条一款或至少两者同时适用。“在逻辑上,下述两种法条间有普通与特别的关系:若其中之一的构成要件要素为另一法条所包含(亦即该另一法条除具备前一法条之全部构成要件要素外,进一步具有前一法条所无之构成要件要素),则该另一法条相对于前一法条便具有特别性。申言之,在此情形下,假若一个法律事实充分满足该另一法条之构成要件,则它必能同时充分满足前一法条的构成要件;而能充分满足前一法条者,不一定能充分满足另一法条之构成要件”⑧。在被代理(表)人商标为注册商标的情况下,第十五条第一款与第三十条、第三十一条可视为特殊条款与一般条款的关系。

由于十五条一款本身包含有对违反诚信行为的负面评价,作为一种制止手段也更为严厉:违反十五条一款的法律后果为不予注册并禁止使用,而违反三十条、三十一条的法律后果并不包括禁止使用,因此,两法条在法律效力上存在区别。在这种情况下,可根据特殊条款与一般条款适用的规则,优先适用十五条一款。当然,如果仅从商标确权程序考量,违反两个条款的法律后果均为商标不予注册,也可将上述情形视为请求权竞合的情况,同时适用相关法条。

注释:

①见(2013)一中知行初字第3456号行政判决书。

②袁曙宏主编《商标法与商标法实施条例修改条文释义》,中国法制出版社2014年版,第20页。

③见《知识产权审判分类案件综述》,北京市第一中级人民法院知识产权庭编著,知识产权出版社2008年版,第398页。

④见(2007)行提字第2号行政判决书。

⑤陈锦川主编、北京市高级人民法院知识产权审判庭编著《商标授权确权的司法审查》,中国法制出版社2014年版,第384页。

⑥见钟鸣、陈锦川《制止恶意抢注的商标法规范体系及其适用》一文,文中将“注册商标权益”亦作为恶意抢注的对象,网络访问http://www.chinalawedu.com/new/201301/wangying2013011509130159881611.shtml,最后访问日期2015年7月14日。

⑦https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/03-part_c_oppositon_section_3_unauthorised_filing_by_agents_of_the_tm_proprietor_article_8_3_ctmr/part_c_oppositon_section_3_unauthorised_filing_by_agents_of_the_tm_en.pdf,最后访问日期2015年7月14日。

⑧黄茂荣著《法学方法与现代民法》,法律出版社2007年版,第210页。

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    臧宝清
    特邀作者

    中华商标协会副秘书长,原国家工商行政管理总局商标评审委员会法律事务处处长。自2001年到商标评审委员会工作以来,先后在应诉、案件审理、立法立规、行政复议等多个岗位上工作,对商标授权确权工作制度架构、程序设置、流程运转均有深入了解。

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    作者:北京德恒律师事务所 赵烨 微信:Big_big_joey 邮箱:zhaoye@dehenglaw.com

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