未雨绸缪，一文教你防御商标如何使用与保护

作者 | 孙久云 山东千慧知识产权代理咨询有限公司

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一、第1956795号商标撤销案件简介及撤销认定过程

2017年1月20日腾讯科技（深圳）有限公司（以下简称腾讯公司）因第1956795号商标（复审商标）撤销一案，不服商标局撤三字[2016]第Y010622号决定，向商评委申请复审，经审理后，商评委认为：腾讯公司所提证据无法形成完整的证据链，无法证明第1956795号商标在指定期间内在核定服务上得以真实有效的商业性使用，故第1956795号商标在复审服务上的注册予以撤销。

在第1956795号商标撤销案件中，腾讯公司提供的证据有：1.民事判决书、关于认定“QQ”商标为驰名商标的批复；2.“QQ”软件具有较高知名度和影响力的相关网络文章；3.关于复审商标的另案及本案撤销连续三年不使用申请决定书；4.“QQ”软件在百度百科上的网页检索信息；5.“QQ”软件官网网页截图；6.“QQ”推广的网页截图、以“QQ广告”为关键词的检索页面截图、“QQ”快速登录网页截图；7.腾讯官网社交网络事业群的网页截图；8.企业QQ和营销QQ的登录页面截图；9.QQ钱包、QQ网购相关文件；10.企鹅形象图片及实物玩偶照片图片；11.QQ会员招行联名卡、QQ联手KFC营销等介绍及报道等。

商评委对上述证据的认定如下：证据1无法证明本案复审商标在第35类复审服务上进行了使用。证据2并未涉及复审商标及复审服务。证据3并不能证明复审商标的商业使用情况。证据4、9并未体现复审商标在复审服务上的使用。证据5、证据6、证据7、证据8、证据10均为单方自制证据，证明力较弱，且无证据形成时间。证据6并未体现复审商标。证据11并未体现复审商标，无法界定提供宣传服务的具体内容及具体形式，且多为网络媒体文章，在证据形式上随意性较强，在证据效力上证明力较弱，在无其他相关合同、发票等证据的佐证下，仅凭这些证据不足以单独证明复审商标在复审服务上的使用。

至此，可以看到商评委对于驰名商标的防御商标“使用”标准并未降低，只有在核定项目上真实、公开、有效使用才可避免被撤销，即使基础商标是驰名商标也并非例外。

二、基础商标与防御商标的界定

上述案件涉及两类商标，一是基础商标，另一类则是防御商标。腾讯公司的企鹅图形商标被消费者广泛熟知主要在于为消费者提供第38类的通讯服务，38类上的商标是腾讯公司的基础商标，本案中第1956795号商标则属于基础商标之外的一类商标，即防御商标。

基础商标是防卫性注册商标的对应面，也是防卫性注册商标存在的基础，防卫性商标存在的主要作用是保护基础商标功能的实现以及加强正商标和权利人之间的联系紧密度。

依据学理分类，防卫性注册商标可以分为防御商标和联合商标。防御商标并非法律承认的概念，防御商标是指商标所有人在原商标以外的其他不同类别（不类似）的商品或服务上注册的若干相同商标，此处的原商标即为主商标，其余为防御商标。联合商标是指同一商标所有人在相同或类似商品上注册的若干近似商标，这些商标中首先注册的或者主要使用的为主商标，其余的则为联合商标。

三、注册商标无正当理由连续三年不使用而被撤销的必要性及合理性

商标的基本功能是识别商品或服务来源，发挥着品牌指引与导向作用，知名度较高的商标除基础功能外，更会为权利人带来更多的商业利益，但前提是商标必须真实、公开、有效地去使用，故无正当理由连续三年不使用的商标不能发挥基本功能，自然无保护之必要，应予撤销，具体而言：

第一，商标是由文字、图形、声音等元素单独或者组合而成，不同的组合可以造就不同的商标，但商标资源是有限的，又是公共财产，同一个市场主体不可能在所有类别上进行商标注册并进行商标性的使用，注而不用的商标本身是对商标资源的浪费。

第二，商标的基本功能在于识别商品或者服务的来源，若商标根本就不使用，则消费者无法将其与之核定的商品或服务项目相联系，那么注册商标的基本功能就得不到发挥。

第三，注册商标不使用撤销制度会督促商标权利人去积极使用注册商标。同时，若商标因不使用而被撤销，对于撤销人而言，或者整个社会而言，更是一次资源的解放与重组，对于真正具有商标使用意图并想要合法经营的市场主体来说，该项制度的设立更能调动商标资源促进企业发展。

第四，据人民网报道2017年我国商标注册申请量突破500万大关，达到574.8万件，比上年增长55.7%，申请量和增速均创历史新高，巨大的商标申请量必然会带来商标注册检索、审查工作量的加大，审查标准的浮动性变化，商标囤积和圈地情况加重，商标管理成本会大幅度提升，近似商标出现的概率也会相对提高，至此，注册商标撤销制度的设立将有助于清理长期注而不用的商标，减轻商标注册检索、审查等行政工作量，减少商标的管理成本，提高商标的利用率。

第五，注册商标撤销制度的设立对于商标囤积现象的存在也具有一定的打击作用。商标长期注而不用现象的出现一方面是因为部分企业或者个人为保护基础商标功能的发挥所进行的防卫性注册，尤其是驰名商标，更是进行了全类的商标保护，目的是防止对驰名商标的淡化和稀释。另一方面则是因为部分企业或者个人为了囤积商标、待价而沽而注册了大量商标，属于明显的扰乱市场秩序行为，对此行为，注册商标撤销制度的存在必然会给予该种恶意竞争现象予以沉重打击。

四、防御商标与无正当理由连续三年不使用撤销制度的冲突

防御商标是商标权利人为保护主商标的显著性和商标声誉而进行大量注册所促成的特殊商标，多处于“正当预防”之目的，并不是为了实际使用，与商标的事后救济相比，事前防御为防御商标的主要特征，其优点在于：

第一，防御商标能够提前防止他人在不相同不类似项目上注册相同商标对基础商标进行模仿和抢注，防止他人傍名牌、搭便车，在商标注册阶段他人后注册商标即可被驳回、不予注册，在实际使用中，未经授权的商标使用行为则会被认定为侵权，相比事后救济而言，有助于节约成本。

尤其是当基础商标并未被认定为驰名商标时，一旦遭遇商标侵权，根本就无法适用《商标法》第十三条第二款、第三款之规定给予驰名保护，此时，防御商标的存在更能以最小的成本保护主商标的显著性。

第二，防御商标的注册通常是围绕主商标进行的一系列注册，在主商标已具有知名度和影响力的情况下，防御商标会不自觉被消费者将其与主商标进行关联，强化了主商标的市场影响力，有利于保持主商标的市场份额，以防止主商标的显著性被稀释和淡化，加强了主商标与商标权利人之间的联系，维护了主商标权利人长期苦心经营的企业和商标形象。

第三，当主商标极具盛名成为驰名商标的情况下，他人再注册与防御商标近似商标的行为易造成消费者的混淆与误认。事前抑制他人的商标注册，有助于减少消费者对商标的混淆与误认，减少消费者的搜索成本。

不可否认的是防御商标又存在很大的缺陷和弊端：

第一，防御商标的数量远远多于主商标的数量，其大量存在加重了商标审查的难度，影响商标审查速度。

第二，若依据《商标法》第13条第2款、第3款、第30条等相应条款便可给予商标保护，自无必要注册大量的防御商标。大量注而不用的防御商标还要考虑后续的撤三风险以及临近3年再注册等管理成本，而且临近3年再注册并未得到法律的认可，未来该做法也有可能被不予认可。

第三，大量的防御商标多处于注而不用的状态，助长了商标圈地和商标囤积现象，至此商标的基本功能将难以发挥，他人也无法使用该商标，进而出现了“死亡商标”现象，极大地浪费了商标资源。

五、撤三案件中基础商标为驰名商标时防御商标应不予撤销

探讨何种类型的防御商标会被撤销前，必须明确的是防御商标并非驰名商标专属。大量防御商标的出现多是为了防止他人的“搭便车”行为以及商标淡化，另外还有一些防御商标的存在是基于权利主体将来业务开拓需要而注册的商标标识。对于前者来说，基础商标需达到一定的知名度，甚至是驰名，而后者基础商标并无此要求。至此，有学者认为只有驰名商标才可以进行注册防御商标，从现阶段我国商标注册制度以及实践来看，无论是驰名还是非驰名商标，都有大量的防御商标。

正如上文所述，商标圈地现象的产生一部分来源于商标不正当囤积行为，一部分来源于商标的防卫性注册。对于恶意囤积的大量商标，无正当理由不使用，目的多为待价而沽，其存在就是一种不正义，理应被撤销。

防御商标的基础商标既有驰名商标，又有非驰名商标，在主体上既有普通经营主体，也有公益性注册人，那么，防御商标无正当理由连续三年不使用时，是否也应被不加区分的被撤销呢？

笔者认为具体案件具体分析，不可一刀切地撤销，驰名商标的防御商标在撤三案件中应不予撤销。具体分析如下：

其一，众所周知，防御商标注册的主要目的就不是为了使用，且大多数防御商标根本就不可能在所有类别上都真实有效的使用，那么若不加区分地按照商标使用标准来审查，则会出现大量的防御商标被撤销的现象。近几年来这种驰名商标的防御商标因无正当理由连续三年不使用被撤销的情况越来越多，未来这种情况会继续存在并且还呈现增加的趋势，加剧了权利人的恐慌与不安。

其二，从腾讯企鹅商标被撤销案件的结果来看，该案防御商标的基础商标为驰名商标，即使腾讯第1956795号商标被撤销了，撤销人也是不可以直接使用腾讯公司的图像进行商标注册，如撤销人直接使用该图样进行商标注册，在该图形已经被认定为驰名商标，并被广大消费者所熟知的情况下，极易造成消费者的混淆与误认，并且淡化驰名商标的显著性。

其三，腾讯公司的图像若在先进行过著作权的登记，也会对在后申请商标构成权利障碍，在后商标的注册将直接违反《商标法》第32条之规定，结果还是会被不予注册，在先权利对于在后商标的成功注册也是不容忽略的因素。同时，驰名商标的防御商标被撤销后，原权利人肯定还会注册其他的防御商标，以避免他人对其驰名商标商誉的蚕食与淡化，如此，新一轮的商标驳回、异议等案件又会陷入循环往复的境地。

其四，再看撤销人的撤销行为，尤其是撤销驰名商标的防御商标的行为，其目的在于想要自己用，撤销人此时必然知晓主商标及其知名度和影响力，其撤销后自我注册的行为具有明显的傍名牌嫌疑，诚实善良的市场经营主体完全可以另辟蹊径独创商标。

其五，从驰名商标的防御商标管理成本的角度来看，大多数企业都会进行驰名商标的防卫性注册，一个企业进行的防卫性注册最少也有几十件，每隔几年再注册一遍，若按照50件来计算，依照当前的商标注册费用来计算，50X1000=50000，从整个社会来看，这必然是一笔不可小看的计数。不仅是简单的注册，包括后续的维权费用在内，权利人在商标维护上的费用及成本将大大提高。

有学者提出，若驰名商标的防御商标面对撤三案件时可以免于撤销，会造成与现行商标法第49条之规定相悖，49条中可撤销的商标并未将驰名商标的防御商标排除在外，另外，若实施这一制度，还可能导致对驰名商标的保护力度过大，与现行商标法关于驰名商标的跨类保护相冲突。

对此，笔者认为，第一，法律是社会进步的产物，法律的存在也必然是为了适合社会发展需要而制定，当现行法律制度与社会发展需求不相适应时，改变或者修复法律的不完善之处就是极其必要的。

第二，驰名商标的保护属于个案认定、被动保护，当事人只能在事后个案中进行驰名商标的认定。商标属于一种品牌消费，驰名商标的认定复杂且不是一时半刻就能完成的，若等到驰名商标认定结果出来再去商标维权，原商标权利人的品牌影响力及市场份额恐怕也早就被侵权人以搭便车的方式分割掉。

第三，从商标注册的角度来说，撤销人想要注册商标完全可以独创并善意注册，利用他人品牌知名度去注册近似商标，被驳回时就同时提撤销申请，难逃傍名牌、不正当竞争嫌疑，同时也存在利用撤销制度恶意撤销的可能。如此，商标命名还是不会出现任何创新，只会导致满大街的商标真假难辨，更别说发挥基本功能了。

第四，防御注册与驰名商标保护并不存在必然的冲突，一个属于事前防御，一个属于事后救济，二者属于完全不同的救济渠道，不存在过分保护的情形。正如房主在建房时，他都会给自己的房子提前预备、划留出更多的空间，然后在建立主房后围上一圈栅栏或其他的栏杆等象征性设施，这种栅栏或栏杆就是一种事前防御的第一道屏障。驰名商标的保护也一样，需要事前的防御与事后的救济相结合保护，才能真正维护驰名商标权利人的利益，提高品牌价值和竞争力。

因此，适当借鉴香港的商标制度，对于驰名商标的防御商标不以三年不使用为由将其撤销也并非不可。

六．撤三案件中基础商标为普通商标时应视注册商标主体性质及目的等进行价值衡量和区别对待

驰名商标的防御商标可免于撤销，并不代表所有类型的防御商标在无正当理由连续三年不使用时都不会被撤销，普通商标的防御商标依然要进行商标性使用，即商标权利人必须具有真实使用商标意图和存在实际商标使用行为。因此，当基础商标为普通商标时，象征性的商标使用行为通常也不会被认可，所谓象征性的使用是指为了规避撤销制度而进行的商标使用。象征性使用之所以不被认可，主要是因为商标权利人缺乏使用意图。

使用意图是一个主观因素，通常审查员会从使用的次数、规模、范围、时间等因素上综合考量其使用意图。对于经营者来说，市场是一个时刻变化的战场，对于品牌推广的投入，经营者会结合自身情况决定投入量，尤其是对于资本投入较少的个体户来说，可能他从来没有做过广告宣传、在实际经营中也从来没有开过发票或者其他单据，能够证明在指定期间内商标实际使用的材料寥寥无几，因此在这种情况下，对于商标的“使用”审查就不能简单执拗于次数、规模等。毕竟撤三制度的存在是为了督促权利人积极使用商标，而不是为了惩罚不使用的行为。

实践中，商标权利人对防御商标的使用在具体使用项目上，可能会与核定项目产生一定差异，对于商标标识的使用仅仅在保留主要特征或者简化的基础上去使用，对此，可以看出，这只是权利人商标使用上的不规范，并不能就此否定权利人真实有效的使用注册商标。当然，若实际使用商标标识及商品或服务与注册商标标识及核定商品或服务项目，存在显著差异时，根本无法使消费者形成对应关系时，此时并非商标法意义上的使用，不应予以维持效力。

笔者认为，一般情况下，普通商标的防御商标应严格遵守商标法第48条之规定，严格审查是否进行了商标性使用。当然，并非所有超过三年不使用的商标都会被撤销，只要权利人在他人撤销申请前的3年时间内使用了即可，又或者具有使用意图，因特殊的行业性质，多为公共利益而注，做了大量准备和投入，只是在时间上超过了3年而未使用，也应适当放宽审查标准，不予撤销。

例如，当某一大型国有控股的社区机构为响应市场及政府工作需求要进行一系列的产业开发，此时其在基础商标之外，既在文化娱乐方面注册了防御商标，又在建筑房产及关联产业上注册了防御商标，在不满足撤三免于使用的法定免责情形下，若严格按照商标法第48条之规定去考量注册商标的使用情况，这些防御商标极有可能会被撤销。

第一，一刀切全部予以撤销这类公益性质的防御商标并不符合经济效益原则。毕竟，这类商标的注册并非商标囤积和商标圈地，也不是为了将来售卖，事实上，权利人已经实际投入了大量的人力物力以及财力，且多为公共利益而注册，相比他人而言，其具备更多的使用优势，维持其注册的商标效力并期待发挥商标的识别功能，从成本的角度来说也是更合理的。在具体审查判断时可适当降低商标“使用”标准，对于广告宣传、展览等防卫性使用也应视为商标法意义上的使用，给予此类商标予以维持的效果。

第二，这类商标的免于撤销也是符合商标撤三制度的设立目的的，撤三制度的设立初衷不是为了惩罚，而是为了督促权利人有效利用商标资源，真正发挥商标的应有价值和作用。在具备明显的商标使用意图，且已经做了大量投入时，这类公益性的防御商标具有客观上的必然使用性，若不加分析一概撤销会导致主商标注册人付诸的投入不可回收和资源浪费。

第三，在撤销人并未具有明显使用意图，或者将来也不一定使用的情况下，假设阻碍其注册的防御商标被撤掉，不仅会造成商标资源的闲置，甚至还会激发他人利用撤三制度去恶意撤销他人商标事件的发生，毕竟现行商标法对于撤三制度的启动门槛是比较低的，即使提起撤销申请后未得到支持，并不会因恶意撤销而需承担法律上的制裁与惩罚，对于原商标权利人来说造成的损失更是无法救济。

但本次这类公益性商标的不予撤销，并不等于永远不会被撤销，它还是要被真实、公开地使用，不可一味迁就。因此，笔者建议此类商标在第一次被他人提撤三后，在维持效力的同时规定其必须在一定年限内向商标局提供该商标在指定项目上实际使用的证据，若超过规定期限，原权利人仍然不提供商标使用的证据材料，商标局此时应依职权撤销该商标。而且此时的撤销审查标准必须严格遵守商标法第48条之规定，不再适用准备使用和意图使用的防御商标。

另外，从现行商标法第44条之规定可以看出，对于违反商标法第10条、第11条、第12条规定以及以欺骗手段或其他不正当手段取得注册的，商标局应依职权主动宣告该商标无效，从实践结果来看，几乎没有商标局主动去撤销商标的情况发生。依照类推适用原则，在面临为公共利益而注册大量防御商标，在第一次给予维持效力的同时规定其特定时间段内商标使用证明义务后，商标权利人依然没有对此类商标进行有效使用，也应由商标局依职权主动撤销，如此还可真正发挥商标局的商标管理主动性。

七、目前防御商标保护方式的缺陷与应对措施

在防御商标管理并不完善，防御商标并未得到立法承认的前提下，其与撤三制度之间的矛盾将会长期存在，尤其是当企业缺乏商标战略规划意识时，可能会出现考虑不周，没有注册商标，在主商标之外的类别上出现了商标抢注的侵权行为。也可能考虑“太周全”，未结合企业规模、发展前景等，一次性注册了太多的防御商标，此时，若此类防御商标无正当理由连续三年不使用就可能面临被撤销的风险。

对于防御商标的保护，很多企业会采取许可、定牌加工、临近三年再注册的方式予以规避被撤销的风险，上述方式并不是没有任何漏洞的。

许可方式中，若被许可人在得到许可授权后，经营难以维系或者企业声誉出现较大问题时，其使用的被许可商标也有可能会遭遇潜在的品牌贬值和消费印象与口碑的降低。若权利人在许可方式上约定为独家使用，在经历了多年的品牌推广后，该品牌的价值远远高于当初的许可费时，许可人自然会出现心里不平衡，此时若许可期限未到，许可人便不能随意解除许可合同，否则可能面临高额的违约金，而且经过多年使用后该品牌可能与被许可人已经形成了唯一对应关系，此时若强行将商标权利归属于原许可方，对于原权利人而言，无益于不费吹灰之力就得到了他人苦心经营所积攒的品牌效益，显然此时，在商标许可方式和期限上是存在问题的。对此，商标权利人必须充分考虑企业现状以及将来可能会开拓的业务，谨慎许可他人使用自己的注册商标，尤其是许可形式、许可期限及违约救济途径的约定，以防止出现想用而不得用的尴尬局面。

在定牌加工上，若选择了一个出口型的定牌加工企业，则该类企业即使生产出了注册商标核定商品，但是该加工产品并不在中国境内销售，其所产产品都是对外出口，仅仅一个定牌加工行为出现在国内，此时在中国境内的商标使用行为并不属于商标法意义上的使用，无法发挥商标的识别功能。若该加工企业非出口型企业，但该企业并无相应生产加工能力或运营资质，所出产品却存在重大质量问题，此时就会出现，撤三案件中加工方提供的证据要么根本就不具有效力，要么因严重瑕疵而被不予认可，同时还会影响品牌形象。对此，在进行贴牌加工的企业选择上一定要实地考察企业资质、经营能力，并对出现经营状况恶化给品牌带来不利后果时约定相应救济途径。

临近三年再注册的方式是很多大企业比较热衷的方式，主要原因在于成本较低，同时又能够保证商标不被他人抢注，而且还巧妙的避开了连续三年不使用被撤销的风险。查阅这类企业的商标注册情况可知，其商标注册量居高不下，甚至出现了商标圈地现象，加重了商标审查工作的负担，也造成了商标资源的闲置与浪费。因此，若如前文所述，当基础商标为驰名商标时，其防御商标在撤三制度中免于撤销，权利人完全没必要临近三年重新注册一遍商标，如此，既可大大降低商标注册、维权成本，又可相应减轻商标审查的负担。若基础商标为普通商标，其注册的防御商标并未实际使用，临近三年时原注册人更应该结合企业现状再规划是否会继续开拓某项产业，若无此类计划，则无需临近3年再注册。若需要继续维持其防御商标的效力，就必须再次注册，如此被撤销的风险也会如影随形，而且该种做法并未得到法律的支持，未来该种做法也有可能被不予认可。

因此，符合企业发展的商标规划才是企业在进行商标注册前最应该考虑的问题。如果说商标的规划是方向，那么商标的使用则是其手段，利用商标去取得更多的品牌效益和商业盈利才是目的。在具体的商标使用中应建立或者完善商标的规范化管理系统，注意保存证据，以防面临撤三时不知所措，也为其他类型商标案件的成功提起或者驰名商标的认定作充分准备。