多被告实施恶意注册商标行为的法律责任及裁判规则

——以干霸公司与华赢公司等七被告不正当竞争纠纷案为例

作者 | 邹婕 何冰玲  广东良马律师事务所

编辑 | 布鲁斯

在我国商标权取得实行的相对宽松的注册主义的制度前提之下，商标申请注册行为本身并不具有违法性，但是，恶意抢注商标则是在以注册商标之名、实则行不正当竞争之实，本质上是利用商标注册制度，通过恶意抢注商标获取不正当利益。尽管《商标法》第十三条、第十五条、第三十二条、第四十四条中已对商标抢注行为的救济进行了规定，但其主要是在行政授权确权程序及后续行政诉讼程序中进行援用（其法律后果主要体现为“不予注册”、“无效宣告”等），对于权利人而言，为了维护自身合法权益，需要不断地提起商标异议、无效宣告、行政诉讼，与抢注方进行旷日持久的周旋，付出巨大的时间和金钱成本，却往往治标不治本。

如果说《商标法》保护体现的是一种对商标权益事前的“分配正义”的话，《反不正当竞争法》体现的则是一种事后的“矫正正义”。[1]近期，笔者代理的针对涉案多被告实施恶意注册商标行为的不正当竞争诉讼，得到了泉州市中级人民法院生效判决的支持，有效制止了涉案恶意注册商标行为。可见，《反不正当竞争法》在追究恶意注册商标行为的法律责任承担上大有其作为空间，本文将以该案为视角，将案件事实、所涉焦点法律问题的代理与认定思路进行梳理与评析。

一、案件基本情况

（一）案件信息

案号：（2022）闽05民初1791号

案由：不正当竞争纠纷

原告：干霸干燥剂（深圳）有限公司

被告：福建华赢化工有限公司、福建省好一点日用品有限公司、福建泰卫克包装有限公司、厦门霉必清新材料有限公司、陈某某、何某某、黄某某

（二）基本事实

原告干霸公司成立于2005年，是干霸国际企业在中国内地唯一的生产厂家，使用“干霸”及“SUPER DRY”作为中英文字号，在“氯化钙”等商品类别上拥有涉案多件注册商标专用权，所涉注册商标标识包括“”“”“”“SD SUPERDRY”“Super Dri”等。经过持续使用与宣传，其字号、商品名称、商标品牌已在氯化钙干燥剂相关市场有行业前列的影响力和知名度。

2010年6月17日，被告五陈某某从干霸公司处采购氯化钙干燥剂产品，在双方首次建立合作关系两个月后的2010年8月即向商标局提出1件“SUPER DRY”商标申请，而这与干霸公司在先使用的英文企业字号、干燥剂商品名称、商标显著部分是完全相同的。

在被驳回后，陈某某又通过其控股的被告一华赢公司自2014年3月起至2021年6月间长达七年多的时间内不断抢注与干霸公司在先使用的“干霸”“”“SUPERDRY”相同或者近似的18件商标。此外，陈某某还在福建省版权局将“”及产品包装上使用的“”分别进行了美术作品登记，声明其为作者、华赢公司为著作权人，还利用该登记向海关总署申请了知识产权保护备案，以及利用其抢注商标对原告正当申请注册的商标不断发起异议或者无效宣告申请。

被告二好一点公司由陈某某在2021年全资控股设立，设立后于2022年1月就申请了与干霸公司“”标识高度近似的4件图形商标。

被告六何某某为华赢公司设立时的法人及5%持股股东，其身份证地址与陈某某旧身份地址相同，其在华赢首次申请同日申请了与干霸公司“SUPER DRY”“SDSUPER DRY”相同或近似的3件商标。

被告七黄某某与陈某某于2015年登记结婚，其作为唯一股东于2016年全资设立霉必清公司，霉必清公司又出资95%设立了泰卫克公司，泰卫克公司成立后于2016年6月即提出了与干霸公司“ SUPER DRY”标识高度近似的“SUPER DAY”2件以及“SDPER DRY ”“SUPEA DRY”“SUPFR DRY”等5件商标申请。

由于各被告持续多年来不断抢注原告干霸公司相关商标及滥用商标异议和无效程序、进行不实著作权登记、海关备案等行为给原告正常经营造成了严重干扰和不良影响，使原告为了维护正常经营而不得不进行不断地应对和维权，并为此支出大量费用。为制止各被告侵权行为，遂提起本案诉讼，请求法院依法判决各被告停止商标抢注以及著作权登记、海关备案等侵权行为，赔偿经济损失，登报道歉消除影响。

干霸公司所主张的权利基础包括企业字号“干霸”以及对应的英文字号“SUPER DRY”、有一定影响干燥剂商品特有名称“SUPER DRY”以及“干霸”“ SD雨滴图形”“SUPER DRY”等系列注册商标。

二、法院审理及判决结果

一审法院结合在案事实认定，原告干霸公司在第1类的“氯化钙、硅胶”等商品类别上拥有涉案10枚注册商标专用权，所涉注册商标标识包括“”“”“”“SDSUPER DRY”“Super Dri”，自2005年成立以来其持续在其生产的干燥剂产品、商品交易文书上、广告宣传、展会等商业场景中广泛使用上述标识。特别是2015年以来，通过持续经营获得若干的企业荣誉以及相关消费者的认可，目前其使用上述标识的干燥剂产品市场占有率较高，故在案证据事实足以认定上述标识通过实际使用在其申请注册商标前已经在相关消费者中具有一定影响力。鉴于认定干霸公司所主张的企业字号、商品名称、商标品牌已在干燥剂相关市场有行业前列的影响力和知名度，一审法院援用《反不正当竞争法》第二条原则条款，以违反诚实信用与公认的商业道德原则对各被告行为的不正当性进行法律评价；同时，在适用原则条款的前提下，适用侵权过错责任的四要件对其应承担的责任进行分析与认定——即主观过错、违法行为、损害结果和因果关系。

据此，一审法院审理认定各被告行为已构成不正当竞争侵权，并判决如下：一、各被告立即停止并不再持续申请注册与干霸公司企业字号所对应的“干霸”以及“SUPER DRY”英文字号、有一定影响干燥剂商品特有名称“SUPERDRY”以及“干霸”、“SD雨滴图形商标 ”“SUPER DRY”等在先使用并注册的系列商标；二、被告福建华赢化工有限公司应于本判决生效之日起立即停止进行不实著作权登记、不实知识产权海关备案的不正当竞争行为；三、各被告在《中国知识产权报》《晋江经济报》上除中缝以外的版面位置刊登声明，消除影响；四、各被告连带赔偿原告干霸公司经济损失（含制止侵权的合理费用）30万元。

一审宣判后，双方均未提起二审上诉，一审判决生效。

三、焦点法律问题评析

（一）对恶意注册商标的各被告起诉是否构成必要共同诉讼之判定

在民商事诉讼中，追究公司主体的实际控制人责任常见的有两种，一种是法人人格否认（即“刺破法人面纱”制度，一般情形为人格财产混同、过度支配与控制、资本显著不足等），另一种则是在知识产权案件中更为常见的共同侵权的认定（一般分析思路为存在意思联络、共同的侵权行为与损害后果），如在“耳光馄饨”不正当竞争纠纷案[2]、“爱适易”不正当竞争纠纷案[3]这两个案件中要求自然人股东在商标抢注行为与公司承担连带责任，即遵循的后一种认定思路。

本案中，我方代理思路结合了公司法的“刺破法人面纱”与共同侵权的分析，从公司法的角度，主要是实际控制人的身份及其利用设立公司主体专门进行大量的侵权行为的事实，而从共同侵权的角度，主要是涉案行为体现的各被告主观上的意思联络、客观上使公司成为自然人共同实施涉案行为的工具。特别地，在共同侵权行为的举证上，本案代理人通过对多个主体之间多维度关联关系的查证、剖析、举证（包括股权控制及董监高关系、家庭关系以及商标抢注与授权许可使用的分工合作关系），通过综合运用关联关系图谱、实施侵权行为时间轴等诉讼可视化工具的应用，通过对关联主体关系及其客观行为的相关证据的系统串联，以完整的证据链条向法庭还原了以陈某某为纽带、联合其家庭成员主导设立各个公司主体紧密分工合作、共同实施涉案不正当竞争行为的事实全貌。

最终，法院认定，基于各被告之间存在婚姻家庭关系、不同公司主体之间的控股关系、不同公司主体之间的销售代理关系，存在各关联被告实施共同侵权行为的可能性，干霸公司主张各被告构成共同侵权已经尽到初步的举证责任，因此，法院可将干霸公司对各被告提出的诉讼作为必要共同诉讼进行审理。

（二）恶意注册商标行为之反不正当竞争法界定

不同于各专门知识产权保护法，反不正当竞争法对应着行为规制法的模式，其并非立足于静态的法益，而主要立足于竞争行为的正当性，因此，行为特性是其正当性判断的基点。[4]故在分析不属于类型化的不正当竞争行为的经营者行为的正当性方面，基于其与侵权行为认定确实存在一定交叉之处，可以考虑结合原则条款的分析范式与侵权过错责任要件来进行判定。

鉴于本案所涉的恶意注册商标行为，并非类型化的不正当竞争行为，《反不正当竞争法》中目前并没有具体的条款对其进行规制，我方代理意见援用了第二条原则条款，结合在案证据，详尽分析了涉案各被告主观上具有明显不正当竞争恶意、客观上其行为构成侵权并已造成严重竞争损害。在具体损害方面，代理意见中还特别指出，在先权利人所遭受的损失包括但远远不限于在应对恶意抢注行为的行政程序当中花费的代理费和官费等直接损失，还包括无形中损耗的不可估量的商誉与时间成本。

本案审理法院认为，在引用《反不正当竞争法》第二条原则条款判断各被告的涉案行为是否构成不正当竞争时，应当根据侵权过错责任判定的四要件（主观过错、违法行为、损害结果和因果关系）来进行认定。具体而言，在主观过错及违法行为分析方面，根据各被告的紧密关联关系及其分工合作实施侵权行为的在案证据事实，法院支持了我方代理意见，指出可以认定涉案行为由陈某某完全知悉干霸公司有一定影响的相关标识后实施，主观上存在抢注恶意，客观上通过家庭关系利用家庭成员注册公司系统性实施商标抢注、著作权登记及海关备案等侵权行为；在损害结果和因果关系分析方面，法院除认可了原告为应对恶意抢注而在商标行政程序中不断支出的代理费及官费、本案维权诉讼费及律师费等直接损失外，亦认可了我方主张的恶意抢注导致原告正当注册无法获批而陷入较长时间的商标授权确权行政程序所产生的时间成本与商誉损失等间接损失。

在前述分析论证思路之下，法院最终认定涉案商标抢注、不实著作权登记以及知识产权海关保护备案等行为既违反了《商标法》第三十二条、《著作权法》第五十二条第五项、《知识产权海关保护条例》第八、九条等法律规定和基本的商业道德，又破坏了公平竞争的市场交易秩序，不仅给权利人造成直接或者间接经济损失，还造成了行政、司法资源的浪费，属于《反不正当竞争法》第二条第二款规定的不正当竞争行为。

（三）恶意注册商标行为的民事法律责任承担问题

对于与商业标识相关的不正当竞争行为（类型化的如《反不正当竞争法》第六条所集中规定的商业混淆行为），反不正当竞争法一般反对的是利用不正当手段的行为破坏标识与其指代对象之间特定对应性的行为。这种特定对应性的总和即以商标为体现的竞争秩序，可以是已经形成的，典型的如商誉。[5]而在责任承担视角下，对恶意抢注商标与在先权利冲突的问题，现有的司法裁判大致有两种解决路径：其一，只判决侵权成立和承担赔偿责任，对侵权商标后续的注销或转移不予回应；其二，如依据最新《商标法》修订草案商标强制转移内容[6]，也可以判决由恶意注册行为人履行商标转移注册的义务。[7]

本案判决在责任判定方面，不仅判决各被告了侵权成立和承担赔偿责任，也判决了停止侵权和消除影响，在案件审理时的现行法框架之下回应了侵权商标的处置问题。法院首先基于共同侵权事实认定，各被告以陈某某为纽带，由陈某某主导，存在紧密分工合作，主观上存在攀附干霸公司相关商誉及产品的知名度和影响力，合谋持续实施抢注干霸公司在先使用并有一定影响的系列商标、恶意进行著作权登记及知识产权海关保护备案等行为，构成共同侵权，应当共同承担停止侵权、赔偿损失、消除影响等民事责任。其次，对于具体责任的判定，法院认可了我方代理意见中所主张的各被告实施不正当竞争行为具有持续性，如不判令停止继续实施，则权利人需要不断采取提起商标异议、无效宣告、行政诉讼等方式以维护合法权益，支持各项停止侵权诉求（就恶意注册商标行为而言，既包括判决各被告立即停止申请注册与原告有关商标，也包括判决其不得再持续申请注册）；同时认定了涉案行为对原告商誉造成贬损，支持了消除影响诉求；并综合考虑了诉争标识知名度及影响力、各被告严重的侵权情节、原告应对抢注行为的代理费、律师费等直接支出以及被抢注行为干扰经营、贬损商誉等间接损失酌定该案赔偿金额为30万元。

基于该生效判决的强制执行，目前华赢公司等涉案七被告已在《中国知识产权报》[8]、《晋江经济报》[9]上刊登消除影响的道歉声明，已注销或撤销申请其抢注原告的商标、已注销其剽窃原告作品的著作权登记、已撤销相应海关备案申请，并已支付相应赔偿款项。

（四）商标注册的行政授权确权结果与司法审理评价的关系之厘清

从商标申请注册的审查实际来看，恶意抢注商标行为的外观形式与普通商标注册申请行为无二，均是提交商标注册申请材料以期获得商标注册，除却对有一定社会影响的姓名、肖像等的抢注能够在实质审查阶段相对容易予以查明外，对其它在先权益的抢注则更加隐蔽，更难发现。也正因如此，在商标行政程序中，对于确属以不正当手段抢先注册的，行政机关自身依然可以通过评审救济程序作出与其授权程序不一致的结论。本案面临的另一特殊问题在于，在涉案部分被抢注商标或已经过行政授权确权程序获得救济（已被驳回/被无效宣告/不予注册/撤销）或已经成功获得注册的情况下，在司法程序中是否还有必要进行评价？或是否要以行政机关的认定为前提？

对于未抢注成功的商标，北京知识产权法院在“古北水镇”不正当竞争案[10]中曾指出，对于未注册成功或被无效宣告的抢注商标，仍然可以适用《反不正当竞争法》认定其构成不正当竞争行为，且与行政程序之间并不构成重复评价或冲突矛盾的问题。对于已抢注成功的商标，东莞市中级人民法院在“百利”不正当竞争案[11]中指出，即使是已注册商标，在司法诉讼程序当中能查明是不当注册的，有悖诚信原则的，依然可以适用《反不正当竞争法》认定其构成不正当竞争行为。

本案因涉案被告多达7名、实施侵权行为时间长达12年，涉及抢注商标数量大，同时面临着上述这两类情况，审理法院在进行这类违法行为考量时，则主要从实质正义的程序现实与诉讼经济角度指出, 虽然部分涉案商标申请注册已经被驳回、知识产权海关保护备案登记已被撤销，但考虑到各被告实施的不正当竞争行为具有持续性，如不判令停止继续实施抢注行为，则权利人需要不断采取提起商标异议、无效宣告、行政诉讼等方式以维护自身合法权益,因此支持了原告要求被告立即停止并不再持续针对干霸公司实施的商标抢注行为。该认定结果对于诉诸不正当竞争纠纷解决路径来制止恶意抢注商标以及利用恶意抢注商标进行其他不当商业行为具有重要借鉴意义。

四、结  语

本案所涉多被告实施恶意注册商标行为，在代理律师对案件事实梳理和法理论证均作了充分准备的基础上，代理意见基本得到了判决支持，该案生效判决对涉案各被告恶意抢注商标以及利用恶意抢注的商标进行著作权登记、知识产权海关备案等在内的行为的不正当竞争定性均作出了认定，同时判令各被告立即停止并不再实施其不正当竞争行为，并登报消除影响，连带赔偿原告经济损失。此外，由于认定了三名自然人构成共同侵权，亦阻断了其在诉讼中主张公司独立人格以逃避责任的企图，最终帮助原告顺利实现了仅通过发起商标行政程序所难以根绝的制止各被告不正当竞争的诉讼目标。

正如有学者所言，反不正当竞争法的“矫正正义”，如同高悬于注册者（尤其是抢注者）头上的“达摩克利斯之剑”，使其不得不恪守自己的行为边界而不得越雷池半步。否则，反不正当竞争法将适时启动，以使失衡的竞争秩序再度得到平衡与矫正，使注册取得秩序重归公平竞争价值之清澈。[12]

注释

[1] 黄汇：《反不正当竞争法对未注册商标的有效保护及其制度重塑》，载《中国法学》，2022年第5期。

[2] （2020）沪73民终444号民事判决书。

[3] （2021）闽民终1129号民事判决书。

[4]  孔祥俊：《论反不正当竞争的基本范式》，载《法学家》，2018年第1期。

[5] 戴文骐：《认真对待商标权：恶意抢注商标行为规制体系的修正》，载《知识产权》，2019年第7期。

[6] 《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》第四十五条、第四十六条、第四十七条。

[7]  孙那,鲍一鸣：《恶意抢注商标与在先权利冲突的司法解决路径研究》，载《电子知识产权》，2023年第7期。

[8] 华赢公司等涉案七被告《致歉声明》,载《中国知识产权报》，2023年11月3日第7版。

[9] 华赢公司等涉案七被告《致歉声明》，载《晋江经济报》，2023年10月19日第4版。

[10] （2021）京73民终4553号民事判决书。

[11] （2021）粤19民终2798号民事判决书。

[12] 黄汇：《反不正当竞争法对未注册商标的有效保护及其制度重塑》，载《中国法学》，2022年第5期。

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