以本领域技术人员的视角出发推演判断创造性的过程

作者 | 徐健  北京市中咨律师事务所专利代理人

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众所周知，为了判断发明申请是否具有创造性，需要在进行判断的时刻，假想退回到申请时或优先权时，用本领域技术人员这一虚拟的“人”的视角来考察发明是否具有创造性。由于进行判断的时刻与申请时或优先权时之间存在不可避免的时间差，在进行判断时已无法真正地穿越回到过去，因此，当考虑针对创造性的判断方法是否更客观时，模拟本领域技术人员这一虚拟的“人”的思维活动应有的轨迹后考察判断方法是否与本领域技术人员的思维活动轨迹相符成为一种有效的手段。为此，笔者进行了推演的尝试，希望就一种有别于三步法的判断方法提出考察的结果。

一、创造性的拆解分析

审查指南规定：发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。即创造性包括两点：突出的实质性特点（也即是“非显而易见性”）和显著的进步（也即是“进步性”）。因此，当在评价创造性时应对非显而易见性和进步性均进行评价。

然而，在实际进行评价时，非显而易见性和进步性并非等量齐观，通常来说，非显而易见是创造性判断的重点，只要是对现有技术做出贡献的发明绝大多数均能够取得有益的技术效果,一旦针对具备突出的实质性特点的审查尘埃落定，显著的进步的结论则呼之欲出[1]。

换一个角度说，如果一件申请所要保护的是专利法意义上的“发明”，满足专利法第2条第2款的“是对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”这一关于客体的要求，那么这样的“发明”显然是要解决的技术问题所采用的利用了自然规律的技术手段的集合，其本身已经具备针对技术问题、利用技术手段、实现技术效果的技术三要素。对于这样的“发明”，如果相对于本领域技术人员来说又是非显而易见的，那么这样的“发明”就成为了取得有益技术效果的非显而易见之发明。

因此，对于绝大多数发明申请而言，如果能够做出发明非显而易见的结论，则可以直接认为具有创造性，反之亦然。

二、理想的判断方法

作为客观地判断发明非显而易见与否的理想方式，应当是如下图1那样，考虑在申请日或者优先权日之前，让不带有任何特定目的的本领域技术人员，从本领域所有的现有技术以及现有技术组合出发，在不付出创造性劳动的前提下，穷尽所有的合乎逻辑的分析、推理或者有限的实验的思考过程、即智力活动轨迹来对现有技术进行扩展，最后对所扩展出来的所有技术（以下简称称为“扩展技术”）与申请所涉及的技术（以下有时称为“本发明”、“发明”或者“发明技术”）进行一一对比，判断是否存在与发明技术一致的扩展技术。

可见，在这种理想的本领域技术人员视角下的判断方法中，如上图1所示，本发明技术应当仅在本领域技术人员得到所有的扩展技术之后才出场来与所有扩展技术一一进行比较，这样的判断方式与本领域技术人员对现有技术进行扩展的客观过程相一致。采用这样的判断方法，能够彻底消除本发明的内容对判断的影响，能够完全避免例如事后诸葛亮的发生，是最优选的判断方法。

但是，本领域技术人员从所有现有技术出及现有技术组合出发对现有技术进行扩展的方向可以说是无穷无尽的，穷尽所有扩展技术后再与发明进行对比可以说是不可能完成的任务，这种理想的判断方法不具有实用性。

三、理想的判断方法的改变

由于难以复原发明申请日或者优先权日之前本领域技术人员这一虚拟的“人”的所有的行动轨迹，因此，上述理想的判断方法也仅仅是一种“理想”。当然，创造性判断的客观化需求也要求我们去尽量逼近这种理想的判断方法。作为进行逼近的着力点，可以考虑的是本领域技术人员这一虚拟的“人”应有之能力。

关于本领域技术人员应有之能力，审查指南中规定，本领域技术人员是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具备创造性。

笔者对指南中上述规定的理解是，本领域技术人员理解本领域所有的现有技术，明了现有技术中各技术特征在其中所发挥的作用，进一步，也能够整体考虑各现有技术之间的异同，能够基于其具有的普通技术知识考察其中各特征的移植、替换、变更、改进等。换言之，基于其所具有的普通技术知识，对现有的任一个或多个技术进行综合评价，进而基于综合评价的结果，从该特定的一个或多现有个技术出发，围绕其中的一个或多个特定特征的移植、替换、变更、改进来对现有技术进行扩展，这是一种不具备创造性的劳动过程，是本领域技术人员应有的能力。

从上述的本领域技术人员应有的能力来看，即使借助本发明公开的内容来进行从所有现有技术中圈定出一部分特定现有技术、特别是现有技术中需要重点考察的特定技术特征这一现有技术圈定过程，也不过是相当于如下图2所示那样，从原本应该全部予以考察的几乎于无穷的n个方向当中圈定出某一个方向（图2中实线所示的“扩展技术X”的方向）来重点进行考察。在对比了沿所圈定出的方向得到的扩展技术与发明的异同之后得到不具备非显而易见性的结论的情况下，也可以看成是本领域技术人员在穷尽所有扩展方向后在最后的一个扩展方向上找到了与发明相同的扩展技术，因此，在结果的可靠性上，与理想的判断方法所得到结果应该是同样的。

也就是说，在使用本发明的内容圈定了图2中实线所示的特定出发点之后，完全抛弃本发明所公开的内容而仅考察本领域人员会从该出发点出发会走向何种扩展技术，之后再使本发明登场来与所得到的扩展技术进行比较，由此判断发明是否是显而易见的，这是相当于进行了上述理想的判断方法中的一个分支方向，与本领域技术人员以其具有的智力水平能够进行的思考过程相符，判断结果也应当是更客观的。

概括来说，本发明的内容在这种判断的过程中仅出现两次，一次是用于圈定特定现有技术（即图2中的基于发明内容圈定的出发点），一次是最后与扩展技术（即图2中的“扩展技术”）进行比较，本领域技术人员从圈定的出发点出发得到扩展技术的过程仅与现有技术的内容和本领域技术人员自己拥有的普通技术知识有关，与本发明无关。

四、具体判断方法及审查意见例

下面，以基于以两件现有技术否定一件发明申请的审查意见的得出为例，对基于上述改变后的判断方法得出发明显而易见的结论的过程进行说明。

首先，为了进行对比，说明以三步法形成的审查意见例。即三步法下的审查意见为：第一，对比文件1所公开的技术是最接近的现有技术；第二，权利要求与对比文件1相比存在区别技术特征A，该技术特征A在发明中实际要解决的是技术特征a；第三，对比文件2公开了上述技术特征A，该技术特征所要解决的技术问题与在发明中实际要解决的技术问题相同，因此，本领域技术人员有动机将该技术特征应用于对比文件1以获得本发明的技术方案。

接着，对本判断方法的过程例以及基于判断发明形成的审查意见例进行说明。即，现有技术的圈定过程应当是：综合考虑本发明的内容（技术方案整体以及各技术特征）后对现有技术进行检索，找出两件最有希望获得本发明的技术方案的对比文件1和2，确定为其中对比文件1为最接近现有技术，确定出本发明与对比文件1的区别技术特征为技术特征A，基于区别技术特征A来确定出对比文件2（也可以包括对比文件1）中应该重点考察的技术内容。

完成了现有技术的圈定后的判断过程实质上与审查意见所表现的内容相同，因此仅对所形成的审查意见进行说明。即该否定性的审查意见应该是：对比文件1是本发明的最近现有技术；权利要求与对比文件1相比存在区别技术特征A(不必认定该技术特征A在发明中实际要解决的技术问题）；对比文件2公开了技术特征A’，基于对比文件1公开的某技术内容和/或对比文件2公开的某技术内容和/或某普通技术知识，本领域技术人员可以确定技术特征A’在现有技术中用于解决技术问题a’，并且，能够认识到对比文件1所公开的技术也存在技术问题a’ （即“技术启示”），因此，本领域有动机将技术A’用于对比文件1，所得到的技术与本发明的技术方案实质相同。

通过对比可知，两种判断方法（审查意见）所表现出来的最大不同在于，本方法不需要三步法的第二步中的关于重新确定发明实际要解决的技术问题的评价，不需要像三步法那样带着该重新确定的技术问题去寻找技术启示。

此外，对于“技术启示”以及由此产生的现有技术的组合使用方法，上面仅是用最简单的情况为例来进行说明，但是，不论现有技术中所表现出来的具体技术启示如何，重要的是都可以不必如三步法那样引入本发明来评价“区别技术特征A在本发明中实际要解决的技术问题”。

五、本判断方法的优点

正是由于与三步法相比存在上述的不同的考量，因此，在本判断方法下，本发明的内容在用来圈定了评价非显而易见性要使用的现有技术范围（出发点）之后，就退出了舞台，一切答案都交给本领域技术人员用他的普通技术知识在所圈定的现有技术中去寻找。

如上所述，这样的判读过程更加符合在申请日或优先权日之前本领域技术人员的应有的思考活动轨迹，能避免诸如技术问题是发明实际要解决的技术问题、技术问题的确定是否合适、是否忽视了技术问题的发现的困难度、是否是事后诸葛亮等经常在申请人与审查员发生的争议。

当然，不能忽视的是，在极少数案件中还应该考虑发明的技术效果是否是预料不到的飞跃性的，以避免把由预料不到的技术效果支撑的发明归于无创造性。

六、结 语

发明申请的创造性是审查的核心，以本领域技术人员的智力活动轨迹出发推导的判断方法能够更加逼近申请日或优先权日之前的客观真实情况，更客观地模拟技术的现实发展进程来追求事实的真相，从而更容易在申请人和审查员之间达成共识。而且，与三步法相比，由于不需要重新确定技术特征在发明中实际要解决的技术问题，所以有时在判断以及形成审查意见方面也会更简单的。因此，笔者认为这样的判断方法在审查员形成审查意见以及申请人形成答复审查意见时，都是值得尝试的。

注释：

[1] 问题导向下的我国创造性评判标准研究（上），《中国专利与商标》2017年第2-3期。