汪泽专栏 | 驰名商标遇见恶意注册的法律适用那点事

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作者 | 汪泽   中华商标协会副秘书长，法学博士

（本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）

为加大对驰名商标的保护力度，《商标法》规定了“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”的条款（本文将此条款简称为“恶意不受五年时间限制”条款）。该条款体现于2001年《商标法》第四十一条第二款规定，在立法逻辑上出现了驰名商标在相同类似商品上保护程度低于在不相同或者不相类似商品的问题。2013年《商标法》第四十五条第一款对此进行了修正，但因第十三条第一款的规定似可理解为限定了当事人可以请求认定驰名商标的情形，因而容易造成对“恶意不受五年时间限制”条款理解和适用上的分歧，本文拟就此作初步探讨。

立法沿革

1. 2001年《商标法》规定的弊端

驰名商标保护制度首次写进《商标法》是2001年。2001年《商标法》第四十一条条第二款规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销①该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”。据此，已经注册的商标违反商标法第十三条，且属于恶意注册的，驰名商标所有人请求宣告该注册商标无效不受时间限制，具体包括以下两种情形：一是恶意注册的商标违反商标法第十三条第一款规定，系在相同或者类似商品上复制、摹仿、翻译他人未注册的驰名商标的；二是恶意注册的商标违反商标法第十三条第二款规定，系在不相同或者不相类似商品上复制、摹仿、翻译他人已注册的驰名商标。例如：海尔公司的“海尔A”系使用在“空调”上驰名的未注册商标，他人恶意在“空调设备”（类似商品）上注册“海尔”商标，海尔公司提起无效宣告不受五年限制；“海尔B”系使用在“空调”上驰名的注册商标，他人恶意在“冰箱”（非类似商品）上注册“海尔”商标，海尔公司提起无效宣告不受五年限制。

根据2001年《商标法》第四十一条第三款规定，除前款规定的情形外，“对已经注册的商标有争议的，可以自该商标经核准注册之日起五年内，向商标评审委员会申请裁定”，并无相当于第二款的除外规定。2002年《商标法实施条例》第二十九条将本款中“对已经注册的商标有争议”明确为“在先申请注册的商标注册人认为他人在后申请注册的商标与其在同一种或者类似商品上的注册商标相同或者近似”。据此，若恶意注册的商标系在同一种或者类似商品上复制、摹仿、翻译他人在先已经注册的驰名商标并构成相同或者近似，驰名商标所有人提出撤销申请一律受五年的时间限制，概无例外。例如：海尔公司的“海尔B”系使用在“空调”上驰名的注册商标，他人恶意在“空调设备”（类似商品）上注册“海尔”商标，海尔公司提起无效宣告则受五年限制，因为2001年《商标法》第四十一条第三款没有除外规定。

结论：已经注册的驰名商标“海尔B”不但在相同或者类似商品“空调设备”上的保护程度低于未注册商标“海尔A”，而且在相同或者类似商品“空调设备”上的保护程度低于在不相同或者不相类似商品“冰箱”上的保护程度。概言之，“对已经注册的驰名商标的保护程度不但低于其在不相同或者不相类似商品上的保护程度，而且在相同（同一种）或者类似商品上受到的保护程度低于未注册的驰名商标”，呈现出“双低现象”。

2. 2013年《商标法》修正

对于已经注册的驰名商标，他人出于恶意在相同或者类似商品上注册的，驰名商标所有人提出争议是否受2001年《商标法》第四十一条第三款规定的五年时间限制的问题。国家工商总局商标评审委员会2006年曾召开专家咨询会进行了专门研究，会议认为，《商标法》第四十一条第二款”恶意不受五年限制“的除外规定也适用于第三款的规定，即商标注册人出于恶意在同一种或者类似商品上注册与他人已注册驰名商标的相同或者近似商标的，驰名商标所有人依据第三款规定提出撤销申请也不受五年的限制，否则会造成已注册驰名商标在不相同或者不相类似商品上受到的保护程度高于在相同或者类似商品上的不合理结果。②在“锦竹”商标争议、行政诉讼案中，法院认为，“虽然争议商标（本文注：锦竹 见图1）与引证商标（本文注：绵竹 见图2）核定适用在相同商品（本文注：酒）上，该情形与《商标法》第十三条第二款的具体表述并不完全一致，但《商标法》第十三条第二款的规定旨在给予驰名商标较之于一般注册商标更强的保护。因此，虽然该款未对在相同或者类似商品上复制、摹仿、翻译他人已经在中国注册的驰名商标的情形予以明确规定，但探究该款的立法原意并考虑法律的当然解释方法，在相同或者类似商品上复制、摹仿或者翻译他人已经注册的驰名商标的情形，相对于在不相同或者不类似商品上更有适用《商标法》第十三条第二款规定的理由。尤其是在涉及驰名商标的评审申请期限与涉及一般注册商标的评审申请期限并不相同的情况下，对涉及驰名商标的评审申请，更应当适用较长的评审期限，从而真正体现《商标法》对驰名商标加以特殊保护的立法本意。综上，对本案而言，虽然争议商标与引证商标核定使用在相同商品上，但本案仍可以适用《商标法》第十三条第二款的规定”。③最终，法院判决维持了商标评审委员会的裁定。

          图1                                       图2

在商标法修改过程中，商标评审委员会曾建议对此予以修正，明确“对于已经注册的驰名商标，他人出于恶意注册的，驰名商标所有人提出争议均不受五年的时间限制，不再区分商品是否相同或者类似”④。2013年商标法修正采纳了此建议，于新《商标法》第四十五条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该商标注册无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”。本条中的第十三条第二款系在相同或者类似商品上保护未注册驰名商标、第十三条第三款系在不相同或者不相类似商品上保护已注册驰名商标、第三十条含在同一种或者类似商品上保护在先已经注册的商标。根据本条规定，在援引第十三条第二款、第三款和第三十条请求宣告在后注册商标无效时，如果在后注册出于恶意，驰名商标所有人都不受五年的时间限制，从而消弭了2001年《商标法》的缺陷。例如：海尔公司的“海尔B”系使用在“空调”上驰名的注册商标，他人恶意在“空调设备”（类似商品）上注册“海尔”商标，海尔公司提起无效宣告则不受五年的时间限制。

但是，由于《商标法》第十三条第一款似可理解为明确限定了可以请求认定驰名商标的两种情形，即第二款和第三款，对在先商标所有人依据第三十条规定提起无效宣告但诉争注册已经超过五年，是否可以请求认定驰名商标未作明文规定，由此出现了《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定（征求意见稿）》（2014年10月14日发布）第九条拟规定的《商标法》第三十条和第十三条第三款的转换适用问题。⑤《商标法》第十三条第一款规定：“为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护”。本文认为，本款规定没有采取类似于“有下列情形之一的”表述，故并未限定“为相关公众所熟知商标的持有人”请求驰名商标保护的情形限于第二款和第三款。因此，对于在后商标与在先商标注册在相同或者类似商品上，在后注册商标未满五年的，当事人应当依据《商标法》第三十条提出主张；即使当事人依据第十三条第三款提出主张，因无需认定驰名商标，亦应当依据《商标法》第三十条进行审理。在后注册商标已满五年的，当事人可以依据《商标法》第十三条第一款、第三十条和第四十五条第一款提出主张，因涉及“作为处理涉及驰名商标案件需要认定的事实”，应当依据《商标法》第三十条规定进行审理，无需转换适用条款。总之，对于在同一种或者类似商品上的保护驰名商标，可以直接依据《商标法》第三十条和第四十五条第一款进行审理，而无需通过法律解释转换至《商标法》第十三条第三款。

“手段”与“恶意”的关系

2013年《商标法》第十三条第二款、第三款的规定与2001年《商标法》第十三条相同，未作修改。对其中所规定的“复制、摹仿和翻译”与”恶意“判定的关系，实践中存在不同认识。 在涉及驰名商标保护的无效宣告案件中严格适用《商标法》第十三条第二款、第三款和第四十五条的规定，驰名商标所有人欲不受五年的时间限制，不仅要证明争议商标注册人采用了《商标法》第十三条规定的“复制、摹仿、翻译”等手段和争议商标“容易导致混淆”或者“误导公众，致使驰名商标所有人的利益可能受到损害”的后果，还必须证明争议商标注册人存在恶意。而恶意是通过行为等客观事实反映出来的争议商标注册人的一种主观心理状态，在证明上述手段和后果等客观事实之外，如果将“恶意”与“复制、摹仿和翻译”作为两个相互独立的要件，要求驰名商标注册人证明存在主观恶意对其未免过于苛刻，既不利于保护驰名商标，也不利于保护相关公众免于混淆或者误导。2007年在讨论商标法修改时，商评委经认真研究认为，“复制、摹仿和翻译”等手段本身就已经足以说明注册人主观上具有恶意。否则，驰名商标所有人依据“恶意不受五年限制”的规定提出争议，不仅要证明争议商标注册人采取了第十三条规定的手段，还要证明注册人的主观恶意，显然不尽合理，并建议删除有关“复制、摹仿和翻译”手段的表述，修改为“申请注册的商标与他人未（已经）在中国注册的驰名商标相同或者近似”。⑥

恶意的判定

在“太阳神”商标争议、行政诉讼的抗诉案件中⑦，北京市高级人民法院再审判决对《商标法》第四十一条第二款中的“恶意”进行了解释，认为“明知他人驰名商标的存在，出于商业目的故意摹仿他人驰名商标加以注册，并且可能通过相关公众对驰名商标与所注册商标的混淆或误认获得利益，就应当认定为具有恶意”。再审判决认为，在争议商标申请前，驰名商标所有人组织了几十次各种有影响力的大型品牌宣传推广活动，并在争议商标原注册人所在地区进行了十余次宣传活动，该原注册人应当知道引证商标（即驰名商标）的存在；争议商标（图3）与引证商标（图4）文字相同，字体书写方式及特征近似，足以表明争议商标原注册人具有摹仿、攀附引证商标的故意。因此，再审判决认定，争议商标原注册人明知引证商标的存在，却故意摹仿后予以注册，并据此支持了商评委关于争议商标“太阳神”原注册人具有恶意的认定。

再审判决关于“恶意”的解释与商评委的上述理解可谓殊途同归。因为，“复制、摹仿和翻译”的本义就包含了争议商标注册人知晓其复制、摹仿和翻译的对象——他人驰名商标的存在，如果争议商标与他人的驰名商标相同或者近似只是偶合，则难以认定构成复制、摹仿和翻译；再审判决的解释关于争议商标注册人因相关公众“混淆或误认”而获得利益的要求，则是适用《商标法》第十三条必须具备的条件之一。总之，从保护驰名商标、制止恶意注册的立法宗旨出发，对其中“恶意”的理解不宜过于严格，否则不利于制止侵害驰名商标利益的不正当注册。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定（征求意见稿）》（2014年10月14日发布）第十九条规定：“诉争商标申请注册日之前，引证商标经过使用已经构成驰名商标的，且诉争商标申请人明知或应知上述事实的，人民法院即可推定诉争商标申请人申请注册诉争商标具有恶意”。较之于前引“太阳神”案再审判决，此规定又前进了一步，诉争商标申请人“明知”和“应知”引证商标驰名，即可推定“恶意”存在。

                 图3                                     图4