功能性特征咋认定？最高法这起典型案例告诉你

作者 | 曹丽芹  江苏坤象律师事务所

编辑 | 布鲁斯

引  言

功能性技术特征又称功能性特征，顾名思义是采用功能或效果进行限定的技术特征，这一概念源于美国，其英文表述为 functional features 或者functional limitation，1952年的美国专利法第112条第6项规定：

“针对组合的权利要求而言，其特征可以采用‘用于实现某种特定功能的机构或步骤’的方式来撰写，而不必写出实现其功能的具体结构、材料或动作。”

在2016年最高法发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称《解释（二）》中将功能性特征定义为：

功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征。

一、功能性特征为何存在？

根据相关法律规定专利权利要求应当记载的是一项发明或者实用新型的技术方案，而不是该方案要实现的目的和效果。即一项产品权利要求应由反映该产品结构或者组成的技术特征组成；一项方法权利要求应由反映实施该方法的具体步骤和操作方式的技术特征组成。但在实践中，仅仅通过对结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等进行撰写，容易导致权利要求缺乏必要技术特征，且难以对保护范围进行有效扩展。因此，在有些情况下，代理人为了对保护范围进行一定扩张，通常采用零部件或者步骤在发明中所起的作用、功能或者所产生的效果来限定技术特征，这样的限定特征即为功能性特征。

表1：结构限定与功能限定的比较

从上表可知，相较于通过纯结构限定的撰写方式，采用功能性限定+结构限定的撰写方式将在一定程度上扩大权利要求的保护范围，因此在撰写实践中，受代理人的撰写偏好或专利申请人专利布局等因素的影响采用功能性限定撰写权利要求的情况并不少见。但需要注意的是功能性特征的适用是有条件的，《专利审查指南》（2010）明确规定：

“只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。”

虽然通过采用功能性特征可在一定限度上扩大专利权利的保护范围，但由于其特殊性通过功能性特征限定的权利要求的保护范围并不明确。在专利无效审查程序以及专利侵权诉讼案件中关于功能性特定的认定和解释功能性特征问题时常作为争议焦点。

下面为笔者以“功能性特征”为关键词搜索历年判例得到的数据，具体如下图所示：

图1：案件数量（年/件）

图2：案件类型

图3：审理程序

图4：审理期限

结合图1和图2可知，涉及功能性特征的案件数量自2012年来总体呈上升趋势，并在2016年后呈爆发式增长至2018年到达顶峰，这可能跟2016年最高法发布《解释（二）》有关；从图3和图4可以看出，涉及功能性特征的案件二审数量多于一审数量，且涉及功能性特征的案件审理期限大部分都在90天以上，这些都侧面反应了功能性特征的专利侵权案件的专业性较强、复杂程度高、认定难的特点。

二、功能性特征如何认定

1、认定依据

功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。  

与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。

虽然《解释（二）》第8条通过上述条款对功能性特征的认定做出了规定，但在司法实践中对功能性特征的认定依旧存在着争议

2、以案释法

 案情简介  瓦莱奥公司是涉案“机动车辆的刮水器的连接器及相应的连接装置”发明专利的专利权人，该专利仍在保护期内。瓦莱奥公司向上海知识产权法院提起诉讼称，厦门卢卡斯公司、厦门富可公司未经许可制造、销售、许诺销售，陈少强未经许可制造、销售的雨刮器产品落入其专利权保护范围。在案件审理的过程中原被告双方就“在所述关闭位置，所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”的技术特征是否为功能性特征存在争议。关于此争议焦点不同的法院存在不同的认定，具体如下：

审理程序

“在所述关闭位置，所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”这一技术特征是否为功能性特征

一审（上海知识产权法庭）

该技术特征仅仅披露了安全搭扣与锁定元件即弹性元件之间的方向及位置关系，该方位关系并不足以防止锁定元件的弹性变形，本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求不能直接、明确地确定实现“防止锁定元件的弹性变形，并锁定连接器”这一功能的技术方案，故上述技术特征属于功能性特征。

二审（最高法）

该技术特征实际上限定了安全搭扣与锁定元件之间的方位关系并隐含了特定结构——“安全搭扣面对所述锁定元件延伸”，该方位和结构所起到的作用是“防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”。根据这一方位和结构关系，结合涉案专利说明书及其附图，本领域普通技术人员可以理解，“安全搭扣面对所述锁定元件延伸”，在延伸部分与锁定元件外表面的距离足够小的情况下，就可以起到防止锁定元件弹性变形并锁定连接器的效果。

该技术特征的特点是，既限定了特定的方位和结构，又限定了该方位和结构的功能，且只有将该方位和结构及其所起到的功能结合起来理解，才能清晰地确定该方位和结构的具体内容。这种“方位或者结构+功能性描述”的技术特征虽有对功能的描述，但是本质上仍是方位或者结构特征，不是功能性特征。该技术特征并非功能性特征，其方位、结构关系的限定和功能限定在侵权判定时均应予以考虑。

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查阅该案判决书

通过上述案例可以看出不同法院关于《解释（二）》第8条的解释存在不同的观点，而这也是导致一审法院和二审法院对争议技术特征是否属于功能性特征的认定不一致的原因。《解释（二）》第8条第一款的前半段是对功能性特征的直接概括性定义，后半段则是关于功能性特征认定的除外原则。一审法院在认定争议技术特征是否属于功能性特征时侧重点在于《解释（二）》第8条第一款后半段规定的除外原则，即该争议技术特征是否仅通过本领域普通技术人员阅读权利要求即可得出该争议技术特征所限定的具体实施方式。从一审法院的结论可知其认为本领域的普通技术人员仅通过阅读权利要求无法得出争议特征的具体实施例，因此争议技术特征属于功能性特征。而二审法院的侧重点则在于《解释（二）》第8条第一款前半段，二审法院认为如果某个技术特征已经限定或者隐含了发明技术方案的特定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，即使该技术特征还同时限定了其所实现的功能或者效果，原则上亦不属于上述司法解释所称的功能性特征。即因该争议技术特征具备“结构限定+功能性描述”的特点，故该争议技术特征实际上间接限定了发明技术方案的结构关系，并不属于《解释（二）》所规定的功能性特征。

此外，笔者认为除“本领域普通技术人员”这一因素对两审法院的影响外，更值得关注的是二审法院在认定争议技术特征是否属于功能性特征时对《解释（二）》第8条除外原则的适用。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第2条规定：

“人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。”

《解释（二）》第8条的除外原则为：

“但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”

根据《解释（二）》第8条的规定，在功能性特征认定时本领域普通技术人员能否直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的判断基础是仅通过阅读权利要求；与此不同的是《解释》第2条规定人民法院在确定专利权利要求的保护范围时，其判断基础是权利要求的记载+本领域普通技术人员阅读说明书及附图后的理解。即在现有法律规定下，在确定专利要求保护范围时本领域普通技术人员所依据的材料相对较多；而认定功能性特征时本领域普通技术人员仅能通过阅读权利要求来确定。在上述的案例中，显然二审法院在功能性认定时混淆了权利要求保护范围和功能性特征认定的判断基础，其在判断争议技术特征是否属于功能性特征时本领域普通技术人员”这一拟定的人不仅阅读了权利要求而且对涉案专利的说明书及附图进行了理解，从而得出争议技术特征的具体实施方式，以此认定争议技术特征不属于功能性特征。对此，笔者认为，就上述案例中二审法院在认定功能性技术特征时，对争议技术特征是否属于功能性特征认定不正确，其并未严格遵守《解释（二）》第8条第一款的规定。

当然，《解释》第2条规定与《解释（二）》第8条第一款规定的不一致并不代表法律规定的非体系化。《解释》第2条规定的是如何认定权利要求的保护范围，而《解释（二）》第8条第一款规定的是如何认定功能性特征，两者具有并不相同。具体而言，功能性特征只是构成权利要求的其中一个技术特征；且无论是专利无效案件还是专利侵权案件中，认定功能性特征只是判定涉案专利是否不具有新颖性、创造性或落入被侵权专利保护范围的第一步；完成功能性特征认定之后需要对其进行解释，才能确定该权利要求的技术方案，而这就需要“本领域普通技术人员”这一拟定的人通过阅读权利要求、说明书及附图对专利进行充分理解才能实现。正因如此，才会出现上述两个条文之间的差异，而且笔者认为这一差异充分体现了立法技术的提高，《解释（二）》第8条第二款在功能性特征认定的基础上，进一步规定了功能性特征的解释，充分体现了立法的逻辑严密性。

三、结  语

在专利撰写时采用纯结构的撰写方式容易导致权利要求缺乏必要技术特征，且难以对保护范围进行有效扩展，因此可以适当引入功能性特征，以改善纯结构写法的不足。但需要注意的是，在使用功能限定时一定保证其具有结构限制作用，且在撰写说明书时应对功能性特征的具体实施方式进行相关撰写，否则将导致在后续的专利无效以及专利侵权中无法确定该专利的保护范围。更为重要的是，依据《解释（二）》第8条的规定在功能性特征认定时，本领域普通技术人员的判定基础仅是阅读权利要求，至于如何确定功能性特征的保护范围则是对功能性特征解释应做的工作，不可将两者混淆。

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