原来美国律师做了这么多徒劳工作

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来 源 | IPWatchdog

作 者 | Raina Haque

编 译 | Lizzie

（本文翻译版权为知产力国际所有，转载请联系 etougao@zhichanli.com）

美国专利商标局（简称USPTO）在7月12-14日，举办了有关专利审查和程序的课程培训（Stakeholder Training on Examination Practice and Procedure，简称STEPP）。培训的参与者从已在USPTO注册的专利律师和专利从业人员中挑选。此次培训是提高专利质量倡议的一个重要里程碑。

STEPP培训安排是一对一策略，即一个USPTO的管理层人员培训一个专利律师或代理。参与培训的人员在这三天中学习了专利搜索，以及在监督专利审查员（Supervisory Patent Examiners，简称SPEs）的陪同下，审查被修改过的专利申请。 这些SEPs人员主要是来自机械工程、医疗设备、通信、半导体存储器等科技领域的专业人员。培训主题和练习包括专利搜索、撰写专利审查决定书（Office action，简称OA）、回复申请人等。培训人员给参训者展示了USPTO审查员日常工作中所处理的所有事务过程。此外，此次培训的30多个参训人员所提的每个问题，都得到了USPTO官方人员的回答。

在培训后的最后一天，三个监督专利审查员坐在我们面前，开始查看我们提出的每一个问题。关于Alice、Enfish、Ariosa案的疑问是不可避免要被问的问题。对于这些问题，审查员根据公开的相关USPTO指南给与了回答。

接着，讨论开始变得神秘，我们有一个非常关键的问题还没有问，这个问题可能是这三天培训课中最“灰色”的问题，但我决定不能错过这次宝贵的机会，希望能把这个问题挖得更深、更透彻。下面的对话是转述，这样做是希望给读者传达最真实的东西。

我开始问USPTO专利审查员，“如果X案件由于某些理由导致其判案结果是A，但USPTO的准则（memo）解释X案件，却得出一个完全相反的结论和指导意见，你遵循谁的意见？“

审查员答道，“你们（律师或发明家）经常写一些法律条规和案例给我们。这其实对我们没有什么意义。有时我们觉得你们试图用这些法律论点来恐吓我们。”

我觉得审查员还没有回答点上，于是继续问，“你的意思是说，你没有责任去遵循案例法。对于你的工作，最有约束力的是USPTO给你规定的准则。换句话说，你遵循的不是司法意见本身，而是USPTO准则。”

“是的，是这样的！“审查员回应。

“好吧，”我说到，“这非常关键，因为我们普遍认为，USPTO准则只是起指导作用，有说服力，但事实没有约束力。我们专利从业者有时变得沮丧，因为我们准备的令人眼花缭乱的法律论点，没有起到一点作用。”

“是的！“审查员承认到。

我很兴奋，说到，“所以，如果我回到公司，我可以告诉同事们，USPTO指南是决定事情成功的关键吗？“

美国专利商标局的官员面面相觑，承认到，USPTO准则没有和任何其他准则绑定。

我们已经知道，审查员不是律师，这是明确的。然而，我们专利从业者需要意识到这一点的重要性。审查员不仅不是律师，像律师一样思考也不是他们工作的一部分。即使他们有一个法律博士学位或受到法律培训，但他们在USPTO也不会应用法律条规去处理事情。他们都是技术专家，只是在执行USPTO准则而已。

USPTO审查员不应该考虑专利法第101、102或103条的模糊领域，他们也不需要理解判例法中的司法意见。相反，USPTO已经确定审查员需要如何解释这些问题，USPTO已经制定好了审查员需要遵守的相应准则。对于审查员而言，一位律师以相关理由提出的争论问题早已是被解决的问题。有这种情况发生，即律师希望通过法律的灰色地带，钻空子来寻求专利保护，但通过这次与审查员的交流，发现律师的这种努力是徒劳的，这种做法既浪费了客户的花费，也浪费了每个人的时间。

对于我们律师而言，审查员不像律师一样思考，这让人沮丧，不过对审查员而言，律师往往不是技术专家，这同样让他们沮丧。USPTO制度提醒我们，如果我们与审查员有一个良好的沟通，那审查员的反馈意见就有很重要的指导意义。在你的职业生涯过程中，如果你与审查员沟通不止一次，那你的机会就来了，为了你的职业和业务的成功，投资你与审查员的关系吧！