搭赠赠品中，可能隐藏着这些商标侵权风险
作者 | 查汝玲 北京浩天（上海）律师事务所
编辑 | 布鲁斯
引 言
佳节期间，不少企业需要定制赠品。该种赠品或与商品搭赠，或直接赠送。常见的情形是企业在销售商品的同时，搭赠赠品作为促销手段给到客户。前述赠品一般为市售商品，附着有已注册商标。
这种情形下，企业购买的赠品是否涉嫌商标侵权、企业对于赠品之上附着的商标是否处理及如何处理等会影响到企业是否存在商标侵权的法律风险。如有不慎，企业可能陷入商标侵权的漩涡。本文将分析在此情形下，存在哪些商标侵权风险。
一、企业对于赠品之上附着商标的几种处理方式
在分析企业可能存在的商标侵权法律风险之前，需先厘清企业处理赠品之上附着商标的几种方式。以特斯拉公司售卖特斯拉汽车、搭赠苹果电脑为例进行说明。为简洁论述，本文假设特斯拉公司仅在电动汽车类享有已注册的
图形商标，苹果公司仅在计算机硬件类享有已注册的
图形商标。
特斯拉公司对于搭赠的苹果电脑附着其上的商标常见以下几种处理方式：
处理方式一：赠品商标原封不动，即保持苹果电脑
商标；
处理方式二：赠品上同时贴附了两个商标，即在苹果电脑上保留
商标，同时增贴
商标；
处理方式三：赠品上仅展示了商品商标，即通过
商标覆盖
商标的方式，或先去除
商标再贴上
商标等方式，使得苹果电脑上仅显示出
商标。
二、赠品商标原封不动的商标侵权风险
在处理方式一中，企业对附着赠品上的商标不做任何处理，直接将赠品搭赠给客户，看似不存在商标法律风险，其实不然。
（一）搭售商标侵权赠品，企业是否也构成商标侵权？
如果企业购买来的赠品本身属于侵犯他人商标专用权的商品，将该种侵权商品赠送给客户，即特斯拉公司并非从苹果公司直接购买的苹果电脑，而是从萍果公司处采购萍果电脑，该萍果电脑商标与苹果电脑的
商标近似。这种情景下，萍果电脑构成商标侵权商品，那么将萍果电脑搭赠给客户的特斯拉公司是否侵权？
国家知识产权局认为，在萍果电脑已经构成侵权商品时，特斯拉公司附赠萍果电脑的，也属于商标侵权行为。具体可以归为《商标法》第五十七条第三项规定的“销售侵犯注册商标专用权的商品”。国家知识产权局在2020年印发的国知发保字〔2020〕23号《国家知识产权局关于印发〈商标侵权判断标准〉的通知》中第二十六条已经给出了明确规定：经营者在销售商品时，附赠侵犯注册商标专用权商品的，属于《商标法》第五十七条第三项规定的商标侵权行为。
行政执法部门也持上述观点，认为企业附赠侵犯商标专用权商品的，企业也构成商标侵权。实际上早在2008年就发生过此类案件。2008年，江苏省扬州市邗江工商局根据群众举报，对江苏某服饰有限公司扬州专卖店销售羽绒服附赠假冒金利来皮包一案立案调查。经查该专卖店买一件羽绒服即赠送一只皮包。皮包上印有“金利来”等字样。经鉴定，上述皮包为假冒产品。扬州市邗江工商局最终认定江苏某服饰有限公司扬州专卖店的行为构成“销售侵犯注册商标专用权的商品”的商标侵权行为。
（二）搭售商标侵权赠品的企业，能否免除侵权赔偿责任？
如上分析，特斯拉公司搭售的赠品属于商标侵权商品，则特斯拉公司也构成商标侵权。在特斯拉公司已经构成商标侵权的情况下，其是否有可能免除赔偿责任？还真有可能。根据《商标法》第六十四条第二款，销售不知道是侵犯商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。
在东明黄河明珠金桥加油站、河北纳利鑫洗化有限公司侵害商标权纠纷案件【案号：(2020)鲁民终741号】中，原告是“好太太”注册商标的专用权人。被告是一家加油站，消费者购买汽油时，加油站会赠送消费者“好太太”洗衣粉两袋。但加油站赠送的洗衣粉并非原告处采购，是从第三方处采购的侵犯原告商标专用权的侵权商品。
一审法院认为，加油站销售了商标侵权赠品，构成商标侵权。至于加油站是否应当一同承担赔偿责任的问题，一审法院认为，加油站未提供证据证明其提供商品的合法来源，不免除赔偿责任。
加油站不服一审判决，继续上诉，二审法院认为，加油站是否免除赔偿责任，关键是看是否符合《商标法》第六十四条第二款，即是否属于销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，要看加油站能否证明商品为自己合法取得。虽然加油站提供的证据中收款人加盖了第三方公司印章，但是没有提供购货合同、发票等，合法来源抗辩主张不能成立。因此，最终认定加油站不免除赔偿责任。
三、赠品上同时贴附了两个商标的商标侵权风险
赠品上同时贴附两个商标，通常是企业经过赠品商品的商标权人同意，由赠品商标权利人在出售前就将两个商标印制上去。即，特斯拉公司想要在苹果电脑上既保留
商标，同时增贴
商标，需要苹果公司在出售苹果电脑之前就印制好两个商标后，再出售给特斯拉公司。
在此情形下，特斯拉公司构成商标侵权的商标法律风险通常较低。对该问题的研究，与对品牌联名的研究有异曲同工之处。在品牌联名中，通常由联名方共同推出兼具各方商品特征的联名商品，并在联名商品上同时使用各方商标，均指示商品整体来源。鉴于此类联名商品所使用的标识均指示商品整体来源，且联名方作为此类商品的经营者，往往具有稳固的商标权，因此，此类模式的商标法律风险通常较低。
但若企业未经赠品商标的商标权人同意，自行委外设计，将两枚商标同时贴附在赠品之上，需要注意企业是否侵犯赠品商标所有权人或他人商标专用权或构成不正当竞争。具体而言，企业需要关注两枚商标在赠品外观上的大小、内容、位置等情况，避免使他人对提供商品/服务的来源产生误认，或者误认为二者存在关联。
即，特斯拉公司如果未经苹果公司同意，自行委外设计，将
商标和
商标同时贴附在苹果电脑上，应注意将
商标放在电脑不显著位置、商标尺寸放小等，避免客户认为该苹果电脑来源于特斯拉公司，或认为苹果电脑与特斯拉公司存在关联。
四、赠品上仅展示了商品商标的商标侵权风险
在该种方式下，企业通过
商标覆盖
商标的方式，或先去除
商标再贴上
商标等方式，使得苹果电脑上仅显示出
商标。这种情况下，企业存在的商标侵权风险较高。
（一）企业超出核定使用的商品范围，可能存在商标侵权风险
如前文假设的情景，特斯拉公司仅在电动汽车类注册了
商标。与此同时，市面上刚好存在一家公司，特斯拉电脑公司在计算机硬件类注册了
商标。
针对同一枚
商标，特斯拉公司与特斯拉电脑公司分别可以在自己核定使用的商品范围内使用。根据《商标法》相关规定，（非驰名）商标专用权仅限定在核定使用的商品范围内。如第五十六明确规定，注册商标的专用权，以……核定使用的商品为限。如果需要在核定使用的商品之外的商品上取得商标专用权，根据第二十三条规定，应当再另行提出注册申请。
如果特斯拉公司超出电动汽车类核定的商品范围，选择在计算机硬件类（如苹果电脑）使用
商标，则存在侵犯特斯拉电脑在计算机硬件类注册的
商标的法律风险。
（二）企业通过“贴标覆盖”或“去标+贴标”的方式把赠品商标抹去，仅展示商品商标，可能存在商标侵权风险
1、商标法上的“反向假冒”
通常情况下，商标侵权为所谓的“傍名牌”。对商标的假冒是那些不知名的厂商为了推销自己的产品，未经许可在商品上使用与他人的知名商标相同或相近似的商标，使消费者误认为其商品为知名商标权利人的商品。即前文提到的，萍果公司销售萍果电脑，为了推销萍果电脑，未经苹果公司许可，在萍果电脑上使用与
商标相近似的商标。
商标法上还有一些不常见的商标侵权行为，比如“反向假冒”。往往是知名商标的权利人将他人商品上的不知名商标去除并替换为自己的知名商标，并出售该商品，使得消费者误认为商品出自知名商标权利人。比如，一些外国公司发现中国产品质高价廉，可能会购进后撕去中国商标，换上他们的商标。
《商标法》上对于反向假冒有专门的定义，即第五十七条规定的，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：……（五）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的。
2、搭赠赠品是否构成“反向假冒”？
特斯拉通过
商标覆盖
商标的方式，或先去除
商标再贴上
商标等方式，使得苹果电脑上仅显示出
商标，这种构成反向假冒吗？回答这个问题的关键在于，判断特斯拉公司搭赠给客户是否构成“投入市场”。
根据相关司法案例及类比解释方法，笔者认为，赠品搭赠给客户很可能构成“投入市场”。司法实践中判断是否属于投入市场，主要是判断是否销售，而搭赠确属于销售。
首先，根据相关司法案例，当前法院认为不构成投入市场的情形均为被告未将更换商标后的产品真正销售至客户处。
比如在卡地斯帕环境电器（北京）有限公司与中山市韦斯华电器发展有限公司侵害商标权纠纷案件中，法院认为被告只是受托加工方，加工后的商品未再投入市场，因此不符合“又投入市场”的行为，不构成反向假冒。
再如在徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司、徐州徐工筑路机械有限公司与青州装载机厂有限公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷案件中，法院认为，被告实施的行为是将涉案平地机的标识进行更换，并将更换后的商品进行展出的行为，而非将更换后的商品投入市场销售，故被告不构成“将更换后的商品投入市场”的行为，不构成反向假冒的商标侵权。
其次，赠品大增是否属于销售，已有定论。
无论是国家知识产权局，还是行政执法部门均已认为搭赠赠品属于销售。
更有地方法院直接对此做出解答，如北京市高级人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中认为，“搭赠是销售的一种形式，因此搭赠侵犯注册商标专用权商品的行为是商标侵权行为，搭赠人应承担停止侵权的责任；明知或者应知所搭赠的商品是侵犯注册商标专用权的商品的，还应当承担损害赔偿责任。”
五、实务建议
企业在将赠品搭售时，有常见的几种处理方式。处理方式一中，企业将赠品商标原封不动，在此方式下，企业应当注意从赠品商标权人处采购赠品。如未从赠品商标权人处采购，应注意保留合法来源的相关证据，如购货合同、发票、付款凭证等。处理方式二中，赠品上同时贴附了两个商标，企业应注意取得赠品商标权人同意联合贴标，如自行委托设计，则应注意防止客户混淆赠品来源或对企业和赠品来源企业具有关联产生误认。处理方式三中，企业通过覆盖或者去标再贴标的方式去除赠品商标，仅展现商品商标，该种方式商标侵权法律风险较大，建议不采取该种处理方式。
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