苏法视野 | 商标许可使用与权利保护的利益平衡

——南京宝庆银楼连锁发展有限公司、江苏创煜工贸有限公司与南京宝庆银楼首饰有限责任公司、南京宝庆首饰总公司特许经营合同、商标侵权系列纠纷案

作者 | 罗伟明 江苏省高级人民法院

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前 言：  

该系列案件是江苏高院2014年审结的重大知识产权纠纷案，其中的核心案件是双方当事人之间诉争的特许经营合同纠纷案，而与此相关，双方之间还提起了系列商标侵权纠纷案。该系列纠纷案件案情复杂，涉及利益重大，裁判难度大。

【裁判要旨】

1、在特许经营合同关系中，首先应当保证特许人对注册商标等特许经营资源的绝对控制，被特许人应当依约诚信经营，不得攫取特许人的知识产权利益，且未经特许人许可，被特许人不得擅自使用特许经营资源开设店铺；而被特许人在经营过程中对特许人的品牌增值做出了贡献，其在特许经营中获得的正当经营利益亦应获得相应的保障。对于被特许人依约诚信经营的，特许人亦应当按合同约定允许其继续经营并正常审批，无正当理由不得拒绝许可。

2、特许经营合同的被特许人未经特许人许可，擅自使用特许人的商标进行经营的，构成商标侵权。

【案情摘要】

南京宝庆首饰总公司(以下简称宝庆总公司) 、南京宝庆银楼首饰有限责任公司(以下简称宝庆首饰公司)是国有性质首饰企业。宝庆总公司系我国首批“中华老字号”企业，其前身“宝庆银楼”发源于清朝年间，具有悠久的历史。上世纪80年代，宝庆总公司恢复老字号招牌，并在金银首饰商品类别注册了“宝庆”系列商标。经过多年的经营，“宝庆”系列商标在江苏特别是南京地区具有极高的知名度。南京宝庆银楼连锁发展有限公司(以下简称连锁公司)、江苏创煜工贸有限公司(以下简称创煜公司)系关联民营企业，自2005年开始与宝庆总公司、宝庆首饰公司签署了一系列的合作协议，以特许经营的方式进行合作。双方在协议中约定：连锁公司有权在自己的经营业务中合理使用“宝庆”商标，有权管理、发展、开设“宝庆”加盟店，但加盟店的设立必须报宝庆首饰公司审批，连锁公司应按相应标准向宝庆首饰公司缴纳商标使用费和品牌管理费等。在双方合作期间，“宝庆”品牌获得了巨大发展，目前涉及的品牌连锁店发展至百余家，近年来年度品牌市场销售额达到数十亿元。

由于合作之初双方签署的协议不够完备，而随着品牌的快速发展，市场利益巨大等因素引发的矛盾纠纷频发，且不断激化，并因双方协商的合资企业失败而最终导致双方合作关系破裂。宝庆总公司、宝庆首饰公司于2010年8月25日向连锁公司、创煜公司发函以连锁公司存在多种违约行为，且未经批准擅自开设宝庆加盟店已构成根本违约为由，要求解除双方的合作协议，并同时在多地提起多起商标侵权诉讼，且向国家商评委申请撤销连锁公司私自申请的与“宝庆”有关的商标。而连锁公司、创煜公司亦诉至法院，要求确认解除协议无效。

该系列案件诉至法院后，双方的摩擦并没有减少，甚至引发了员工群体性事件，连锁公司亦加速开设新店，抢占市场，“宝庆”品牌的市场形象也因此受到一定影响。而双方的纠纷亦引起了学界与新闻媒体的关注，多名知识产权法学界的专家、学者在北京就宝庆品牌纠纷进行研讨，中国知识产权报两次刊文报道（参见延伸阅读）。

由于本案的处理关涉双方重大利益，为避免“宝庆”这一著名老字号首饰品牌受到更大损害，同时考虑到南京市国资委等部门亦力促双方继续合作将“宝庆”品牌做大做强，一、二审法院均对本案做了大量调解工作，双方亦曾一度非常接近达成调解协议。

该系列案件审理中所面临的最棘手的法律问题是：1、连锁公司存在的违约行为是否已严重到必须通过解除合同来解决双方之间纷争的程度？

2、如何认定连锁公司的行为是否构成商标侵权？

一审法院经审理判决：一、宝庆首饰公司于2010年8月25日发出、宝庆总公司认可的《解除2005年1月1日〈“宝庆”商标及服务标识使用管理协议〉、2006年10月〈补充协议〉相关条款及2007年10月17日〈协议书〉的通知》无效；二、驳回连锁公司其他诉讼请求。但同时一审在判决理由部分认为，“基于本案事实，依据双方协议约定，连锁公司应当在协议约定的合理使用范围内使用涉案商标和服务标识”，以2010年8月25日通知到达之日时为止，“连锁公司只能在其设立的29家门店，原经营地点、原经营规模、原使用方式前提下使用涉案商标、字号及服务标识，该范围就是双方协议约定的并通过双方、宝庆总公司及连锁公司关联主体以行为认可的连锁公司合理使用的范围，在该范围内属于权利人许可的范围。超出该范围则应当依双方协议需经宝庆首饰公司及宝庆总公司许可。同时双方应严格全面履行涉案合同，连锁公司应立即纠正宝庆首饰公司明示的其存在的违约行为。”双方当事人均不服提起上诉。

经审理，二审法院在充分衡量双方发生纠纷的原因、连锁公司多种违约行为的性质及程度、连锁公司违约擅自开店的数量、双方对宝庆品牌的贡献等因素的基础上，合理平衡双方利益，在对一审裁判理由中所确定的连锁公司的合理使用范围予以纠正的基础上，维持了一审确认解除合同无效的判决。二审同时通过判决进一步明确界定了双方合作关系的性质，宝庆总公司、宝庆首饰公司的权利边界和连锁公司合法经营行为的法律边界，并以此作为解决双方系列商标侵权纠纷的基本标准，即凡是未经许可，连锁公司擅自使用宝庆商标开店经营的，构成商标侵权，判令停止侵权、赔偿损失；凡是已经过许可的，连锁公司可以继续经营。

对于双方之间的系列商标侵权纠纷案件，二审法院即依此裁判标准，同时作出相应终审判决。

该系列案件裁判尺度的司法价值体现为以下二点：第—，进一步明确了此类特许经营合同纠纷案件的审理思路。该案双方签署了一系列合作协议，表面上看法律关系很复杂，但双方法律关系的本质是以特许经营为基础的合作。在此基础上，二审判决书在裁判理由中对特许经营合同性质的认定、双方合同条款的解释、连锁公司违约行为的认定及是否已经严重到足以解除合同的程度等问题都进行了充分阐述。第二，对于此类双方以特许经营为基础的合作纠纷，特别是合作已久，且品牌声誉及市场利益均获得巨大增长的案件，法院并没有采取简单的裁判方式，而是充分运用司法智慧，以利益平衡为指引，探索了一种更加理性的纠纷解决思路，即在判决不予解除合同，要求双方继续合作的同时，进一步划清双方权利义务关系的边界，即：一方面要确保特许人对特许经营资源特别是商标等知识产权的绝对控制，明确被特许人应当依约诚信经营，不能突破被特许人的权利范围，试图攫取特许人的知识产权利益；而另一方面，则要求对于被特许人依约诚信经营的，特许人亦应当按合同约定继续允许并正常审批，无正当理由不得拒绝许可，不得不当损害被特许人的合法权益。以此裁判尺度为基准，双方之间的系列商标侵权纠纷亦得到妥善处理。

正是由于司法的理性裁判，使得案件的实体裁判结果并未对宝庆品牌产生重大的市场波动，有力地维护了宝庆品牌的市场价值，同时亦未导致双方市场利益的重大失衡。该系列案件的审理，无疑是司法对此类疑难复杂特许经营合同纠纷案件审理思路的有益探索，体现了法律效果与社会效果的有机统一。同时，该案亦进一步表明，司法的根本价值在于提供双方当事人及社会公众行为方式合法性的正确指引，有些纠纷的彻底解决，还需要依靠市场的力量及市场主体的理性。

二审合议庭：王成龙、罗伟明、陈亮

【案件信息】

特许经营合同纠纷案件

一审：南京中院(2010)宁知民初字第465号民事判决书

二审：点击进入