专利确权程序中权利要求解释之“捐献规则”

——陈华清与专利复审委员会、东莞市明驰光电科技有限公司发明专利权无效行政纠纷案解析

作者 | 刘庆辉 北京安杰律师事务所合伙人

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《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”该条规定确立的规则被称为“捐献规则”，其含义是指：发明人在专利说明书记载的技术方案，如果未记载在权利要求书中，则表明发明人并不要求保护该技术方案，视为“捐献”给了社会公众。

通说认为，“捐献规则”是专利侵权程序中的权利要求解释规则。现在，我们面对的问题是，在专利确权程序中，是否可以适用该项规则来解释权利要求的内容？在陈华清与国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）、东莞市明驰光电科技有限公司（简称明驰公司）发明专利权无效行政纠纷案中，[1]二审法院明确该项规则适用于专利确权程序。

下面，笔者结合该案案情对二审判决做一个简要的分析。

一、基本案情

涉案专利系申请号为201010602968.3、名称为“冷光片瓶贴及其防水制造工艺”的发明专利（简称涉案专利），专利权人为陈华清。

明驰公司针对涉案专利提出了无效请求，理由之一是涉案专利权利要求2不具有创造性。

在确权程序中，专利权人陈华清修改了权利要求，经修改后的权利要求2为：“一种冷光片瓶贴，包括：冷光片标牌、冷光片供电导线带、电池盒底座，冷光片标牌通过下端的冷光片供电导线带与电池盒底座相连，其特征在于：所述冷光片标牌包括PET膜保护层、PET丝印层、ITO膜、荧光粉层、介质层、银浆层、防水层、双面胶，PET膜保护层、PET丝印层、ITO膜、荧光粉层、介质层、银浆层、防水层、双面胶依次贴合在一起，所述冷光片供电导线带内有两电极，冷光片供电导线带最下端是分别连接着冷光片供电导线带内两电极的点焊脚，点焊脚连接在电池盒底座的驱动装置上，所述电池盒底座的外形设计为充分配合瓶子底部的形状，可以很隐蔽的装在瓶子底部。”

专利复审委员会作出的被诉决定认为：权利要求2所要求保护的技术方案与证据1所披露的技术内容相比，区别在于：①所述冷光片标牌包括PET膜保护层、PET丝印层、ITO膜、荧光粉层、介质层、银浆层、防水层、双面胶，PET膜保护层、PET丝印层、ITO膜、荧光粉层、介质层、银浆层、防水层、双面胶依次贴合在一起。②所述冷光片供电导线带内有两电极，冷光片供电导线带最下端是分别连接着冷光片供电导线带内两电极的点焊脚，点焊脚连接在电池盒底座的驱动装置上。上述区别特征①与证据7中披露的冷光片结构相同，区别仅在于权利要求2中限定保护层为PET膜，涂料层为PET丝印层，保护层具有防水功能，然而上述区别属于本领域的公知常识。针对区别特征②，冷光片的发光原理要求其必须具备两层电极层以及荧光发光层，则相应的冷光片供电导线带内必然具有两电极，属于公知常识。并且，电极通常是通过点焊脚实现固定，通过点焊脚将电极连接于电池盒底座的驱动装置上属于常规技术手段，因此，权利要求2的技术方案不具有突出的实质性的特点和显著进步，因而不具备创造性。

陈华清不服被诉决定，提起行政诉讼。

该案争议焦点之一为：专利复审委员会在评价权利要求2的创造性时是否遗漏了区别技术特征“所述电池盒底座的外形设计为充分配合瓶子底部的形状，可以很隐蔽的装在瓶子底部”。

一审法院认为：确定区别技术特征应当基于权利要求中的记载，将权利要求2中记载的技术方案与最接近现有技术即证据1对比，其中“可以很隐蔽的装在瓶子底部”对于本领域技术人员来说并不能直接理解为将电池盒底座设置在瓶底凹进去的部位，而且没有相应的限定，因此，证据1中的技术方案也能达到“很隐蔽的装在瓶子底部”的技术效果，该技术特征并不属于与对比文件的区别技术特征。在涉案专利说明书第4页第44段的实施例3中描述了两种电池盒底座与瓶子底部的连接方式，其中第一种是方形电池盒底座可以设计有用于嵌装瓶子底部的凹槽，可见，专利权人也将其视为权利要求2中这种效果描述的一种情形。据此，一审法院判决：驳回陈华清的诉讼请求。

二审法院查明，涉案专利说明书在“发明内容”部分第0009段记载：“所述电池盒底座的外形设计为充分配合瓶子底部的形状，可以很隐蔽的装在瓶子底部”；第0012段记载：“电池盒底座还可以设计为电池盒底座上部设有嵌装瓶子底部的凹槽或底座上增加个插入瓶子底部的外突锥形部件从而确保瓶子能稳固的安放在底座上”；涉案专利说明书共记载了3个实施例，其中在0043、0044段记载：“实施例3：如图11、图12所示，电池盒底座可以设计为方形，方形电池盒底座4可以设计有用于嵌装瓶子底部的凹槽或在底座上增加个插入瓶子底部的外突锥形部件从而确保瓶子能稳固的安放在底座上，可以将瓶子5放入方形电池盒底座的凹槽中，或将瓶子5放在方形电池盒底座4的上方，方形电池盒底座4上的外突锥形部件插入瓶子5底部从而确保瓶子能稳固的安放在底座上，后可将冷光片标牌贴于瓶子5上”。

二、二审法院对权利要求2的解释

二审法院认为：涉案专利说明书明确记载，电池盒的设置方式有两种，一种是“可以很隐蔽的装在瓶子底部”，另一种是瓶子“安放在底座上”，两种设置方式是并列的技术方案。专利的保护范围以权利要求为准，专利权人在撰写权利要求2时仅记载了电池盒底座“可以很隐蔽的装在瓶子底部”，并没有要求保护“安放在底座上”的技术方案，对于明显排除权利要求保护范围之外的技术方案，应视为“捐献”，不应读入权利要求中。因此，涉案专利权利要求2仅指电池盒完全隐藏于瓶底的技术方案，不包括电池盒暴露于瓶底外的技术方案。专利复审委员会在评价权利要求2的创造性时遗漏了区别技术特征“所述电池盒底座的外形设计为充分配合瓶子底部的形状，可以很隐蔽的装在瓶子底部”。据此，二审法院判决撤销一审判决及被诉决定。

由上可见，二审法院明确专利确权诉讼中可以适用“捐献规则”来解释权利要求的内容，对于仅记载在专利说明书中但未记载在权利要求中的技术方案，不应纳入保护范围，而应视为“捐献”给了社会公众。

三、对二审判决的简要分析

上文已述，“捐献规则”通常被认为是专利侵权程序中的权利要求解释规则。在专利确权程序中，笔者并未检索到适用“捐献规则”的早于本案的在先案例，因此，该案应当是专利确权程序中适用“捐献规则”解释权利要求的第一案。或许有人会质疑二审法院的做法，认为“捐献规则”来源于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条的规定，应当仅适用于专利侵权程序，而不应当适用于专利确权程序。笔者认为这种质疑是没道理的。

我国专利法第59条第1款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”该条款位于专利法第七章“专利权的保护”，表面上看仅属于专利侵权程序中的权利要求解释规则。但是，由于我国专利法并未规定确权程序中的权利要求解释规则，而专利确权程序中在适用新颖性、创造性等法条时同样需要解释权利要求的内容，确定权利要求的技术方案，然后才能就权利要求是否具有新颖性、创造性作出认定。因此，专利法第59条第1款的规定当然应当类推适用于专利确权程序中。虽然专利确权程序和专利侵权程序的功能定位不同，两个程序中的权利要求解释原则、规则不应当完全一致，但是，鉴于两个程序中权利要求解释的要求都是准确确定权利要求的技术方案，因此，权利要求解释的原则、规则大体上应当保持一致。除了专利权有效原则外，在专利确权程序中对权利要求的解释也应当像专利侵权程序一样，贯彻公平原则、折衷原则、符合发明目的原则。[2]

请注意，根据专利法第59条第1款的规定，虽然说明书及附图可以用于解释权利要求的内容，但是，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，而不是以说明书及附图的内容为准。因此，在解释、确定权利要求的技术方案时，应当始终坚持“以权利要求的内容”为准的原则。要做到“以权利要求的内容为准”，应当注意避免两个极端。一个极端是脱离说明书及附图记载的内容，对权利要求进行孤立的解读。另一个极端是，将说明书及附图中记载的内容无限制地、不当地解释到权利要求中，例如将说明书中已记载但权利要求不要求保护的技术方案也解释到权利要求中。正确的做法是把权利要求放在权利要求书、说明书及附图的整个语境下进行客观的解读，作出满足公平原则、折衷原则、符合发明目的原则的解释。说明书及附图对权利要求中的内容有明确限定或者隐含限定的，由于这些限定是对权利要求中的内容的限定，因此应当将该限定的内容解释到权利要求中。但是，如果说明书及附图中记载的内容并不是对权利要求中的内容的明确限定或者隐含限定，而是对权利要求的示例性说明，或者是不同于权利要求的内容的，就不应当解释到权利要求中。

基于以上权利要求解释的基本原理，在说明书明确记载了若干个并列的发明技术方案而权利要求仅要求保护其中几个技术方案的情况下，我们不得通过权利要求解释方法将说明书中记载而权利要求书中未记载的技术方案纳入权利要求的保护范围。凡是记载在说明书中而未记载在权利要求书中的技术方案，都不应当纳入专利权的保护范围，而应当视为“捐献”给了社会公众。

“捐献规则”只是一个简便的称呼，尽管其最初适用于专利侵权程序，但是其体现的权利要求解释的思想和原则当然也应当适用于专利确权程序中。如果在专利侵权程序中通过“捐献规则”将权利要求的保护范围解释得小一些，缩小其保护范围，而在专利确权程序中又不适用“捐献规则”，将权利要求的保护范围解释得大一些，从而使得专利权人面临专利权被宣告无效的更大风险，这必然将专利权人置于两头吃亏的境地。显然，这既违背了权利要求解释的基本思想和原则，又过度损害了专利权人的利益，是不合理的。只有将“捐献规则”统一适用于专利侵权程序和专利确权程序，才能确保对权利要求的解释符合其文字表达的客观含义，才能在专利权人和社会公众之间实现利益平衡。

本案中，涉案专利说明书明确记载，电池盒的设置方式有两种，一种是“可以很隐蔽的装在瓶子底部”，另一种是瓶子“安放在底座上”，两种设置方式是并列的技术方案。权利要求2记载的技术方案是电池盒底座“可以很隐蔽的装在瓶子底部”，并没有要求保护“安放在底座上”的技术方案。因此，“安放在底座上”的技术方案属于明确记载在说明书中而未记载在权利要求书中的技术方案，应视为“捐献”给了社会公众，不应解释进权利要求的保护范围中。二审法院的解释方法是正确的。

（本文仅代表本人观点，与所在单位无关）

注释：

[1]参见北京市高级人民法院（2017）京行终1082号行政判决书和和北京知识产权法院（2016）京73行初126号行政判决书。

[2]根据北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定指南》第1-4条，专利侵权程序中对权利要求的解释应当贯彻专利权有效原则、公平原则、折衷原则、符合发明目的原则。