天闻说|多件商标组合使用的法律分析及风险防范

作者|李淑娟 马云涛 上海融力天闻律师事务所

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商标组合使用是企业在经营活动中常用的方式，例如在汽车行业、酒行业、电器行业等都是常见现象，通常做法是将知名度较高的商标，再配合一个知名度相对较低的商标，用在特定的产品之上或某一系列产品之上，从而构成两个商标的组合使用，如“马自达”配合“昂克赛拉”、“古井”配合“小悠”、“美的”配合“智弧”等等，有人将此组合行为称之为“母子商标”的组合使用。商标的组合使用确实能够便于企业对不同的产品进行宣传管理，一方面能够使企业的新产品能够借助母商标的知名度，迅速打开市场，另一方面也便于阻隔某一系列的产品因不利影响而扩散至其他产品之上；对于消费者而言，母子商标的组合使用便于消费者对同一企业的不同的产品进行识别。然而在实践中，商标的组合使用并非如上述简单概括，商标的组合类型也呈多样化，因商标组合使用而带来的民事侵权风险和商标行政纠纷也是常有发生。笔者也是基于代理的这类型案件引发的思考，下面就商标的组合使用面临的法律问题及如何应对，作以下分析。

根据商标的分类，商标分为注册商标和未注册的商标，实践中常见的商标组合类型有（1）注册商标与未注册商标的组合使用；（2）注册商标与注册商标的组合使用。还有一种较为少见的类型是具有一定知名度的未注册商标和不具知名度的未注册商标的组合使用。我国商标实行注册制，经商标局核准注册的商标，在核定的商品或服务范围上享有专用权，未经核准注册的商标，在一定条件下才可获得保护，因此实践中才会出现上述不同的组合情形。根据商标的构成要素，商标可由文字、图形、数字、字母、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合构成。单一构成要素的商标，经组合使用，也会呈现不同的识别效果，如单一的文字商标和单一的图形商标，组合使用则会给人视觉上文字和图形组合的印象。那么根据上述情形进行组合使用，法律上是如何定性呢？

《商标法》第四十八的规定，本法所称的商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。一件商品上究竟可以使用几件商标，组合使用的商标是否一定要求是注册商标，注册商标与未注册商标同时使用是否也允许呢，商标法并未明确规定，法无禁止即自由，也即多件商标（包括注册和未注册商标）的组合使用是允许的。从理论上来说，一件商品可以在任何空白的地方贴上自己不同的商标（商品必要的信息以外的地方），但从发挥商标的识别功能上来说，商品上并非贴越多的商标越好，商标越多，反而会减损商标的识别功能。既然商标的组合使用是被允许的，那么问题来了，如何看待注册商标与注册商标之间的组合使用，是当作两件注册商标呢，还是将其整体当作一件未注册商标？又如何看待注册商标与未注册商标之间的组合使用，是当作一件注册商标与未注册商标加以区分，还是说将其整体看成一件未注册商标？根据《商标法》第四十九条规定，商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。如果两件单纯文字的注册商标组合在一起，形成新的文字组合，亦或两件单纯图形的注册商标组合在一起，形成新的图形组合，这样的行为是否属于自行改变注册商标呢？

国家工商行政管理局商标局在《关于多件注册商标组合使用及并列使用问题的意见》中指出：商标注册人可以在核定的商品上同时使用多件注册商标，但应逐一标明注册标记。商标注册人组合使用或并列使用多件注册商标，如果该使用未改变原注册商标的文字、图形或其组合，也不侵犯他人注册商标专用权，则应视为合法的商标使用行为。根据上述意见，非法使用的行为应当是该组合使用行为改变了原商标或构成侵权，只要违反上述行为之一的，都是不合法的使用。在实务中，常常存在权利人将多件商标组合在一起，从商标整体外观上与他人商标相近似的情况，因为多件注册商标未标明注册标记，而将多件文字商标并列使用，或者将文字商标与图形等商标组合使用，极易让相关公众误认为多件文字商标或文字与图形等要素组合是一个整体，从而丧失了多件注册商标的独立性和各自的识别功能。笔者认为，注册商标权利人虽然未改变各注册商标的构成要素而进行组合，但未加注册标记的组合在一起让人误认为是一个商标整体的，如上述两件注册商标“美的”和“智弧”组合为“美的智弧”，就是对原注册商标构成要素的改变，应当视为一件未注册商标的使用行为。而根据商标法第二十四条规定，注册商标需要改变其标志的，应当重新提出注册申请，也即要重新申请“美的智弧”。

法律虽不禁止多件商标组合使用，但并不意味着所有的组合使用都是没有任何法律风险的。实务中商标组合使用的法律风险主要是民事侵权和行政纠纷。

在广州市碧奴丝皮具有限公司与新秀丽IP控股有限责任公司侵害商标权纠纷一案中[1]，新秀丽公司是第670876号、第3857138号、第4960161号三件注册商标的权利人，案外人黄代龙注册了第8968037号、第7202129号两件商标并许可给碧奴丝公司使用，新秀丽公司认为碧奴丝公司在生产、销售、宣传中组合使用黄代龙的两件注册商标构成商标侵权。

从本案被控侵权标识的实际使用情况来看，碧奴丝公司在其生产、销售的箱包上混合使用由案外人黄代龙申请的第8968037号、第7202129号注册商标组合而成的三个标识，与新秀丽公司的三个注册商标一样，均为图形和英文单词的组合，且新秀丽公司商标有图形与英文单词左右排列、图形镶嵌在sams和nite字母中间、图形位于英文单词之上三种组合方式，碧奴丝公司标识的组合方式与此相同。碧奴丝公司将两件注册商标以不同的排列组合，改变了两件原注册商标的构成要素，客观上达到了文字商标与图形商标成为一个整体识别的效果，进而与新秀丽公司的三件商标构成近似，侵犯了新秀丽公司的注册商标专用权，最终法院判令碧奴丝公司承担了侵权责任。

这是一起极为典型的将多件注册商标不加注册标记的组合使用，从组合使用的客观效果上与他人注册商标构成近似的案子。商标经合法注册，本应当受法律保护，享有注册商标应有的排他权，而且多件商标组合使用法律也并未禁止，从本案可以看出，多件商标的组合使用并非可以任性妄为，一旦超越合法的界线，则会侵犯他人的权利，注册商标享有的排他权也会被剥夺。笔者认为，在经营活动中建议按如下方式使用多件商标组合，以降低侵权风险：（1）使用多件注册商标，建议逐一标明注册标记；（2）使用多件纯文字注册商标建议上下排列或对角线排列，或者配以不同背景颜色以示区分；（3）文字和图形商标组合使用建议适当拉开一定距离。

在广州市伊亮日用品有限公司与白云工商局一案中，广州倩采化妆品有限公司向广州市工商局白云分局(以下简称白云工商局)投诉称，该公司拥有“益达YI DA”商标，伊亮公司的“益达extra”牙膏侵犯了其商标权。广州市伊亮日用品有限公司经案外人黄王许可，将其注册商标“益”、“达”和“extra”三件注册商标组合使用在牙膏上，侵犯广州倩采化妆品有限公司的商标权并作出5万元行政处罚。广州市工商局去年10月曾就此向伊亮公司发出《商标管理建议书》。广州市工商局认为，虽然伊亮公司的三件注册商标受法律保护，但将上述商标紧密排列并使用在牙膏产品及外包装上，会导致与注册在相同或类似商品上的“益达YI DA”注册商标近似，让消费者对商品来源产生混淆，属于不规范使用行为。[2]

多件商标的组合使用如果未按注册商标规范使用，则构成不规范使用。如多件商标的组合使用改变了注册商标的显著特征，不能视为对该注册商标的使用，这些注册商标则面临着被撤销的风险。根据《商标法》第四十九条之规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。另外，笔者认为，多件注册商标组合使用构成不规范使用的情形时，假设对组合后的整体标识标注了注册标记，结果会导致冒充注册商标，则违反《商标法》第五十二条之规定，地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额百分之二十以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处一万元以下的罚款。因此，在多件商标组合使用的情形下，建议规范的标注注册标记，不得将多件商标组合视为一件注册商标进行使用，建议将以各商标元素组合后的组合商标再进行商标注册，获得组合商标的专有权，这样在实际使用中，组合的商标使用就畅行无忧了。

注释：

[1]一审案号：（2015）穗云法知民初字第525号；二审案号：（2016）粤73民终492号

[2]http://www.9ask.cn/flzs/list_517541/132860.html