拿什么拯救你，我的专利申请：中美欧日实审中修改时机和方式比较

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作 者 | 余 甜

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

一、中国：限缩-扩大-再限缩的较严格的修改限制

《中国专利法实施细则》第五十一条第1款（R51.1）规定：发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。本条第3款（R51.3）规定：申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

《专利审查指南2010》中的第二部分第八章第5.2.1.3节中对在答复审查意见通知书时的修改方式进行了具体规定，明确指出在答复审查意见通知书时，如果修改的方式不符合R51.3的规定，则这样的修改文本一般不予接受。同时提出一种例外，如果修改的方式不符合R51.3的规定，但其内容与范围满足专利法第三十三条的要求，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，是可以接受的。进一步，又提出几点例外中的例外，规定几种情况即使满足法三十三条的规定，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，不予接受。这几种情况包括：(1)主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。 (2)主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围。 (3)主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。(4)主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。(5)主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

在实质审查过程中，在接收到实审部门发出第一次审查意见通知书之后，专利申请人对专利申请文件的修改只能是被动修改，即只限于“针对审查意见通知书所指出的缺陷”进行。这么规定的意义在于保证待审查文本的稳定性，提高审查效率，避免审查资源的浪费。而出于同样的缩短审查程序的目的，审查指南又对“针对审查意见通知书所指出的缺陷进行的修改”的范畴进行了扩大化的解释，即赋予了审查员一定程度的自由裁量权，由审查员决定那些“即使不满足R51.3的规定，但满足法三十三条，消除了原申请文件的缺陷且具备授权前景”的修改是否可被接受。接下来审查指南再度将这种自由裁量的权限进行限缩，规定了5种必然不可接受的修改方式，而这种进一步限缩的目的仍然是保证审查文本的稳定性和避免引入审查过程中进一步的检索所造成的审查延迟。

二、中国实审中严格修改限制弊端的案例分析

在上述法规限缩-扩大-限缩的反复权衡之中可以看出，上述规定的出发点都是节约审查程序，尤其需要避免在发出审查意见通知书后，审查部门需要对修改后的权利要求进行重新检索和审查。这个规定在当年我国审查部门的审查资源还很有限的情况下，对于实现针对所有申请人的平等的分配稀缺的审查资源，进而实现公众利益的平衡具有现实意义。但是，审查部门居于社会公众和专利申请人之间，对专利申请进行实质审查和授权，一方面代表公众利益，另一方面也需兼顾专利申请人的利益，现行的规定显然是过于考虑社会公众的利益而未考虑专利申请人的利益。在专利实务中，上述规定也遇到颇多问题和争议。

例如，专利申请人提交一件专利申请，要求保护一种通信方法，原始独立权利要求如下：

1、一种通信方法，其特征在于，包括：

网络设备A执行步骤a；

网络设备B执行步骤b；

移动终端C执行步骤c。

审查员执行检索并认定技术特征“网络设备A执行步骤a”为本发明针对现有技术作出突出的实质性贡献的特定技术特征，因为该技术特征本专利申请具备创造性。

情况1：假如技术特征“移动终端C执行步骤c”为现有技术中的特征，该特征的执行与否对本发明的实施并不产生实质性的影响，执行与否也不影响网络侧方法的完整性，并且，在专利说明书中明确描述了不包括终端侧步骤的网络侧方法实施例。在收到第一次实审通知书之后，专利申请人将技术特征“移动终端C执行步骤c”进行删除，这种修改虽然满足法三十三条的规定，但删除了独立权利要求中的技术特征，扩大了权利要求的保护范围，显然属于审查指南中对R51.3所规定的5种不予接受的修改方式中的第一种。

情况2：假如技术特征“移动终端C执行步骤c”由谁来执行对本发明的实施并不产生实质性的影响，例如具体的，该特征是由移动终端进行信息显示，明显的，不仅仅是移动终端可以执行该显示步骤，任何通用计算设备都可以执行显示操作，并且在说明书中，明确记载了一个由通用计算设备来执行显示步骤的实施例，那么，在收到第一次实审通知书之后，专利申请人将技术特征“移动终端C执行步骤c”修改为“通用计算设备执行步骤c”，这种修改虽然满足法三十三条的规定，但改变了独立权利要求中的技术特征，扩大了权利要求的保护范围，显然属于审查指南中对R51.3所规定的5种不予接受的修改方式中的第二种。

情况3：假如申请文件的原说明书中记载了包含网络设备A、网络设备B以及移动终端C的系统实施例，在收到第一次实审通知书之后，申请人增加新的系统独立权利要求，这种修改虽然满足法三十三条的规定，但主动增加了在原权利要求书中未出现过的独立权利要求，显然属于审查指南中对R51.3所规定的5种不予接受的修改方式中的第四种。

情况4：假如申请文件的原说明书记载的方法实施例中网络测设备A在执行步骤a之前还要执行步骤d，在收到第一次实审通知书之后，申请人增加新的方法从属权利要求“网络测设备A在执行步骤a之前还要执行步骤d”，这种修改虽然满足法三十三条的规定，但主动增加了在原权利要求书中未出现过的从属权利要求，显然属于审查指南中对R51.3所规定的5种不予接受的修改方式中的第五种。

上述修改四种情况虽然属于审查指南中对R51.3所规定的5种不予接受的修改方式，然而实际上，由于在发出第一次审查意见通知书之前，审查员已经充分检索并确定了本案例中的特定技术特征是“网络设备A执行步骤a”，因为该特征，本专利申请具备新颖性和创造性，因此，上述四种修改的情况从理论上都不会导致审查员进行重新检索，并不违背R51.3所要遵循的程序节约原则。但是基于R51.3和审查指南中的相关规定，若上述案例在实务中，有经验的专利代理人一般会避免如此修改，即使如此修改，也不会被审查员所接受，对于专利申请人来说，除非进行分案操作，否则将不能获得与发明所作出的贡献相当的专利权保护范围。

三、欧洲、美国、日本的比较分析：相对宽松的修改限制

《欧洲专利条约实施细则》第137条（R.137）对申请文件的修改作出了相关规定，其中，R.137(1)规定在收到检索报告之前，申请人不得对申请文件进行修改；R.137(2)规定接收到检索报告之后，申请人可以根据自己的意愿修改申请文件；R.137(3)规定在接收到第一次审查意见之后，申请人可以根据自己的意愿修改一次申请文件，修改文本应该与审查意见答复同时递交，并且在此之后，未经审查员同意不得进行进一步修改；R.137(4)规定权利要求的修改不得涉及未经检索的主题。欧洲的规定与我国的规定有相似之处，例如，对权利要求的修改要满足单一性，不得涉及未经检索的主题，以及在后续审查意见答复过程中未经审查员允许的修改不被接受等规定，但是欧洲的规定与我国的规定也有很多不同之处，欧洲是“未检索，不修改”，我们却是“未修改，不检索”，欧洲甚至是第一次审查意见之后，都允许申请人根据自己意愿的修改，这种规定使得申请人的修改可以依据检索结果作出，有的放矢，实际上对于缩短审查程序更加有效，而我国在审查员进行检索之前，即关闭了主动修改的通道，虽然理论上没有浪费审查员进行重新检索的资源，实际上却不利于克服申请文件存在的缺陷，反而导致审查程序的拖延。

美国专利法规中对于修改的规定包括：初步修改（preliminary amendment）和收到最后一次审查意见（Final Office Action）的修改，其中，US CFR1.115对于初步修改的规定是指收到第一次审查意见通知书（First Office Action）之前所提交的修改，在专利申请日三个月之后提交的初步修改有可能因为影响到审查员对审查意见的准备工作而不被接受。US CFR1.116对于收到Final OA后的修改规定是，申请人对Final OA的修改受到限制，除非是删除权利要求或者满足前一次审查意见中的形式要求，或者是将被拒绝的权利要求修改为更好的形式以供考虑，或者是提供正当充分的理由说明修改是必须的且为什么没有更早递交的情况下，可以涉及实质性修改。可见，美国专利法规中实质审查过程中的修改并没有区分主动修改和被动修改，只是从时间的关系上区分为三个阶段的修改，包括：申请人收到First OA之前的初步修改，First OA到Final OA之间的修改，以及Final OA之后的修改，前两个阶段的修改方式没有特别的限制性规定，而最后一个阶段的修改的限制规定较多。

日本《专利法》对专利实质审查过程中的修改的规定在第17条，根据该条规定：（1）在审查员决定授权之前，申请人可以主动修改申请文件；（2）在收到“最后审查意见通知书”之前，在不增加新的主题的情况下，申请人可以对权利要求作出任何修改，包括增加性的权利要求，改变权利要求特征等；（3）在收到“最后审查意见通知书”之后，申请人的修改限制较大，修改前后解决的技术问题需要在技术上相关联且不能变更产业应用的技术领域，修改的形式也仅限于以下几种类型的修改：a、删除权利要求或并列的技术方案；b、对现有权利要求中已有特征的进一步限定；c、错误订正（包括翻译错误）；d、对模糊地方的澄清。日本专利法规中实质审查过程中的修改限制比较少，在最后一次审查意见通知书之前修改几乎没有限制，可进行主动修改且说明书或权利要求均可修改，但最后一次审查意见通知书之后，修改受到较大限制。

如果以时间为轴，中、欧、美、日四个国家/地区在实质审查过程中的现行修改的规定可以如下表示：

通过上述图例的比较可以看出，四国对于专利申请人在实质审查过程中的赋予的修改权限都是随着时间变化的，一般规律是审查前期修改限制较少，允许主动修改，随着审查的深入，修改限制越来越严厉，修改的自由度也越来越低；但是，我国与其他三国的一个比较明显的区别点是欧、美、日都强调了发出检索报告或者实审意见之后专利申请人进行主动修改的重要性，赋予专利申请人在获得审查员的检索结果之后进行主动修改的权限，使得专利申请人的修改可以有的放矢，而我国专利申请人在接收到审查意见之后没有主动修改的机会；我国与其他三国的另一个区别点是严格的修改方式被严格限制的时间点早于其他三国，我国在接收到第一次审查意见之后的修改方式就需要被严格限制，而欧洲在答复第一次审查意见之后的修改方式才可能基于审查员的自由裁量被限制，美日两国更是在最后一次审查意见之后才对修改方式进行限制。

四、对我国实审过程中的修改时机和方式的建议

在给出建议之前，我们必须承认两点：第一，当前中国加强知识保护是主流和趋势，而保护的基础是权利，权利行使的前提是获得合适的范围；第二，当前国内的代理人的撰写水平还亟待提高，还无法达到通过首次撰写就给申请人获得合理的保护范围的水平。基于以上两点，一定程度上，在立法规则层面，我们要赋予申请人更多的修改灵活性，只有这样，才能在代理人撰写水平有限的情况下，有更多机会挽救一个优秀的发明，增加更多的专利运用和保护的机会。因此，笔者建议：

第一、赋予专利申请人更多的主动修改的机会，例如将R51.1规定的主动修改的时机至少延续到专利申请人接收到第一次审查意见通知书之后，赋予专利申请人在接收到审查意见之后进行主动修改的权限，能够使得专利申请人的修改更加有的放矢，能够尽早达成具备授权前景的权利要求范围，有利于加快审查进程，节约审查资源。

第二、放宽专利申请人在接收到审查意见之后的修改方式的限制，赋予专利申请人在接收到审查意见之后的不同阶段进行不同程度的修改方式的权限，例如将R51.3规定的修改方式后延至接收到最后一次审查意见之后，在接收到最后一次审查意见之前，专利申请人的修改方式可不局限于R51.3规定的修改方式。

（本文仅为作者个人观点）