禁止恶意注册商标一般性制度的建构

作者 | 刘丽娟，北京外国语大学法学院，副教授，知识产权中心主任

注明：本文刊于《北外法学》2025年第2期，知产力获授权转载。

摘要

ABSTRACT

文章旨在探索禁止恶意注册商标的一般性制度的建构，认为该制度应将恶意作为唯一要件，不以在先权益的知名度、使用、在我国使用、类似商品等作为门槛，且该条款应属于商标注册的绝对条件，不受无效的五年期限限制。无论是沿用我国现有的“其他不正当手段”规定，或者以立法形式新立专门的禁制恶意注册一般性条款，这个条款真正发挥作用，需要对商标领域若干固有观念的突破，比如地域性、类似商品的限制、损害特定民事权益的注册不属于禁注的绝对事由等。

关键词：恶意注册；商标囤积；防御性注册；地域性；类似商品

本文写作源于我国长期存在且得不到有效遏制的严重的恶意注册现象。虽然我国一直致力于解决恶意注册问题，采取了系列举措，也取得了相当效果，但恶意注册问题仍大范围存在，究其根本，是我们对此项制度的理念和适用要件缺乏准确认知：现有的禁止恶意注册制度大多设置了知名度、商品类别、地域性等适用条件，导致大量明显具有恶意的注册因不满足其他要件而无法禁止。本文力证将恶意作为此制度唯一要件的合理性，但这种观念的建立，需要甄别并克服商标制度中一些长期为人们所固守的刻板观念。

一、恶意注册的界定

我国《商标法》中的“恶意”一词出现在越来越多的条文之中，这是因为《商标法》越来越关注对恶意注册的禁止，以解决我国商标领域泛滥的恶意行为。恶意注册在《商标法》中是一个被广泛使用，但内涵不十分确定的概念。1经过多年的争论和探究，我国实务部门在恶意注册包括的范围上已经达成一定程度的共识，既包括涉及他人在先权益的恶意注册，也包括不涉及他人在先权益的单纯的商标囤积。2单纯商标囤积属于恶意注册的共识，在2019年上升为立法，2019年《商标法》修改时第4条加入“不以使用为目的的恶意注册”，官方解释包括了单纯的商标囤积3。尽管如此，本文讨论以涉及在先权益的恶意注册为重点，因为这一部分是最典型的恶意注册，也是最为困难的部分，而商标囤积涉及法律问题有所不同，且较为简单，后文将对此稍加说明，但不作为重点。

根据是否有使用目的、是否涉及在先权益两个标准，可以将所有商标注册分为无使用目的但不涉及在先权益、无使用目的且涉及在先权益、有使用目的但涉及在先权益、有使用目的且不涉及在先权益四种情形。按照我国目前对恶意注册的主流界定，前三种都属于恶意注册，但涉及的法律问题不太一样。第一种是单纯的商标囤积，第二种兼具侵犯他人在先权益和商标囤积两种特性。以上两种情形由于无使用意图，都可依据禁止商标囤积条款禁止，第二种同时还可能适用侵犯在先权益的禁止制度，涉及到禁止商标囤积的条款（绝对条件）与其他保护在先权益条款（相对条件）的关系问题。第二种和第三种都涉及在先权益，是最典型的恶意注册行为，但第二种由于无使用目的，同时构成囤积行为，可依据囤积禁止条款较为容易地禁止，第三种无法适用囤积条款，且由于恶意注册者打算使用或已经使用，在恶意注册人一方产生了需要考虑和平衡的利益，是最为棘手和困难的恶意注册问题，也是本文讨论的重点。

1.

恶意的内涵

恶意注册之“恶意”如何判定。各国大多规定了对恶意注册的禁止，但很少对何谓“恶意”予以规定。我国对此问题的主要疑惑有三，一是恶意与过错的关系？二是恶意是否包含“应知而不知”的过失状态？三是 “明知”是否一定是恶意？

（1）恶意与过错

主观过错是民法中的概念，用以区分不同主观状态以承担不同责任。民法中的过错包括故意和过失，故意指的是明知的主观状态，过失则指的是不知但应知的状态。民法中以过错责任为基本归责原则，并不以“恶意”为承担责任的一般性要件，仅在零星场合作为承担或加重责任的前提。商标法中的“恶意”一词，并非来源于民法，其最初的直接来源是国际公约以及相关国际讨论。我国《商标法》最早正式出现“恶意”二字，是2001年修改《商标法》时加入的恶意注册驰名商标不受五年无效期限限制的规定，该规定源于《巴黎公约》第6条之二关于保护驰名商标的规定，英文对应于“bad faith”，不能想当然将其等同于民法中的“过错”或“故意”这些概念。

（2）恶意是否包括过失

我国商标法理论和实践中，长期对恶意是否包括过失情形存在争论。起因主要有二，一是民法中的过错包括故意和过失，刑法中也一样，如果认为恶意的内涵就是主观过错，会得出过失也是一种恶意的结论。二是商标法相关规范性文件中，常将恶意解释为明知或应知4，其中“应知”在一些业界人士看来指的是不知而应知的过失状态。5

如前文所述，商标法中的恶意概念，直接来源于《巴黎公约》及其他相关公约，应以公约而非民刑法中的相关规则进行界定，民刑法中的过错包括过失，不能当然得出商标法中的“恶意”也包括过失的结论，而应根据恶意注册的制度目标予以解释。博登豪森先生对《巴黎公约》第6条之二有以下解释：“恶意一般存在于他人注册或使用商标时知道驰名商标的存在，而且希望从公众对自己商标与驰名商标的混淆中获利。”6据此，公约中禁止的“恶意”行为，是知道他人驰名商标的存在仍注册或使用，并试图从中通过混淆、搭便车等方式牟利。恶意意味着明知在先商标的存在，不知但应知的过失状态并不包含在恶意中，无论何种原因导致，即使存在过失，只要当事人主观不知，就不属于恶意。我国相关法律中界定“恶意”的明知和应知，其中的 “应知”只能理解为对“明知”的推定，是认定“明知”的一种方法。

（3）明知一定是恶意吗

我国商标理论和实践中，长期以明知认定恶意，比如，最高人民法院在其2010年《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（后文简称“2010年《商标授权确权意见》）第18条规定“如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注，即可认定其采用了不正当手段”。但这种认知并不符合商标制度的基本理念，注册制意味着谁先申请谁获权，即使知道他人已经使用相同商标与其知名度，先申请者仍应获得注册（使用制有所不同），而且商标权不意味着对标识的垄断，商标权仅存在于相同或类似商品，这意味着，即使在知道他人商标存在的情况下，在不同商品类别上注册或使用是合理合法的，不当然属于恶意。博登豪森先生对《巴黎公约》第6条之二恶意注册驰名商标的“恶意”进行解释时，认为恶意指的是知道驰名商标的存在“而且”有从中不正当获利的意图，7“知道”之外还应有不正当的意图，才构成恶意。

在明知和不正当意图这两个因素中，不正当意图是恶意的本质，明知但不具有不正当意图，不能认定为恶意。虽然由于明知和不正当意图共存的高度盖然性，在大量相关案件中，以知道认定恶意，其结果是正确的，但由于两者在较少的情况下会发生不一致的情况，在这种案件中，就会得出不合理的结果，惩罚那些虽然知道但并没有不正当意图的使用者。欧盟关于恶意注册最重要的案件瑞士莲（Lindt）案8就是关于申请人明知有他人已经使用仍然注册是否构成恶意，欧盟法院明确认定明知的主观状态并不足以认定恶意。发生在爱尔兰的有名的“玛丽·克莱尔（Marie Claire）”案中9，法院也认为虽然申请人知晓在相同或类似商品上已经存在相同或近似商标，但并不能因此构成恶意注册。近年，我国实践机关也逐渐确立了以上规则。 “鸭王”案10就是这样的情形，该案实质是两个先后采用“鸭王”作为自己经营的烤鸭店的商标，都经营的不错，也都试图注册，但北京鸭王没有注册成功，上海鸭王注册成功。北京鸭王以上海鸭王明知自己的存在为由主张其属于恶意注册。认为明知等于恶意的二审法院认定上海鸭王的注册属于恶意注册，但最高法院认为上海鸭王虽然在注册前明已知晓北京鸭王的存在及其知名度，但由于并不具有不正当意图，而不属于恶意注册，从而开创先河地认定明知而不具有不正当意图，不属于恶意的认定。最高法2017年出台《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（后文简称“2017年《商标授权确权规定》”）第23条11接受了该案意见，修改了之前2010年《商标授权确权意见》的观点，允许当事人以无不正当意图推翻以明知推定的恶意。

（4）恶意注册的本质是无使用商标的合理商业逻辑

恶意的本质是不正当意图，商标注册的不正当意图该如何理解？预占商标在注册制下是正当诉求，是注册制胜过使用制而通行于世界的主要优势。12但商标的价值在于使用，以未来使用为目标的预占才符合制度目标。不以使用为目标，或以不正当使用为目标，比如以制造混淆为目标的使用、以妨碍他人为目标的使用等等，都不能证成注册授权的合理性。注册商标必须基于合理的商业逻辑，欧盟在多件判决中认定，注册之恶意，本质是缺乏使用商标的合理的商业逻辑。

使用商标的合理商业逻辑，指的是企业需要商标在商业活动中标识自己的商品来源，不符合以上基本精神的注册，都应当属于恶意注册。最典型者，是没有任何使用目的的注册，即商标囤积。那些真实使用了商标，但却是为了制造混淆搭他人商誉便车，这种使用不是为了真诚标识自己的商品来源，也不属于有合理商业逻辑的使用。实践中存在一些中间状态，人们对之是否恶意注册存在争论，最典型者如防御性注册。本文将在下文对此专门论述。

二、恶意注册界定需厘清的法律问题

1.

商标囤积与恶意注册

商标囤积虽是业界流行词汇，但并非严谨的法律用词，内涵并不清晰，大多数从业者在较为含混的意义上使用。不以使用为目的的注册可分为两种类型，一种注册的是他人享有在先权益的客体，另一种不涉及他人在先权益，而是选取一些吸人眼球的词语注册为商标，通过转让获取差价而牟利，将注册作为一种投资手段，业界一般称之为“单纯的商标囤积”13，与前者有不同的考量。

单纯商标囤积是否应该禁止，一直存在争论。有观点认为，注册制意味着不以使用为前提，先申请先得，同时商标法已规定撤三制度处理注册后的不使用问题的，而且允许商标的囤积售卖对商标的需求者有一定好处，它提供了一个注册商标的自由市场，给那些不想经历长时间申请注册过程的企业来说，是一种便捷且明确地获得自己喜爱的商标的途径，囤积商标本身不应受到禁止。这种观点对决策机关产生影响，在相当长的时间里对是否禁止单纯囤积行为不置可否，也未采取特别针对性措施，相当于默认了这种行为的存在。然而，随着我国以转售获利为目标的商标囤积行为越来越普遍，商标囤积逐渐占据了商标注册簿的主要部分，任何有可能吸引眼球的词汇、图案等标识都会立即被申请注册为商标，并标价出售，这种现象已经到了匪夷所思的程度，商标注册制的功能严重异化。14我国各主管部门逐渐统一认识，明确单纯的商标囤积应该予以禁止，其法理在于，即使注册制不要求申请时使用，但注册的目标和价值仍应是使用，完全不以使用为目的不满足授予注册商标的基本目的，是一种应该禁止的行为。2019年《商标法》修改，为第4条增加“不以使用为目的的恶意注册”禁止注册的内容。虽然该条并未明确提及“囤积”二字，但从立法机关的解释来看，该条的目的正在于禁止商标囤积。15将商标囤积行为作为恶意注册的一种，已在国际上广为采纳，早在我国之前，欧盟法院就已经通过若干判决表达了类似的观点。16

虽然我国立法上已经将单纯商标囤积作为恶意注册的一种予以禁止，但在理论上对于其是否完全同于恶意注册，或者说是否完全同于涉及在先权益的恶意注册仍有疑问。从法理基础看，商标囤积的核心问题在于不以使用为目的，其关注重点并不在于是否侵犯在先权益，这与“恶意”的一般内涵有所不同：一般而言，“恶意”总是针对其他民事权益人。即使不在概念上过于较真，从实务操作层面来看，商标囤积即使禁止，所涉及的问题及程序，必然不同于主要问题在于侵犯他人在先权益的恶意注册，比如，恶意注册是无效的绝对理由，不受5年无效期限限制，商标囤积是否也要如此处理？如果囤积注册商标已经转让甚至已经使用，是否还要追究其最初的囤积意图而将之无效呢？本文认为，虽然我国以及欧盟等国家都已将单纯商标囤积作为一种恶意注册，但其在危害性的表现及救济程序上并不完全同于侵犯在先权益的恶意注册，在相关规则设定上应对此有所考虑，比如单纯商标囤积的注册，如果已经转让给他人，且他人已经使用，不应再因其属于囤积型注册而无效。

2.

防御性注册是否恶意注册

我国《商标法》并未明确规定和认可防御性注册，但实践和理论上都认可防御性商标的合理性。正是基于这种态度，2019年修改第4条时，有意见17认为不能禁止那些虽然不以使用为目的，但出于预防性等目的等有正当理由的注册，因此该条并未将所有不以使用为目的定性为恶意注册，而是将那些不以使用为目的而且无正当理由的注册作为本条禁止的恶意注册。18因此，我国目前防御性注册不属于恶意注册。

但国际上有所不同，由于美国是使用制（更不可能允许防御性商标的存在），同属注册制的欧盟的做法对我国更有借鉴意义。2019年前后发生在英国的“天空（SKY）”案，涉及的正是这个问题。著名的天空（SKY）电视台申请注册的商标所指定的商品包括了在邮件系统、数据存储系统等既没有也不打算进入的商业领域。法院需要判决这种诚实的经营者在其并不打算进入（无在该领域的使用意图）的商业领域申请注册商标是否构成恶意注册。英国法院将问题提至欧盟法院。欧盟法院的总法务官认为，欧盟目前已经很明确地禁止那些在任何商品上都不打算使用的商标注册，至于本案所涉真诚的经营者在其不打算使用的商品上的注册，损害的也是同一种利益，即，商标注册制度功能的正常实现。19欧盟法院接受了这个观点，认定该种行为构成恶意注册，但同时强调要把申请时根本不打算在某种商品上使用和申请时不确定自己是否会在某种商品上使用区分开，后者不属于恶意，允许这种行为的存在是注册制的应有之义，至于其注册后的不使用问题应以三年不使用撤销制度（我国为“撤三”）而非恶意注册制度解决。20英国法院随后按照这个意见作出了判决。21可见，在这个问题上，欧盟和英国这个传统重视使用的国家走向一致。 

本文认为，禁止防御性注册是必然的趋势。防御性注册的存在虽然有其社会需求，但其本质上并不符合商标注册的宗旨。取消防御性注册制度对那些以此制度自我保护的经营者而言利大于弊：防御性注册需要在企业并无进入意图的大量领域注册，甚至是全类别注册，耗费成本巨大，对企业构成沉重的负担，且防御性注册并不能真正彻底解决企业商标被他人恶意注册的问题，同时还要面临撤三之虞，是企业不堪承受之重。如果全面禁止防御性注册，企业不必再进行这种没有明显效益的军备竞赛，无疑有利于企业将精力放到真正的经营活动上来，有利于整体商业环境的改善。毫无疑问的是，要想真正消除企业对防御性注册的依赖，以建立起完善的禁止恶意注册制度为前提。

以上分析同样适用于类似于防御性注册的联合商标注册、储备商标注册等原来被认为属于有正当理由的不以使用为目的的注册。

3.

涉及在先权益的“恶意”注册概念仅适用于标识型知识产权

值得注意的是，当涉及在先权益时，恶意注册概念应仅适用于对在先标识型客体的注册或使用，并不适用于客体为创新型智力成果的在先权益，后者比如著作权、专利权等；同时，无使用目的的恶意注册（囤积）由于其恶意在于囤积不使用而不在于侵犯在先权益，而没有以上区别，对他人享有著作权、外观设计专利等的标识的囤积注册也属于恶意。

对在先创新型智力成果的注册或使用行为，“恶意”是一个并不适合的分析工具。这一类制度，借鉴是创新的前提和基础，并不一般性禁止模仿、搭便车等行为。值得注意的是，对创新成果类的搭便车是一种对创造内容的搭便车，而对标识的搭便车是基本是对商誉的搭便车，两种虽都可称之为搭便车，但实质区别很大。他人在明知情形下的利用他人创新成果，即便有搭便车等的意图和效果，只要不属于法定的权利范围，或者虽属于法定权利范围但属于合理使用等，都属于自由领域。在这种制度逻辑下，使用者具有明知、搭便车等主观状态不能得出该种行为不正当的结论，不能将其认定为恶意。因此，明知他人享有著作权或专利权等权利而将其注册为商标，即使有搭便车故意，由于这些制度并不一般性禁止搭便车，都不能作为恶意注册处理，而应作为不满足相对条件的情形予以解决。笔者查阅的关于欧盟商标恶意注册的判决，除了个别关于在先姓名权的注册外，几乎全部是对于在先商标的恶意注册，一定程度上例证了笔者的上述论断。

标识型知识产权并不限于商标权，且在我国不区分商标和商业标识22的前提下，商标本身包含范围也很广泛。标识型知识产权与创新型知识产权的本质区别，是客体的意义不在于其内容，而在于识别来源的功能，无论识别的是商品来源，亦或识别企业来源甚至自然人来源，既包括意图作为商标的狭义上的商标，也包括企业并未打算作为商标，但在使用过程中逐渐具有了识别来源的功能的商业标记，比如商品名称包装装潢、企业名称、域名等。判断是否属于标识型知识产权，关键在于其保护的是否识别来源的功能。按此标准，商品化权虽然可能包括姓名、作品要素等，但由于其保护的并非客体的内容，而是客体识别来源的功能，其本质上也是一种标识性权利，可适用关于禁止恶意注册的制度。23实务中出现一些注册他人作品名称、作品中人物名称等也被认为属于恶意注册的，并非基于其享有著作权或专利权，而是基于其享有在先商品化权，24又或者是基于商标囤积型恶意注册。

三、解决恶意注册问题需要突破的习惯认知

按照一般理解，商标权不同于著作权和专利权，不能用来垄断标识，其仅存在于特定商品类别上，且受到国别性的限制，以及注册制国家对未注册商标不授予专有权等等。在这些观念下，他人注册该商标，如果发生在另一个国家，或在不类似商品上，是否属于“恶意”注册而予以禁止，涉及多种商标法中根深蒂固的固有观念，这些观念有些仅存在于我国，有些大多数国家都存在。

1.

损害特定民事权益，可否适用绝对条件条款予以禁止

自2010年最高法院《商标授权确权意见》以来，我国逐渐明确“只是损害特定民事权益的情形”不属于无效的绝对理由，不能适用“其他不正当手段”，其成为司法实践和商标评审中的统一做法。这种观点的主要理由在于，是否涉及公共利益是区分绝对条件和相对条件的核心标准，绝对条件解决的是涉及公共利益的问题，而在先权利仅涉及私人利益，商标法对两种不同条件设计了不同的程序：违反绝对条件的，审查注册机关可以主动审查驳回和无效，也可由任何人提异议和无效，而且不受五年无效期限限制；违反相对条件的，仅涉及两个私权之间的冲突，应尊重私权自治，权力机关不宜主动干预，应留待在先权益人自己决定是否提起相关程序维权，而且受到五年无效期限限制。在这种理念下，不以绝对条件条款处理仅损害在先权益的问题，似乎是合理的。

问题在于，仅损害特定民事权益是否一定不会涉及公共利益呢？如前文所论，恶意注册中的“恶意”指的是明知+不正当目的，关键在于不正当目的，“不正当”的本质在于违反诚实信用原则。这个概念本身已经意味着此类行为在商业伦理上的可非难性。倘若一种行为在商业伦理上确实属于不应当允许存在的不正当行为，意味着这种“不正当”构成对市场竞争秩序、竞争环境的损害，已经不仅仅只是两个私权之间的争议，而是一个国家的竞争环境是否健康的公共利益问题。所谓损害特定在先权益的行为不涉及公共利益的观点，从理论上，未能关注到私权和公共利益之间并非泾渭分明互不关联的关系；在实践中，导致许多具有明显恶意行为，由于无法满足在先权益保护具体条款的要件或已超过无效的5年期限无法以相对条件条款禁止，同时又被认为不涉及公共利益也无法以绝对条件条款予以禁止，从而任由恶意注册一直存在的状况，这种状况事实上相当普遍。本文认为，《商标法》对注册绝对条件和相对条件的划分，有其正当性，也确实应该以是否涉及公共利益为划分标准，但那种只要涉及在先特定民事权益就不会损害公共利益的观点，理论上可疑，实践中有害，应当明确摈弃。

禁止恶意注册应包括针对特定在先权益的注册，这种认知可能引发一种疑虑，是否会导致禁止恶意注册的一般条款架空诸如第32条、第15条等保护在先权益的条款。第32条后半段禁止的实际上就是一种恶意注册，第15条实质上也是对存在特定关系的恶意注册的禁止。既然这些条款针对的行为也是恶意行为，完全可以适用禁止恶意注册的一般条款，后者只以恶意为要件，证明难度要小于其他条款。如此，第32条、第15条等条款失去存在价值。本文认为，恶意注册概念和理论只能适用于在先权益是标识型知识产权的情形，对创新成果型在先权益并不适用，第32条前半段关于不侵犯在先权益的规定有相当部分不涉及恶意注册问题，比如在先著作权、在先外观设计专利权等。而且诸如第32条这样的条款，有着较为明确的适用条件，对当事人提供较为确定的救济，可以理解为人们已经达成共识的需要禁止的恶意注册情形，而恶意注册一般性条款有一定的模糊性，其充分发挥作用有待业界共识的建立，并不能完全取代其他具体条款的价值。笔者进一步认为，应承认一个行为同时违反相对条件和绝对条件的可能性和合理性，在两种甚至几种制度都覆盖的领域，应允许同时适用几种制度，没必要因其可适用具体的相对条件条款，就拒绝恶意注册一般性条款的适用，这种做法会导致没有必要的程序缺漏、往复和冗赘。

2.

禁止恶意注册，是否应受类似商品限制

在无法禁止的恶意注册中，有相当大的比例是因为商品不类似。如果恶意注册人将商标注册在在多种商品上，在认定并禁止恶意注册时，权力机关一般会禁止其在相同或类似商品上的注册，但允许保留在不类似商品上的注册，即使是同一注册人对同一个商标的注册，25除非构成注册驰名商标。

以上做法可能是因为商标权只存在于相同或类似商品，业界普遍认为，禁止恶意注册的范围要与商标权范围保持一致。我国若干禁止恶意注册的法条，其适用受到这种观点的影响，比如第32条后半段关于“有一定影响”的未注册商标禁止他人“不正当手段抢注”的规定，虽然该条并未明确规定商品类别的限制，但司法和执法机关在实践中，为其加上了类似商品限制要件，只能禁止他人在相同或类似商品上的注册。26再比如，《商标法》第15条关于代理人代表人不得注册被代理人被代表人商标的规定，法条并未规定商品类别限制，但实践中也将“系争商标指定使用在与被代理人、被代表人的商标使用的商品/服务相同或者类似的商品/服务上”27作为适用要件之一。商品类别限制大大限制了《商标法》第32条、第15条等在禁止恶意注册方面的作用，一些明确的恶意行为得不到禁止。

本文认为，以上将禁止恶意注册的范围与商标权范围保持一致的做法不具有合理性。保护在先权益和禁止恶意注册是两种不同的制度。前者以保护在先权益为目标，当然以权益本身的范围为前提，而禁止恶意注册以制止不正当行为作为目标，保护在先权益是间接结果，并非直接的追求。侵犯在先权益的行为未必是恶意行为，恶意行为也未必一定是侵权行为。两者有大量交叉，但并不完全重合。客观上存在在先权益无法成立，或权利范围覆盖不到，但注册人存在明显恶意的可能，禁止恶意注册不应以在先权益的权利范围，甚至不应以在先权益的存在为前提。两个制度应根据各自的制度目标，建立契合本制度的适用要件。禁止恶意注册，虽然客观上保护了在先权益，但其直接目标是对恶意行为的禁止，是对公平正当竞争环境的维护。在不类似商品上的注册，如能证明注册人存在明显恶意，比如制造未来混淆或搭便车（预估商标权人未来可能的发展方向）、注册后转卖高价或者与在先商标权人恶意磋商高价回售等，应当予以禁止。

禁止恶意注册不以商标权的范围甚至存在为前提，在其他法域存在影响很大的判决。在欧盟的一起著名案件中，柯顿（Koton）公司以自然人埃斯特班（Esteban）在第25、35、39类商品上申请注册的商标与其注册在第25、35类上的在先注册商标构成可能混淆的近似商标提起异议。欧盟知识产权局支持了在25、35类上的异议申请，但拒绝了第39类上的异议申请而授予注册，理由是商品不类似。柯顿公司就该注册在第39类上的争议商标属于恶意注册而提起无效。欧盟知识产权局、复审委员会以及欧盟普通法院均拒绝支持此项无效申请，理由同于异议裁决。但该案上诉至欧盟法院后发生反转，欧盟法院总法务官认为，各审级的裁判者搞混了以在先权利禁止他人在相同或类似商品上注册可能导致混淆的商标的制度和禁止恶意注册制度，禁止恶意注册不以申请人必须是在相同或类似商品上已经拥有在先商标权为前提，禁止恶意注册允许任何人基于申请人的恶意而无效该商标。欧盟法院接受了总法务官的以上观点。28在欧盟的SIMCA案29中，法院认为禁止恶意注册甚至不以在先权利的存在为前提。该案中雪铁城公司对其著名汽车品牌“SIMCA”（“西姆卡”）已经长达几十年不再使用（该款车型已经下线），但该品牌仍享有广泛的知名度和声誉。W先生曾在雪铁城公司工作，非常了解“SIMCA”商标的相关情况，有意识选取已经不再使用的著名品牌注册为自己的商标。雪铁城公司试图无效该商标。欧盟普通法院（General Court）支持了雪铁城公司提出的被告商标属于恶意注册而应无效的主张，理由不是源于雪铁城公司仍对该商标具有权利，而是被告商标的申请明显是为了制造与雪铁城“SIMCA”品牌之间的联系，搭其便车，具有明显恶意。该案由于允许缺乏在先权利基础的原告禁止他人的恶意注册，而在欧洲引起广泛的关注。30在2017年的“VENMO”商标案中，欧盟法院表示，由于采取注册制，在先未注册商标并不享有在相同或类似商品上禁止他人使用或注册有混淆可能商标的权利，但这不意味着其不能禁止他人的恶意注册，并进一步认为，在先未注册商标禁止他人的恶意注册，不以已经具有知名度为前提。31

3.

禁止恶意注册，是否应受地域性限制

知识产权具有地域性。商标权的地域性内涵稍有不同，问题也比较独特。商标权的地域性有两种内涵。其一，商标权的地域范围即使在一国之内也可能仅及于部分区域，本文称之为“区域性”。我国的商标制度属于注册制，注册商标获得全国范围专有权，不存在此项区域性，区域性主要存在于未注册商标，未注册商标的权益基于使用或知名度的范围，大多数无法覆盖到全国。其二为国别性32，与其他知识产权的国别性内涵基本相同，指依一国法律产生的商标权，效力仅存在于该国，他国无保护义务，除非也获得了该国的商标权。国别性是地域性的主要内容，在大多数情况下，人们讨论地域性指的是国别性。本文将论证，对恶意行为的禁止不应受地域性的限制，无论哪一种地域性。

（1）禁止恶意注册不应受区域性限制

就未注册商标保护的区域性而言，无论使用制国家还是注册制国家，都认为对恶意行为的禁止可以突破该区域性。

在使用制的美国，使用才能产生商标权，这种商标权是一种区域性权利，存在于其使用范围，后来通过对使用的宽泛解释，延及知名范围或其商业活动会自然延伸的区域，不在该区域的所谓“遥远地域”的在后使用人，即使在时间上晚于在先使用人，如果在该“遥远地域”是善意先使用人，在该地域成立自己独立的商标权，不受在先使用人的禁止，且可以禁止先使用人进入该地域。在后使用人在其“遥远地域”成立其商标权的前提是“善意”，如果在后使用人主观上恶意，则不成立其商标权，在先商标权人仍有权禁止，即，恶意可使商标保护突破区域限制。33

在我国注册制下，虽然注册才能产生专有权，但并非不保护未注册商标，实际上给予未注册商标的保护越来越强，不但可以禁止他人注册（《商标法》第32条等），且可以禁止他人的使用（《反不正当竞争法》第6条，后文简称“《反法》”）。以上制度中，未注册商标对恶意行为的禁止，都不受区域性限制：就禁止注册而言，第32条的规定及适用要件本来就不包括区域限制，区域主要在判断注册人是否主观存在恶意时发挥证据作用，处于同一区域意味着注册人知道在先使用人的存在，不同区域虽然不能推定注册人明知，但如果有证据证明注册人有恶意，比如有恶意磋商的记录等，仍可认定恶意予以禁止。就禁止使用而言，《反法》第6条给予未注册商标的救济实际上是区域性的，最高人民法院关于《反法》的司法解释34中明确规定：“在不同地域范围内使用相同或者近似的知名商品特有的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成反不正当竞争法第五条第（二）项规定的不正当竞争行为。”根据上述规定，不同地域的善意在后使用者不受该条禁止，但反过来也说明，如果恶意仍可禁止。

（2）禁止恶意注册不应受国别性限制

商标权的国别性，是如今商标法领域最为严重和迫切需要解决的问题之一，大量的恶意行为都是靠着国别性的庇护而难以禁止。在国别性下，商标权是一个以国家为边界的权利。然而，在经济全球化和全球自由贸易的大趋势下，商业行为越来越不受国家边界的限制，如同自由流动的水和空气，流到几乎所有有需求的国家，附着于商品上的商标必然随之自由流动。商品全球自由流动，与商标权的国别性，形成目前商标法中最为紧张的冲突关系。由于大多数国家采取注册制，由于在不同国家注册以及持续维持注册程序繁琐且成本高昂，一个企业，即使一开始就打算全球铺设商业，也几乎不可能做到同时在全球最先注册其商标，给抢注行为留下大量空间。一旦发生这种情况，商标权人就面临或者高价回购商标，或者改换名称的困境。规则的漏洞很快催生一大批职业抢注者，利用商标国别性导致的权利真空状态谋取巨额利益，使得在以前企业偶尔才会面对的困扰，逐渐变成普遍性的困境。

① 未注册驰名商标制度对国别性的突破

商标的跨国保护主要是通过在公约层面建立未注册驰名商标制度来实现，但多年以来该制度在大多数国家都施加了本国使用要求、本国知名要求等门槛，导致大量企业因无法满足在其他国家的使用要求、在该国驰名的要求等而无法禁止在该国发生的恶意注册或其他恶意行为。时至今日，未注册驰名商标在本国使用、本国知名等方面都有根本或相当程度的突破。由于问题较为复杂，笔者将另外撰文予以阐述。

② 对恶意的禁止和认定不应受到国别性的限制

以上问题，也可以不从驰名商标制度进入，而从另一个角度进行分析，即，禁止包括恶意注册在内的恶意行为是否应具有国别性？这一点，《巴黎公约》另有表态，其第10条之二规定，缔约国有义务禁止不正当竞争行为，一切不符合诚实信用的行为都属于不正当竞争行为。其实，即使不存在国际公约的规定，就一国国内秩序而言，也不应该允许恶意行为的存在，即使不是为了保护外国商标，也应为了维持本国健康的竞争环境。

结  语

禁止恶意注册的一般性制度，在我国可以说已经存在，我国司法执法部门在长期的实践中，逐渐将无效绝对条件条款（第44条）中的“其他不正当手段”作为禁止恶意注册的一般条款适用，35未来也有可能以立法形式建立专门的禁止恶意注册一般性条款，笔者乐见其成。但无论哪种形式，该制度要充分发挥其作用，都首先需要厘清相关概念，其次要突破一些长期流传但经不起推敲的观念，因有此文。（全文完）

注释（上下滑动查看）

1 孙明娟：“恶意注册的概念、类型化及其应用”，《中华商标》2018年第3期，第31页。文中提到恶我国恶意注册的内涵外延均不明确，论者基本都是在笼统模糊的意义上使用该词。

2 国家工商行政管理总局发布的2016年版《商标审理标准》中将“申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图”的囤积行为作为第44条“其他不正当手段”的情形之一。北京知识产权法院在其2017年发布的我国恶意注册典型案件中，将恶意注册分为六大类，前四类都是涉及在先权益的恶意注册（分别涉及第13条、15条、30条、32条），第五类是不以使用为目的大量囤积商标。参见“北京知识产权法院规制，商标恶意注册并公布典型案例”《中华商标》2017年第4期。

3 国家知识产权局对2019年修法的官方解读：https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/5/9/art_66_28400.html，2022年3月25日最后访问。

4 如2010年最高法《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第18条将“明知或应知”作为恶意：“18、根据商标法的规定，申请人不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注，即可认定其采用了不正当手段。”

5 钟鸣、陈锦川：“制止恶意抢注的商标法规范体系及其适用”，《法律适用》2012年第10期，第8页。

6 G.H.C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property 89 (1968), p.93:“Bad faith will normally exist when the person who registers or uses the conflicting mark knew of the well-known mark and presumably intended to profit from the possible confusioo between that mark and the one he has registered or used.”

7 G.H.C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property 89 (1968), p.93.

8 JUDGMENT OF 11. 6. 2009 — CASE C-529/07.

9 Marie Claire Netherlands BV v. The Controller of Patents, Designs and Trademarks, Marie Claire SA and Brandwell (Irl) Limited, [2013] No. 582SP (High Court of Ireland, April 1, 2014). 转引自：Bad Faith, 105 TRADEMARK REP. 585 (2015), p.593.

10 （2012）知行字第9号，（2010）高行再终字第53号。

11 最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（2017）第23条：“在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。”

12 欧盟诸多案件的判决中，有相关论述，比如，在有名的“Sky”商标案中，欧盟法院的总法务官（Advocate General）提到注册制的两大优势，一是企业在启用商标之前可以先获得权利，二是注册程序更便捷：“Two of the key advantages are that it makes it easier for brand owners to obtain protection of their trade marks in advance of a commercial launch and that it makes the registration process simpler, faster and cheaper.” Opinion Of Advocate General Tanchev, delivered on 16 October 2019, Case C-371/18, p.15.

13 熊培新：“‘单纯性囤积商标’属非正常申请行为”，《中华商标》2019 年第4期，第63页。

14 2021年全年商标注册量达到773.9万件，同比增加34.33%。数据来源于国家商标局网站，http://sbj.cnipa.gov.cn/ssbj_gzdt/202203/t20220324_21821.html#；臧宝清演讲：“商标囤积的法律规制”，发表于2018年11月22日“君策（重庆）论坛暨中国知识产权实务讲坛第5讲”，提到该年8月份有一家公司在两天内申请一万件商标，以及随后又出现关联公司短期内申请七万件商标的情形。

15 国家知识产权局对2019年修法的官方解读：“……出现了以傍名牌为目的的恶意申请和为转让牟利而大量囤积商标等问题，严重扰乱了市场经济秩序和商标管理秩序，引起了社会广泛关注，强烈呼吁予以规制。对于前一类的恶意申请行为，现行法律规定较为明确，近年来打击力度很大，使这类行为得到了有效遏制。但是在囤积注册行为的规制方面，法律中仅有原则性规定，缺乏直接的、明确的、可操作性的条款，导致实际操作中打击力度不够。本次修改是从源头上制止恶意申请注册行为，使商标申请注册回归以使用为目的的制度本源。”https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/5/9/art_66_28400.html，2022年3月25日最后访问。

16 根据欧盟法院在“瑞士莲Lindt”案（Judgment of 11. 6. 2009 — Case C-529/07.）中的判决，恶意注册既包括针对在先权益的恶意注册，也包括不以使用为目的的单纯商标囤积。

17 全国人民代表大会宪法和法律委员会关于《〈中华人民共和国建筑法〉等8部法律的修正案（草案）》审议结果的报告，来自中国人大网，2019年4月23日：“有些常委会组成人员提出，考虑到已经取得商标注册并实际使用的企业为预防性目的申请商标注册的实际情况，对此类申请不宜一概予以驳回。宪法和法律委员会经研究，建议修改为：‘不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。’”

18 孔祥俊：“论非使用性恶意商标注册的法律规制——事实与价值的二元构造分析”，《比较法研究》2020年第2期，第54-71页。

19 Opinion of Advocate General Tanchev, delivered on 16 October 2019, Case C-371/18, on Sky plc,Sky International AG, Sky UK Limited v SkyKick UK Limited, SkyKick Inc.

20 Judgment of the court，29 January 2020，Case C-371/18.

21 Sky plc and other v UK Ltd and another company, [2020] EWHC 990 (Ch).

22 我国《反不正当竞争法》修改过程中，曾有一稿区分过商标和商业标识，虽然后来未被采取，但可以之理解两者的联系和区别，见刘丽娟：“探析《反不正当竞争法(修订草案送审稿)》第5条——兼论反不正当竞争法对商标的保护”，《电子知识产权》2016年第6期，第21-30页。

23 欧盟的“NEYMAR”商标恶意注册案中，法院认定争议商标“NEYMAR”是对巴西球星在先姓名权的恶意注册。Carlos Moreirav. EUIPO, Case T-795/17 (2019).

24 我国业界对此认识并不清晰。在颇为有名的“葵花宝典”案中，他人将金庸先生著名武侠小说《笑傲江湖》中的武功秘籍名称“葵花宝典”注册为商标，最高法再审认为“葵花宝典”这个作品元素作为商品化权保护的基础，在于其享有著作权，属于《著作权法》第10条第1款第17项“应当由著作权人享有的其他权利”，这项认定未能理解商品化权的真意，混淆了商品化权和著作权的边界。

25 这是普遍情况，例子不胜枚举，比如较早的“the gap及图”商标案，（2006）一中行初字第178号。

26 2005《商标审理标准》第四2（3），2016年、2021年审理标准一直延续。

27 2005《商标审理标准》第二2（2），2016年，2021年商标审理标准一直延续。

28 Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ye Ticaret v. EUIPO，Case C-104/18P (CJEU, September 12, 2019) (EU:C:2019:724).  

29 Chocoladefabriken Lindt & Sprungh A(G'v. Franz Hauswirth GmbH, Case C-529/O7, [2009] ECR 1-4893 (CJEU, June 11, 2009).

30 Bad Faith, 105 TRADEMARK REP. 585 (2015), p.589：“The decision is notable for the protection it gives to unused trademarks that presumably could not have been protected as earlier rights per se.”

31 PayPal, Inc. v. EUIPO-Hub Culture (VENMO), Case T-132/16 (GC, May 5, 2017) (ECLI:EU:T:2017:316).

32 国别性不是特别准确的称谓，因为这里的关键在于不同法域。虽然绝大多数情况下，法域和国家边界是一致的，但存在不一致的情况，最典型的，也是在我国商标法领域常常引发问题的，就是我国台湾香港澳门地区与我国大陆地区属于不同法域，这些地区的商标并不能当然在我国大陆地区获得保护，除非其在大陆地区注册或使用。但为了理解的方便，以及区分于国内的区域性，本文称之为“国别性”。

33 Hanover Star Milling v. Metcalf, 240 U.S. 403, 1916; Graeme B. Dinwoodie, Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the Nation-State, 41 Hous. L. REV. 885 (2004), p.894-897.

34 《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（2007年施行），法释〔2007〕2号，第1条第2款。

35 孙明娟：“恶意注册的概念、类型化及其应用”，《中华商标》2018年第3期，第33页：“《商标法》第44条第1款即构成了这样的一般性条款”。

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