通过民事诉讼途径进行商标维权的利弊

作者|于海东  美国乐威软件知识产权主管

来源| tmweek

在中国现行法律框架下，对于商标侵权行为大致有两条治理途径（刑事制裁不在本文讨论范围之内），其一是行政处理途径；其二是民事诉讼途径，其中，行政处理途径包括工商查处、海关扣押等。由于工商行政主管部门等行政执法机关对于侵权商品可以采取没收、销毁等多种有效处理措施，同时，行政查处的处理周期相对较短，实践中，权利人广泛采用行政处理途径进行商标专用权维权。

但是，通过行政处理途径进行商标专用权维权也存在诸多不足之处，这体现在：首先，行政处理途径并不能解决权利人的损害赔偿请求，依据商标法的有关规定，虽然工商行政管理部门有权对侵权损害赔偿数额进行调解，但其无权直接进行行政处理，权利人为了获得侵权损害赔偿就需要通过民事诉讼途径向侵权人进行主张；其次，工商行政管理部门等行政执法机关对商标侵权行为的行政处理决定具有个案性、地域性等局限性，某一行政执法机关的处理决定只在该行政执法机关的执法地域范围内具有效力，一般对其他地域范围内的侵权行为不具有约束力；再次，工商行政管理部门等行政执法机关对于案情复杂、侵权认定困难的案件一般都怠于进行处理，导致此类案件很难通过行政处理途径获得有效处理。因此，对于商标侵权行为在考虑通过行政处理途径进行维权的同时，在特定情况下，也有必要考虑通过民事诉讼途径进行权利主张。

实践中，侵犯权利人商标专用权的侵权行为主要包括：生产侵犯注册商标专用权的商品的行为，通过实体店或网店销售侵犯注册商标专用权的商品的行为，假冒品牌专卖店的行为，通过海关进出口侵犯注册商标专用权的商品的行为，为他人侵权提供仓储、运输等便利条件的行为等。对于这些侵权行为，通过民事诉讼途径进行维权各有利鄙，充分对这些利鄙进行了解，有利于权利人选择适当的侵权行为进行民事诉讼维权。

一、生产侵犯注册商标专用权的商品的行为

生产侵犯注册商标专用权的商品的行为一般体现为：规模生产与注册商标相同的同一种商品或者类似商品，并在其商品上使用注册商标的行为，一般可称此类行为为帖标行为。通过民事诉讼途径治理生产侵犯注册商标专用权的商品的行为的法律依据是现行商标法第57条第（一）项、第（二）项，即：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。

通过民事诉讼来治理生产侵犯注册商标专用权的商品的侵权行为存在如下优点：首先，能够从根源上治理商标专用权侵权行为。一般而言，帖标行为都是发生在生产环节的，加强对生产环节中的商标侵权行为的治理，能够从根源上控制侵权行为的发生。其次，能够查获大量的侵权产品，并可作为索赔的基础。

通过民事诉讼来治理生产侵犯注册商标专用权的商品的侵权行为也存在以下几方面的不足：首先，由于生产侵犯注册商标专用权的商品的行为一般都隐蔽进行，若不经过前期调查，很难获取有关诉讼证据；其次，有过被查处经验的造假工厂现在已经开始不在工厂进行帖标，对于非帖标的假货，很难依据商标法来进行民事诉讼治理；再次，很大比例的此类案件都是已经先行通过工商或公安进行了查处，此种情况下提起民事诉讼的意义主要在于侵权索赔。

二、通过实体店销售侵权商品的行为

通过实体店销售侵权商品的行为一般体现为：通过独立店铺或者卖场内的专柜对侵犯注册商标专用权的侵权商品进行销售的行为。通过民事诉讼途径治理通过实体店销售侵权商品的行为的法律依据是现行商标法第57条第（三）项，即：（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的。

通过民事诉讼治理通过实体店销售侵权商品的行为存在如下优点：首先，侵权证据相对容易获取，一般可通过公证购买侵权商品的方式进行证据固定；其次，由于被告是实体店，诉讼文书相对较易送达，侵权索赔也相对较易获得执行。

通过民事诉讼治理通过实体店销售侵权商品的行为也存在如下不足：首先，由于实体店的特性，较难查获大量的侵权产品，不利于进行侵权索赔；其次，依据现行商标法第64条第2款的规定，销售侵权商品的实体店如果并非恶意销售侵权商品，并且能够提供合法来源证明的，则针对此类被告的侵权损害赔偿将无法得到法院的支持。

三、通过网店销售侵权商品的行为

通过网店销售侵权商品的行为一般体现为：通过淘宝、天猫等网络商城对侵犯注册商标专用权的侵权商品进行销售的行为。通过民事诉讼途径治理通过网店销售侵权商品的行为的法律依据现行商标法第57条第（三）项，即：（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的。

通过民事诉讼治理通过网店销售侵权商品的行为存在如下优点：首先，侵权证据相对容易获取，一般可通过公证网络购买侵权商品的行为进行固定；其次，相对于实体店，通过网店销售的侵权商品的数量要大得多，因此，较易查获销售大量侵权商品的有关证据，并可通过天猫、淘宝等第三方进行获得，从而便于权利人进行侵权索赔；

通过民事诉讼治理通过网店销售侵权商品的行为也存在如下不足：首先，由于多数网店无固定经营场所，同时，若未进行前期调查也无法查获侵权产品仓储地，可能存在着诉讼文书无法送达、侵权判决无法执行的问题；其次，由于此类案件的证据多为电子类证据，法院审理的尺度较严，存在着不被认可的可能；再次，为了进行民事诉讼，一般需要事先通过调查获得网店营业住所地、侵权商品的仓储地，并在必要时需要请公安或工商依法进行查封、扣押等，这大大增加了诉讼成本。

四、假冒品牌专卖店的行为

假冒品牌专卖店的行为一般表现为：非授权品牌专卖店，以在起宣传、标识作用的招牌等牌匾上突出标注使用注册商标的方式以销售正品或假冒品的行为。通过民事诉讼途径治理假冒品牌专卖店的行为，可以从商标法和反不正当竞争法两个层面进行。商标法层面的法律依据包括：现行商标法第57条第（一）项、第（二）项，即：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；以及第57条第（七）项，即：（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。反不正当竞争法层面的法律依据包括：《反不正当竞争法》第5条第（二）项，即：（二）擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品。

通过民事诉讼治理假冒品牌专卖店的行为存在如下优点：首先，侵权证据容易固定，可以通过公证等程序进行固定；其次，由于是实体店，所以存在诉讼文书较易送达、判决较易执行等优点；再次，由于是专卖店，较易获得销售大量侵权产品的有关证据，如帐簿等，进而便于进行索赔；最后，可依据多条法律规定进行主张权利，体现为：如果注册有服务商标，在招牌等牌匾上标注注册商标的行为应属于商标法上的商标使用行为，可依据现行商标法第57条第（一）项、第（二）项进行权利主张；如果只注册有商品商标，在招牌等牌匾上突出标注注册商标的行为应属于商标法上的给注册商标专用权造成其他损害的情形，可依据现行商标法第57条第（七）项进行主张权利(如长春市中级人民法院(2013)长民三初字第1号>判决认定被告在店面招牌上突出使用原告注册的商品商标的行为构成了原《商标法》第52条第5项所规定的“给他人注册商标专用权造成其他损害”的情形)，但对于这种情形，亦有法院判决认为其属于违反现行商标法第57条第（一）项、第（二）项的情形（如上海市第二中级人民法院<（2013）沪二民五（知）初字第89号>判决认为被告在店铺招牌上使用原告注册商品商标的行为属于原商标法第52条第（一）项所规定的情形）；如果其内部的装潢设计与正规授权店特有的装潢设计相同，则又可依据《反不正当竞争法》第5条第（二）项进行权利主张。

通过民事诉讼治理假冒品牌专卖店的行为亦存在如下不足：实践中出现的许多非授权专卖店销售的也是权利人生产的或者经权利人授权生产并销售的正品，其对正品销售以及权利人品牌形象的推广起到了一定的积极作用，通过民事诉讼进行治理会对正品销售带来一定的不利影响；其次，如果假冒品牌专卖店销售的是经权利人生产的或者经权利人授权而生产并售出的正品，由于很难证明被告的侵权行为给原告带来的实际损害，因此，原告的侵权损害索赔请求可能很难得到法院的支持或者支持很少。

五、通过海关进出口侵权商品的行为

通过海关进出口侵权商品的行为一般表现为：通过海关对侵权商品进行进出口的行为。通过民事诉讼途径治理通过海关进出口侵权商品的行为的法律依据是现行商标法第57条第（一）项、第（二）项，即：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。

通过民事诉讼治理通过海关进出口侵权商品的行为存在以下优点：首先，由于在提起民事诉讼之前，侵权商品通常已被海关扣押，因此，侵权证据较易获取；其次，海关依职权对侵权商品是否对权利人的商标专用权构成侵权无法做出认定时，通过民事诉讼途径可以帮助海关进行侵权确认；通过民事诉讼治理通过海关进出口侵权商品的行为，不仅可以解决境内的侵权行为，而且也可以解决境外出口目的地的可能发生的侵权行为。

通过民事诉讼治理通过海关进出口侵权商品的行为也存在以下不足：首先，实践中进行海关报关的公司很大比例都是皮包公司，而并非是侵权产品的生产商或销售商，因此，存在无法确认真正侵权行为实施人、无法送达诉讼文书、无法执行判决的情况；其次，实践中有的法院认为由于侵权产品并没有流入市场未对权利人造成实质损害，而对权利人提出的侵权损害索赔请求不予支持或者有限度支持。

六、物流企业为他人侵权行为提供仓储、运输等便利条件的民事诉讼方案

实践中，在为侵犯商标专用权行为提供便利条件的行为中，最为常见的就是物流企业为他人侵权行为提供仓储、运输等便利条件的行为。物流企业为他人侵权行为提供仓储、运输等便利条件的行为一般表现为：物流企业为侵犯商标专用权商品的制造者、销售者等侵权人提供仓储、运输、帖标等便利条件。通过民事诉讼治理物流企业为他人侵权行为提供仓储、运输等便利条件的行为的法律依据是：现行商标法第57条第（六）项，即（六）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；《商标法实施条例》第83条，即：为他人提供仓储、运输、邮寄、印制、隐匿、经营场所或者互联网服务等，属于商标法第五十七条第（六）项所称提供便利条件。

通过民事诉讼治理物流企业为他人侵权行为提供仓储、运输等便利条件的行为存在以下优点：为侵权产品的制造商、销售商提供仓储、运输、帖标等便利条件的物流企业一般都与多个侵权生产商、销售商等进行合作，通过对物流企业进行打击，能够阻断侵权产品的流通环节，打击面较广，治理效果相对较好；

通过民事诉讼治理物流企业为他人侵权行为提供仓储、运输等便利条件的行为存在以下不足：首先，依据现行商标法第57条第（六）项、《商标法实施条例》第83条对物流企业进行民事诉讼时，需要有证据证明该企业与侵权产品的制造者或者销售者之间存在着共同侵权故意，即存在着故意为他人提供便利服务的故意，此类主观性的证据比较难获得；其次，实践中，一般都是物流企业中的某个员工与侵权生产商或销售商进行业务联络，主张并证明物流企业的员工行为就是该物流企业的行为这一点非常困难，需要进行充足的证据调查；再次，司法实践中尚不存在有关判例，审理此案件的法官在审理案件时会相当谨慎。

上面介绍了通过民事诉讼途径治理实践中经常出现的几类侵犯商标专用权侵权行为的优点与不足，商标专用权权利人可以根据自己在实践中遇到的侵权行为的种类、侵权规模的大小、侵权证据的情况等多方面因素经过综合考虑来决定最终对何种侵权行为提起民事诉讼。但符合以下几个标准的案件可以考虑提起民事诉讼：案件法律问题不大，获得胜诉判决的可能性非常大；诉讼证据容易搜集和固定，且容易被法院认可；案件事实清楚、不复杂，能够很快得到判决；相对于工商、海关等行政查处手段，能够带来其他有益效果；判决结果容易得到执行。

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