万慧达观察 | “老干妈”商标维权中的四次绝杀

作者 | 马腾飞 万慧达北翔集团

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贵阳老干妈公司的前身是陶华碧于1994年创立的“实惠饭店”，当时陶华碧以现在的“风味豆豉”“风味油辣椒”作为配菜调味品，免费供给顾客食用，顾客食用后纷纷要求购买，实惠饭店调味品和陶华碧“老干妈”的称谓不胫而走，由于供不应求，陶华碧遂将饭店更名为“贵阳南明陶氏风味食品厂”，转向重点生产风味豆豉等辣椒食品。随着企业发展，1997年更名为现在的贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司（下称贵阳老干妈）。贵阳老干妈声名鹊起，各地假冒、仿冒者蜂拥而至，市场上出现“老干妈”成群的尴尬现象，至此，贵阳老干妈开始走上了商标维权的征程。

一、“老干妈”商标确权之诉

1998年4月13日，贵阳老干妈向国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）提出第2021191号“”商标(下称引证商标一)的注册申请，商标局认为“老干妈”是人称称谓，驳回该商标的注册申请，而后经过驳回复审程序，该商标于2003年5月21日获准注册，核定使用在第30类“豆豉、辣椒酱（调味品）、炸辣椒油”等商品上。1998年12月30日，贵阳老干妈向商标局提出第1381611号“陶华碧老干妈及图”组合商标(下称引证商标二)的注册申请，并于2000年4月7日获准注册，核定使用在第30类“豆豉、酱辣椒（调味品）、油辣椒（调味品）、火锅调料（调味品）、姜油（调味品）、蒜油（调味品）、酱菜（调味品）”等商品上。

2001年4月2日，湖南华越公司向商标局提出第1968596号“刘湘球华越老干妈及图”组合商标的注册申请，指定使用在第30类“八宝饭、饼干”等商品上，经商标局核准获得注册，贵州老干妈对此提出异议。同时，湖南华越公司也以其商标获注册为由，针对“陶华碧老干妈及图”商标提出异议申请。2000年8月，商标局作出两份异议裁定：两家共同使用“老干妈”品牌。

贵阳老干妈不服商标局裁定，向国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）提出异议复审，商评委裁定被异议商标核准注册。贵阳老干妈不服商评委裁定，向法院提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院的主要观点认为：审查判断相关商品是否类似，应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性。相关商标的知名度通常会影响商标近似与否的判断，但并非商品是否类似的考虑因素。该案中，被异议商标指定使用的“八宝饭、饼干”商品，与两引证商标核定使用的“豆豉、辣椒酱（调味品）”等商品，虽然存在一定差异，在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面仍存在较为密切的关联，属于类似商品。在被异议商标与两引证商标已构成近似商标的基础上，被异议商标与两引证商标已分别构成使用在类似商品上的近似商标。判令商评委从新做出裁定，商评委最终依法撤销了被异议商标。

在向商评委提出商标异议的同时，贵阳老干妈还一纸诉状，将湖南华越公司诉及其销售商北京燕莎望京购物中心诉至法院，请求法院判定被告停止侵权，赔礼道歉，赔偿其经济损失40万元。北京市高级人民法院对此案作出终审判决，法院终审判决湖南华越公司停止在风味豆豉产品上使用“老干妈”商品名称；停止使用与贵阳老干妈风味豆豉瓶贴近似的瓶贴；赔偿贵阳老干妈经济损失40万元；燕莎望京购物中心停止销售湖南华越公司风味豆豉。

二、“老干妈”商标防混淆之诉

 “川南老干妈”商标（下称争议商标）由川南干妈公司2004年12月10日提出注册申请并于2007年6月28日获准注册，核定使用商品为第30类的调味品、豆鼓、油辣椒、火锅底料等。川南干妈公司以两商标高度近似，且用于类似商品、构成近似商标为由，于2010年3月22日向商评委对争议商标提出撤销注册申请。商评委作出维持争议商标的裁定。川南干妈公司不服提起诉讼，一审法院判决撤销商评委维持争议商标的裁定，并由商评委重新作出裁定。川南干妈公司提起上诉，二审法院认为，“老干妈”商标将普通称谓用于与含义无关的商品上，具有较强的显著性，争议商标与“老干妈”构成近似商标，判决驳回上诉，维持原判。川南干妈公司申请再审，最高法院最终裁定驳回再审申请。

三、“老干妈”商标反淡化之诉

2009年11月5日阿庆嫂公司向商标局申请注册第7811704号“”文字商标（下称被异议商标）。贵阳老干妈对被异议商标提出异议，商标局作出异议裁定，对被异议商标予以核准注册。贵阳老干妈不服，向商评委申请复审。商评委裁定：对被异议商标在“腌制鱼；蔬菜罐头；牛奶；食用油脂；果冻”商品上予以核准注册；在“腌制蔬菜；花生酱；加工过的瓜子”商品上不予核准注册。一审和二审法院认为：被异议商标由汉字“老大媽”构成，引证商标由手写体汉字“老干妈”及“头像”图形组合构成，引证商标由汉字“老干妈”构成，汉字“老干妈”为引证商标的主要识别部分。被异议商标“老大媽”虽与“老干妈”在含义方面有所不同，但在文字构成、整体外观、呼叫等方面区别并不明显。故被异议商标与各引证商标标识本身构成近似。

根据在案证据，可以认定引证商标使用在“豆豉；油辣椒（调味）；酱辣椒（调味品）”商品上，于被异议商标申请注册之前，已在中国进行了持续、广泛的宣传使用。“老干妈”风味豆豉、辣椒油等商品在多地屡遭侵权后均被有关机关予以查处保护，且多次获得荣誉奖项，已为中国相关公众广泛熟知，构成驰名商标。被异议商标指定使用的“腌制鱼；蔬菜罐头；牛奶；食用油脂；果冻”商品与引证商标核定使用的“豆豉”“油辣椒（调味品）”“辣椒酱（调味）”“辣椒油”等商品虽属不同群组，但均系关乎一般消费者日常食用的普通消费品，两类商品的相关公众并无明显不同。

被异议商标使用在“腌制鱼；蔬菜罐头；牛奶；食用油脂；果冻”商品上，足以使相关公众将其与引证商标产生联系，对被异议商标指定使用的商品的来源产生误解，从而在客观上削弱驰名商标的显著性。被异议商标的注册不正当利用了老干妈公司驰名商标的市场声誉，误导公众，致使贵阳老干妈合法利益受到损害。因此，被异议商标注册已构成2001年商标法第十三条第二款所述之情形。

四、“老干妈”商标防被通用化之诉

涉案商品包装的正面上部标有贵州永红公司所拥有的"牛头牌及图"商标，中部印有"老干妈味"字样；包装背面标有涉案商品品名为"老干妈味牛肉棒"，注明配料有牛肉、豆豉、鱼露等，还写明了涉案商品的制造商是贵州永红公司，地址是贵州省惠水县永红绿色食品工业园。贵阳老干妈向一审法院起诉请求之一：判令贵州永红公司和北京欧尚公司立即停止侵犯贵阳老干妈驰名商标专用权的行为，停止在牛肉棒上使用"老干妈味"字样，停止以任何形式销售印有上述"老干妈味"字样的牛肉棒。法院审理认为：本案中，贵阳老干妈已提供了证明涉案"老干妈"商标驰名的基本证据，足以证明涉案商标已经具有极高的知名度，涉案商标已为我国社会公众广为知晓，在该案中应当被认定为驰名商标。贵州永红公司将涉案驰名商标作为自己牛肉棒商品的系列名称，用涉案驰名商标来描述自己的商品，会使消费者误以为涉案商品与贵阳老干妈公司具有某种联系，有可能导致涉案驰名商标的显著性减弱，弱化涉案驰名商标与贵阳老干妈的唯一对应关系，会导致其名称通用化，构成对涉案商标的广告性商标使用。而且"老干妈"在现实生活中并非任何一种口味，也不是任何一种原料，而是贵阳老干妈所拥有的驰名商标，具有较强的显著性，与该公司具有唯一对应关系。因此，不能将"老干妈"视为一个描述性词汇运用在涉案商品之上，被诉侵权行为不符合商标法第五十九条第一款的规定。涉案商品配料中添加了老干妈牌豆豉，但标注"老干妈味"字样并非描述涉案商品之必须，贵州永红公司可以直接采取标注"麻辣味""豆豉味"等字样来说明涉案牛肉棒的口味，而非替代性地直接借用涉案驰名商标。"老干妈"本身所具有的显著性以及其所代表的贵阳老干妈长期经营使用所产生的商誉，不是一种食品口味的通用名称，贵州永红公司的前述对"老干妈"的使用行为，将导致其通用化为一种口味名称，减弱涉案商标的显著性和识别性。根据商标法第十三条、驰名商标司法解释第九条第二款的规定，贵州永红公司的生产、销售行为，侵犯了贵阳老干妈所拥有的涉案商标专用权和禁用权。

  从上述几个“老干妈”商标纠纷的案例中可以看出，各类商标纠纷的出现伴随着企业的成长，商标面临了被模仿、混淆、淡化以及被通用化的局面。老干妈公司采取正确的应对措施，一一化解了风险。在同类商品上企业做到凡是带有“干”字的商标都要在第一时间提出异议，通过商标异议、诉讼等策略打击了如老大妈、老太妈、老干娘等一系列搭便车的不正当竞争行为，防止在同类商品上出现相类似的商标，保持了“老干妈”商标的显著性。面对在非类似商品上注册和使用与老干妈相同和近似的商标，该公司依据“老干妈”商标的知名度和美誉度，积极申请驰名商标的认定，如上述案例通过对老干妈驰名商标的认定，成功无效了其他公司在“腌制鱼；蔬菜罐头；牛奶；食用油脂；果冻”等商品类别上注册的“老大媽”商标，降低了老干妈商标被淡化的风险。老干妈标识的调味产品在实际的生产和生活中，已经被作为其他食品的部分原材，在某些食品中甚至料形成了一种独特的“老干妈”口味，企业对不正当使用“老干妈”商标的侵权行为通过诉讼途径予以制止，减少了商标被通用化的风险。贵阳老干妈无论是商标的保护还是商标的运营，是民族企业中的典范，但贵阳老干妈未来的路依然艰辛，商业核心秘密被泄露，将又是一次对企业维权的严峻考验。