腾讯“嘀嘀嘀”声音商标代理律师“浅析”声音商标实质要件

作者|黄义彪  卢敏  北京观永律师事务所

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2018年，金秋十月，北京市高级人民法院做出（2018）京行终3673号行政判决，认定腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标符合注册条件，维持一审判决。至此，业界广为关注的我国首例声音商标司法判决发生法律效力，历时四年有余的腾讯声音商标进入取得注册的最后环节。

确权历程

2014年5月4日，修改后的《商标法》实施的首个工作日，腾讯科技（深圳）有限公司向商标局提出“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标注册申请，指定使用在第38类信息传送等服务上。

2015年8月11日，商标局做出驳回通知，认为：申请商标由简单、普通音调组成，缺乏显著性，不得作为商标注册。

2016年4月18日，商标评审委员做出驳回复审决定书，认为：“申请商标“较为简单，缺乏独创性，指定使用在电视播放、信息传送等服务上缺乏商标应有的显著特征......申请商标的声音仅为软件包含的标示某一功能的声音，在案证据不能证明申请商标经使用起到区别服务来源的作用。”申请商标的注册申请予以驳回。随后，该案进入司法诉讼程序。

2018年4月27日，北京知识产权法院对（2016）京73行初3203号“腾讯嘀嘀嘀嘀嘀嘀声音商标驳回复审案”作出当庭宣判。判决认定腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标经长期持续使用具有显著性，在全部指定服务上准予注册。

2018年10月，北京市高级法院做出上述二审裁判，维持北京知识产权法院准予注册的一审判决，该判决已发生法律效力。

作为我国首例人民法院受理并作出生效判决的声音商标案例，人民法院在腾讯声音商标案中确立了如下重要原则：

一、声音商标的显著性需要通过使用产生

二、声音商标注册审查中需考虑申请声音标志是否具有功能性

笔者认为，北京两级法院在腾讯声音商标案中确立的上述原则，符合商标法的本意和国际通行规则，同时在一定程度上弥补了现行法规的不足，对完善我国声音商标注册审查标准具有重要意义。

作为腾讯案两审诉讼代理人，我们结合首例声音商标诉讼代理心得，对声音商标注册的审查标准做出以下回顾梳理，提出笔者的浅见。

一般认为，由文字、图形、数字及其组合构成的可视性标志属于传统商标；三维标志、颜色及其组合和声音商标为非传统商标。声音商标是指由乐音、非乐音、人声、自然界声音或其组合构成，能够通过听觉以区分商品或服务来源的标志。

就标志本身而言，传统商标的可注册性审查体现在《商标法》第十条、第十一条、三十条和第三十二条中，即“合法性”和“显著性”和“在先性”，此三项同样也适用于非传统商标。

《商标法》第十二条对三维标志的“非功能性”要求是非传统商标审查的特定规范。声音商标作为非传统商标的一员，同样存在自身特点。

结合上述规定，笔者认为声音商标的可注册要件为：合法性、在先性、显著性、非功能性四要件。

其中，合法性体现在《商标法》第十条第一款第（一）项即：同中华人民共和国国歌、军歌等相同或者近似的不得作为商标使用。此外，国际歌、外国政府、组织官方声音，以及欺骗性、歧视性及不良影响的声音以不得注册并禁止作为商标使用。

在先性主要涉及不能与在先的著作权等民事权利及在先的相同近似商标冲突。而声音商标的注册要件的焦点主要集中在显著性和功能性两大问题上，这也是现行规范明确不足和腾讯声音商标案判决中重点认定的内容。

一、显著性中的区别性

商标的显著性也叫显著特征，或者商标的识别性或区别性，具体是指该标志使用在具体的商品或服务时，标注该标志能够让消费者根据其一般或特殊的消费体验认定该应该或者实际指向特定的商品或服务提供者。简言之，即商标可以区别商品来源的特性。（黄晖著《商标法》第二版第57页）

笔者认为，商标的显著性可细分为区别意义上的显著性和识别性意义上的显著性，我们通常所指的显著性大多是指区别意义上的显著性，如从标志与商品服务关系而言的显著性分类：

《商标法》第十一条：

下列标志不得作为商标注册：

（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；

（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；

（三）其他缺乏显著特征的。

上述规定体现了二种有关显著性的情形：

第一，与指定商品有关的固有显著性。即第十一条第一款第一、二项涉及的情形，通用名称和直接描述性的标志不具备商标的固有显著性，不过获得注册；

第二，与指定商品无关的固有显著性。即第十一条第一款第三项涉及的其他缺乏显著特征的情形。

区别意义上的显著性体现在商标法第十一条第一款第（一）、（二）项，即标志和商品的距离过近则不具备显著性。

腾讯声音商标案中，“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音与其指定的信息传送等服务没有直接关系，既不是该服务的通用声音也不表示该服务的质量、功能、用途、数量等特点。因此，并不构成区别性显著性的障碍。

如果将显著性限制在标识与商品服务的区别性关系的范围，大部分声音也均不存在显著性障碍。

腾讯声音商标案中，北京知识产权法院和北京高院均认为认为声音商标需经过长期使用才能取得显著特征。对于声音商标的显著性，本文作者也持使用产生显著性的观点。但显然，此处的显著性不是区别意义上的显著性，而是另有所指，笔者称之为识别意义商标显著性，如下所述。

二、显著性中的识别性

商标法第九条规定，“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别”，第十一条第二款规定：前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第九条规定：

“仅以商品自身形状或者自身形状的一部分作为三维标志申请注册商标，相关公众一般情况下不易将其识别为指示商品来源标志的，该三维标志不具有作为商标的显著特征。

第一款所称标志经过长期或者广泛使用，相关公众能够通过该标志识别商品来源的，可以认定该标志具有显著特征。”

如上，笔者认为，识别意义上的显著性指某一符号是否具有被公众作为商标加以看待识别的属性。

识别性是标志作为商标的“及格线

识别性应理解为仅就标志本身是否便于作为商标识别而言，如过于简单的线条、基本的几何图形等。由于过于简单，相关公众通常不会将其作为商标看待。与之相关，《商标法》第九条规定：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别”；《商标法》第十一条第二款对于经使用获得显著性也作出了“经过使用取得显著特征，并便于识别的规定。该款通过“并”字连接，对显著性的获得提出了两项要求，一是取得显著特征（区别性），二是便于识别（识别性）。比起传统商标，声音商标的识别性判断显得更加必不可少。

在公众传统的认知中，通常没有将声音作为商标识别的经验和习惯。因此不会自然的将声音作为商标看待并加以识别。在我国，由于声音商标是2014年5月实施修改后《商标法》规定的新商标类型，缺乏已有的社会认知基础。除非特定声音经过长期广泛使用，否则公众尚难以将声音与某个特定的产源相联系。腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音之所以能成为一个典型的声音商标，重要的原因是该声音简明易辨且经过腾讯公司在QQ软件中长期和大量的使用，QQ软件的活跃用户达到近十亿之众，社会公众通已经能够将该声音作为一个可识别的符号，与特定的产品、服务来源相联系。

作为非传统商标，声音商标的注册需要通过使用克服商标识别性的障碍，即社会公众通过足够的认知经验能够将一个特定声音作为商标看待，并同时与其固定指向的特定商品服务向联系。声音标志的识别性通常只能在长期或足够程度的使用基础上形成，这也是声音商标难以被抢注的原因。笔者认为，传统商标的识别性也是一种拟制假设的。

识别性的易辨性要求

除了标志表现形式本身的识别性影响之外，商标法第十一条第一款第（三）的其他缺乏显著特征通常被理解为标志的易辩性。《商标审查审理指南》中对此作了解读举例：

对此需要说明的是，虽然过于简单的标志可能存在显著性问题，但是简单不应是显著性的障碍，恰恰相反，简明易辩应该是商标的典型特征，即商标标志应当具有易辨性。因此，简单也不应当成为声音商标不予注册的根据。国际上公认的典型声音商标注册例都是比较简短鲜明的声音，一般在三四秒之间。冗长、复杂反而会成为声音商标注册的障碍。原因是相关公众通常不大可能长时间集中精力辨别一个声音，这也不符合相关公众一般注意力的认知原则。

在易辩性方面，北京知识产权法院在腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标案中也给出了判断：

“本案诉争商标虽然仅由同一声音元素“嘀”音构成且整体持续时间较短,但诉争商标包含六声“嘀”音,且每个“嘀”音音调较高、各“嘀”音之间的间隔时间短且呈连续状态,诉争商标整体在听觉感知上形成比较哄快、连续、短促的效果,具有特定的节奏、音效,且并非生活中所常见,因此,其并不属于被诉决定所认定的声音整体较为简单的情形。”

声音商标与语音朗读

笔者认为，语音朗读声音不应作为声音商标看待。我国一些已获得注册的声音商标是由一段较长的音乐加语音朗读组合而成的，语音中或直接朗读了商标的文字名称或朗读了申请人的字号名称。严格地讲，该类商标属于声音加文字的组合商标。语音朗读应当作为文字商标对待，否则，任何文字商标都可以通过朗读记录再进行一次声音商标注册，如此就混淆了文字商标和声音商标界限，文字商标在广播电台进行广告宣传是否属于商标的使用也成疑问了。

由于声音商标的识别性是通过申请注册之前在特定商品或服务上实际使用获得的，由此带来的另一个问题是，声音商标注册申请指定使用的商品中包含的未实际使用部分是否应准予注册，亦或是仅限于在实际使用的范围核准。我们认为，在声音标志经使用产生克服识别性障碍后，没有实际使用的指定商品、服务同样应获得注册。识别性是标志本身能否作为一个商标看待的可能性，与区别性无关，不涉及商品服务的范围问题。既然使用已经克服了商标识别性的障碍，在该声音标志同时也与指定商品没有内在密切联系的情况下，已经符合了《商标法》第十一条第第二款的注册条件。目前已经取得注册和通过初审公告的声音商标其核准使用商品、服务的范围也均不限于申请注册前的实际使用范围。

三、非功能性

功能性与商标的显著性是相互独立的实质审查要件。即使具备了商标显著性，如果申请商标具有功能性也不应给予注册。

《商标法》第十二条：“以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。”

功能性排除是国际上保护声音商标国家和地区的通行做法，即审查声音商标的可注册性除了“显著性”“合法性”以外，还应对“非功能性”问题做出审查。

2013年修订的《商标法》中并没有声音商标的功能性排除的规定，在商标局制定的《声音商标形式和实质审查标准（试行）》以及2016年12月新版的《商标审查审理指南》中，也均没有声音商标“功能性”排除的规定。

同理，仅由商品或服务自身性质产生的声音、为获得技术效果必需的声音和赋予商品或服务实质价值的声音即属于功能性声音，也不应予以注册。

在腾讯声音商标案中，商标评审委员会认为：“申请商标的声音仅为软件包含的标示某一功能的声音，在案证据不能证明申请商标经使用起到区别服务来源的作用。”

按以上表述，由于将“标示某一功能的声音”与“起到区别服务来源作用”相联系，商标评审委员会的上述认定更倾向于“描述性”认定而非“功能性”认定。

在腾讯声音商标案中，诉争商标“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”，是QQ软件上的默认提示音。软件上的提示音确实是软件的一项功能，但“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”的声音并不是由任何功能决定的必须如此的声音。另一方面，诉争声音也不存在表述软件质量、功能、用途等问题，与描述性缺显也没有关系。虽然信息提示本身是一项功能，但信息提示的方式多种多样。作为电话来电提示音使用的“诺基亚电话铃声”，已经在我国获得声音商标注册，iPhone手机铃声等电话铃声的注册也表明，电话、软件程序中的提示音和声音商标的功能性没有内在关联。

虽然商标法体系中尚没有明确声音商标功能性判断的相关规定，但功能性的声音显然不应作为商标注册，商标局商评委的做法似乎是将其纳入到显著性判断中审查。腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标案判决也给予了明确认定：

“另外还需要指出的是,诉争商标的声音虽系QQ软件在运行过程中新消息传来时的提示音,但该提示音系人为设定,亦非该软件运行过程中所必然带来的结果,不属于功能性声音。”

哈雷摩托排气声音商标案清晰的说明了功能性排除的本意。1994年哈雷戴维森公司向美国专利商标局申请注册哈雷摩托排气声音为商标。之前的市场调查表明，90%以上的公众听到此声音都能与哈雷摩托建立联系，该声音区别商品来源的作用基本没有争议，但公告后有九家企业提出异议认为，该声音是使用V型双缸发动机时必然出现的声音，哈雷摩托发动机的声音虽然具有显著性，但仅仅是由于其率先独家使用了这种发动机，其他企业的摩托车一旦使用相同结构的发动机也必然会出现申请商标的声音，因此该声音标志具有功能性。哈里戴维森公司最终于2000年撤回了该声音商标的申请。

（来自网络）

以上为我们对声音商标实质要件的浅薄分析，笔者认为，作为首例声音商标的司法判例，腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”商标具有声音商标实质要件的全部典型性，该声音经过长期和广泛的使用，为我国公众所熟悉的声音，且简明易辨，不具有功能性。

据悉，腾讯声音商标案之后，法院已经受理了多件声音商标的诉讼。相信首例声音商标判决的生效，对日后声音商标案件审理乃至对有关非传统商标规范的完善将起到重要的参考作用。同时，也希望本文能在声音商标的讨论上起到抛砖引玉的作用。