特别策划|向使当初身便死，一生真伪复谁知
作者|马德刚 北京市环球律师事务所
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“赠君一法决狐疑，不用钻龟与祝蓍。试玉要烧三日满，辨材须待七年期。周公恐惧流言日，王莽谦恭未篡时。向使当初身便死，一生真伪复谁知？”[1]这首诗说的试玉和辨材之法，岂止适用于识别和评定人才，用在专利侵权判定上也是一样。世上很多新鲜事，初生之时不易辨别；即使后来成熟丰满之后，有时也会因其物种罕见，哪怕是行家里手，也会将其当做寻常事物的变种，一时混淆，草率处理。专利诉讼中针对间接侵权和分离式侵权做识别和判定时，就需要白诗介绍的“试玉和辨材之法”。
《专利法》第十一条[2]规定了专利侵权的概念。根据《专利法》和《侵权责任法》[3]的规定，专利侵权行为可以由多主体共同实施，因此多主体可构成共同侵权，给他人造成损失后应对他人承担连带责任。
共同侵害他人专利权、多个侵权人互相承担连带责任包括两种情形：第一种情形，必须存在一个直接、完整地从事了《专利法》第十一条规定之典型的专利侵权行为（为指代简便，无论该等侵权是否应被司法机关认定为侵权，为论述方便和指代简便，笔者在本文中将该等行为简称为“直接侵权”，将该等行为人简称为“直接侵权人”），在直接侵权人之外还存在至少一个故意帮助或教唆直接侵权人的“帮凶”（无论该等帮凶用语是否规范，无论其帮凶行为是否构成侵权，为论述方便和指代简便，笔者在本文中将该等行为简称为“间接侵权人”，其从事的行为简称为“间接侵权”）。第二种情形，多个共同侵权主体之间存在共同的侵权故意，并存在根据共同故意而产生的分工合作，多主体之间或者是“共同出资、共同管理、共担风险、共享收益”的合伙关系，或者是不同主体之间具有控制与指导关系，被控制与被指导的主体虽然在法律上具有独立的法律地位，但是在侵权行为中没有独立的意志，其行为和结果可以归并由控制或指导其行为的主体承担，这种情形的侵权通常被称为“分离式侵权”。
在实务工作中，很多同仁尚不能准确区分间接侵权和分离式侵权，进而不能准确地掌握“间接侵权”判定的要件和方法。笔者有意在本文中着重说明间接侵权和分离式侵权的区别，并在此基础上归纳、概况间接侵权判定的要件和方法。
一、间接侵权概念辨析
学界通常认为，美国专利法中第272条（b）及（c）中体现的原则可以称为“间接侵权”[4]，与共同侵权中的第一种性情相同。“间接侵权包括诱导侵权（induced infringement）以及辅助侵权（contributory infringement）,分别在美国专利法第272条（b）及（c）中规定。根据第272条（b），如果被控侵权人诱导另一方实施了侵犯专利权的行为，则被认定诱导侵权。根据第272条（c），一方如果销售、许诺销售或进口获得专利权的机器、产品等的零部件或用于实施专利方法的材料或仪器，且这些物品是发明的重要组成部分，并且明知提供的组成部分是供他人侵犯专利之用而非通用产品，则会被认定辅助侵权。”[5]
我国法律中也有与美国专利法中间接侵权相同或近似概念，主要体现在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释［2016］1号，以下简称“司法解释”）第二十一条中。该司法解释中规定：“明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条[6]规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。
明知有关产品、方法被授予专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。”
由此可见，以上述方式教唆、帮助直接侵权人实施侵权行为的，构成间接侵权，应与直接侵权人承担连带责任。间接侵权的特点是：存在至少一个主体独立、直接地实施《专利法》第十一条规定的侵权行为；同时至少存在一个其他主体以教唆、帮助的形式资助上述的直接侵权行为。无论是从文义上还是从理论上推论，间接侵权的成立都应当以直接侵权的存在为前提。在Akamai案中，美国最高法院坚持了间接侵权的成立应以直接侵权为前提，因而当不存在直接侵权时，不应认定被告构成了诱导侵权。[7]“间接侵权产生和可归责应以直接侵权的存在和可归责为前提”的观点，在我国也得到了较大范围的认同。
分离式侵权（Divided Infringement），主要指随着通信等一些领域的技术发展而更多出现的多个主体共同执行专利方法而产生的专利侵权，其中的单一主体未直接完整实施专利方法。
美国将分离式侵权作为专利直接侵权的一种特别形态，在“控制或指导”和“联合事业体”两种基本情形下，一方的行为可以转移归属于另一方，使后者对专利的完整实施来承担直接侵权责任。[8]
由此可见，专利间接侵权与分离式侵权，不是同一个概念；间接侵权包括独立、完整的直接侵权和以帮助、教唆侵权为特征的独立但不完整的间接侵权，间接侵权的成立以直接侵权的存在为前提。然而分离式侵权的本质是直接侵权，因其只有一个完整而独立的直接侵权，不存在以帮助或教唆为特征的独立但不完整的间接侵权。
二、间接侵权要件解析
分析司法解释中“明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为”可知，除了“未经专利人许可”和“实施了侵犯专利权的行为”[9]这两个专利侵权共有的特点之外，间接侵权的成立至少还要包含如下三个要件：
1.明知要件
专利侵权判定通常分为三个步骤：先判断被控侵权产品（方法），是否落入了专利权利要求保护范围；再判断被告是否从事了制造、使用、销售、许诺销售、进口被控侵权产品的行为；最后判断上述行为是否属于“为生产经营目的”。
由于间接侵权的本质是教唆、帮助直接侵权，其特点是间接侵权人主观上期待直接侵权的结果，愿意资助或促成直接侵权产生结果。因此，司法解释中的“明知”，是对自己行为的性质和是否具有过错的明知，相当于侵犯责任法中的“故意”。直接侵权不要求行为人存在主观故意，而间接侵权必须存在主观故意。这个明知要件，也是间接侵权与分离式侵权主要的一个区别。
明知应当同时包括三层含义：间接侵权人应当明知其帮助或教唆行为映射的产品或方法落入了他人专利权利要求保护范围；间接侵权人明知直接侵权人得到其帮助或教唆后会实施他人专利，包括制造、使用、销售、许诺销售、进口侵害他人专利权的产品；间接侵权人还要明知直接侵权人从事专利法第十一条的行为是为生产经营的目的。
专利权人向间接侵权行为人发送侵权警示函后，或者专利权人针对间接侵权人提起法律诉讼且起诉状合法送达后，或者间接侵权人已就相同侵权行为被判承担侵权责任后，仍然继续从事帮助、教唆他人实施专利法第十一条项下之侵权行为的，应当视其教唆和帮助行为已经符合“明知”要件。
2. 专门要件
“专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等”从字面上解析至少包含两层含义：
（1）只能用于实施专利的专用材料、专用设备、专用零部件、专用中间物，除了用于实施专利没有其他用途；上述“专用”产品，应当以原料、产品等是否对实现涉案专利所请求保护技术方案具备实质性意义且具有“实质性非侵权用途”为判断标准，即，若相应的原料、产品等为实现涉案专利技术方案所不可或缺且除用于涉案专利所保护技术方案而无其他“实质性非侵权用途”，一般应当认定该原料或产品等为“专用”。[10]
（2）上述材料、设备、零部件、中间物等为实现涉案专利技术方案所不可或缺且有“实质性非侵权用途”时，如果间接侵权行为人明知从事直接侵权行为的责任人，取得上述物品后只将其用于实施专利，也应认定该等原料或产品等属于“专门用于”。
笔者认为，符合上述任何一条，专门要件即可满足。如果只把“专门”解释为“除了用于实施专利”之外没有其他用途，这样的条件对专利权人而言失之过严、对间接侵权人而言失之过宽。所以，判断是否符合“专门要件”时，应以第（1）条标准为原则，以第（2）条标准为补充，才堪称公平。
此外，“专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物”之外，司法解释还预留了“等”字，作为等效物，特别是无体的等效物的预留空间。笔者将在下文涉及计算机软件时详细展开。
3.生产经营目的要件
从间接侵权和直接侵权两个角度观察，为生产经营目的也包含两层含义：
（1）间接侵权人为生产经营目的，向直接侵权人提供用于实施他人专利的材料、设备、零部件、中间物等；
（2）直接侵权人取得间接侵权人提供的材料、设备、零部件、中间物等，系为生产经营目的实施他人专利。
在我国境内，需要缴纳增值税的制造、使用、销售、许诺销售、进口行为，通常属于本节讨论的“为生产经营目的”。除此之外，为私人利用等非生产经营目的实施他人专利的，不构成侵犯专利权。[11]
北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》（2017，以下简称“北京指南”）中针对“为生产经营目的”还做了极其特别规定：“行为人明知有关产品系专门用于实施涉案专利技术方案的原材料、中间产品、零部件或设备等专用产品，未经专利权人许可，为生产经营目的向他人提供该专用产品，且他人实施了侵犯专利权行为的，行为人提供该专用产品的行为构成本指南第118条规定的帮助他人实施侵犯专利权行为，但该他人属于本指南第130条或专利法第六十九条第（三）、（四）、（五）项规定之情形的，由该行为人承担民事责任。”[12]
专利法第六十九条第（三）、（四）、（五）包括：（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的；（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。
根据北京指南第119条第1款的规定，当间接侵权人提供专用物品构成该指南第118条规定的帮助他人实施侵犯专利权行为时，虽然直接侵权人可以根据《专利法》第六十九条第（三）、（四）、（五）的规定豁免侵权责任，但是间接侵权人也要独立地承担专利责任。从事《专利法》第六十九条第（三）、（四）、（五）款项下的行为，尽管被豁免专利侵权责任，但从理论上也属于独立的、完整的直接侵权行为，因此根据北京指南第119条第1款判定间接侵权人承担侵权责任，也不违反“间接侵权成立应以存在一个直接侵权为前提”的原则。
笔者认为，间接侵权人的帮助和教唆行为首先必须是为其本人之生产经营目的，其次是间接侵权人明知直接侵权人实施侵害他人专利权的行为也是为生产经营目的，才能满足“为生产经营目的”的要件。从北京指南119条第1款中也可以通过分析得知，直接侵权人从事《专利法》第六十九条第（三）、（四）、（五）项下的行为本质上也是为生产经营目的。
1.为生产经营目的向患者提供专利药品的前药
A制药企业提供前药，患者服用前药后在其体内通过代谢转化得到专利化合物用于治病，服用前药的患者是否构成直接侵权，为生产经营目的销售前药的A制药企业是否构成间接侵权？
笔者认为：A制药企业的行为不构成间接侵权。其原因在于，患者服药的行为是为私人目的，不是为生产经营目的，以此不属于专利法第十一条项下的直接侵权；A制药企业为生产经营目的向患者提供前药的行为也不属于北京指南第119条第1款规定的间接侵权行为；因此A制药企业的行为因为缺乏直接侵权的前提，而不能单独构成间接侵权。
2.行为人向直接侵权人提供专门用于实施他人专利的软件或电子化操作步骤[13]
在“卢中江诉重庆市城投金卡信息产业股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、南京中兴软创科技股份有限公司侵害发明专利权纠纷案”中，原告卢中江主张间接侵权人向直接侵权人提供软件或电子化操作步骤的行为构成间接侵权。
尽管本案以原告撤诉的方式结案没有最终形成生效判决，但是这个案件反映出了一个新问题：间接侵权人向直接侵权人提供无体物，即软件和电子化操作步骤的行为，是否构成间接侵权。
笔者认为：虽然软件或电子化操作步骤不属于司法解释中规定的“专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物”中列明的有体物，但是司法解释中的“等”字为与有体物等效的无体物预留了适用的空间。计算机软件具有客观实在性，计算机软件与计算机硬件结合后会形成独特的技术功能，解决特定的技术问题，实现特定的技术效果，进而可以构成映射专利权利要求技术特征的独立技术单元。因此，间接侵权人向直接侵权人提供计算机软件的行为，也可能构成与提供有体物等效的间接侵权。同理，提供电子化操作步骤的行为也可能构成间接侵权 。
3.行为人向直接侵权人提供实施他人专利的技术支持[14]
在本节设定的场景中，间接侵权人故意向直接侵权人提供用于实施他人专利的技术服务，例如向直接侵权人提供设计及施工图纸，或者为直接侵权人提供技术专家进行现场指导，该等技术服务行为能否构成间接侵权？
笔者认为，司法解释列明的间接侵权，特别是教唆行为，其主要特征之一就是故意为直接侵权人提供侵害他人专利权的“犯意”。如果间接侵权人提供技术服务的行为给直接侵权人提供了自信心，因此可能构成教唆型的间接侵权。此外，如果直接侵权人不具备制造侵权产品的技术实力，间接侵权人故意向其提供技术服务，使之具备实施他人专利的能力，则提供该等专门技术服务的行为与直接提供专用的有体物的行为本质上没有差别，因此也可以构成帮助型的间接侵权。
四、结论
1. 教唆侵权（Induced Infringement）和帮助侵权（Contributory Infringement）与分离式侵权（Divided infringement）不同，前两者属于间接侵权，后者属于直接侵权。间接侵权成立以行为人存在主观过错为必要条件，分离式侵权成立不以行为人存在主观过错为必要条件。
2.间接侵权成立以存在一个直接侵权为前提；即使直接侵权人可根据专利法第六十九条第（三）、（四）、（五）款不承担直接侵权责任，间接侵权人也可因构成间接侵权而独立地承担侵权责任。
3.间接侵权判定成立的条件中至少包括“明知要件”、“专门要件”和“为生产经营目的要件”。
4.在司法解释列举的典型间接侵权行为之外，如果存在与之等效的帮助和教唆行为，也可能构成间接侵权。
[1] 白居易，唐朝诗人，《放言》（五）。
[2] 《专利法》（2008年修订）第十一条：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产。”
[3] 《侵权责任法》第八条：“二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。”
[4] 闫文军、金黎峰，《专利间接侵权的比较与适用》，IPRlearn，2016年11月1日。
[5] 唐艾斯，《方法专利的分离式侵权行为解读》，Iprdaily，2017年9月30日。
[6] 《中华人民共和国侵权责任法》（2010）第九条第一款规定：“教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。”
[7]李可，《美国分离式专利侵权的发展和启示》，查阅时间：2018年6月23日
[8] 李可，《美国分离式专利侵权的发展和启示》，查阅时间：2018年6月23日
[9] 指《专利法》第十一条规定的：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。
[10] 北京市高级人民法院，《专利侵权判定指南》（2017）第119条第2款。
[11] 北京市高级人民法院，《专利侵权判定指南》（2017）第130条。
[12] 北京市高级人民法院，《专利侵权判定指南》（2017）第119条第1款。
