江湖中那些商标侵权的事儿（一）

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说到湖南长沙中院知识产权庭的老鱼——余晖庭长，在知产界走动的人基本上都知道，那是卡布基诺，真真正正的大咖，早年间，他曾经以审理王跃文著作权侵权案件、铃木、鳄鱼商标侵权案件名燥江湖，现在又以跑男加暖男威震四方，10公里最好成绩是42分钟，重点是老鱼是位60后，呵呵，差一点70后，不让我说，我偏说，60后60后60后60后60后60后！重要的人重要的事我要说6遍！

这次，刀哥请到他，让他来给大家讲讲——江湖中那些商标侵权的事儿。

刀哥：目前商标侵权案件形式多种多样，您作为众多压力山大IP审判工作人员中的大咖是如何看待这个现象的？

余晖：微信商标案、非诚勿扰商标案的判决引发了IP界的网络狂欢，与之相关的文章点击量动辄几千上万，感觉人人都能在商标领域指点江山，同行们均感叹压力山大。其实这很正常，我要穿这个牌子的衣服、吃那个牌子的食品、坐什么车、住谁开发的房，这些日常选择都需要与某些具体的商标相联系，这是市场经济的最基本的表达式，市场的差异化是商标产生的源动力和存在的基础，也是商标的“平易近人”之处。相关公众的需求才是商标的真正价值所在，相关公众的认知本来就是《商标法》中侵权行为的判断标准，从这个角度来看，商标法具有真实的大众性，如果相关公众不能评、无法评才是真正的出问题了。然而相关公众毕竟是个虚拟的主体，法律适用本身就应当是一个去神秘化的过程，即法律适用应当体现至少是接近他的认知，其结果既要符合法律规定，也要符合消费者的一般认知习惯，即商标法的法律适用就是一个体现真实性的过程。

刀哥：我们今天来点干货，看到您多次热烈地在微信群里讨论商标的使用问题，有观点认为商标的使用不是商标侵权判断的独立因素，所以想请您结合多年的审判经验谈谈几个法条的具体适用，首先想请您说说如何看待商标法第48条关于商标使用的规定。

《商标法》第四十八条规定，本法所称商标使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

余晖：这是我国商标立法首次将“识别来源”加入到商标使用的概念之中。理论界对此存在不同的声音。有观点认为商标使用不是一个独立的概念，应当将使用融合到混淆的判断之中，以混淆与否作为商标侵权的唯一判断标准。我认为，只要以混淆作为商标侵权认定的标准，观点无关对错。我国是成文法国家，法官的自由裁量权相对较小，而《商标法》上的混淆是一个相对主观的因素，这次商标使用概念的引入，虽说主要是为明确商标注册人的使用问题，但客观上也是对侵权人的使用设定了一个判断标准，从这个意义上也可以说是《商标法》实施多年以来所形成的法律共识的固定，将常用的商标侵权构成要件法定化，而非否定混淆标准。有专家提出来的通过市场调查来解决主观化问题的方法不失为一种好的建议，但这种做法的客观性需要其他配套制度的完善，需要社会诚信体系的完善，且就算是美国，这也只是判断商标混淆的方法之一而非全部。

我国《商标法》的侵权判断标准同样是混淆，商标使用只不过是得出混淆结论的一个步骤，判断商标使用的标准仍是以相关公众的一般认识来判断该标识是否起到了识别来源的作用，这与混淆的判断并不矛盾。我认为在逐步完善社会诚信体系、试行消费者调查的同时，在立法上明确一些如使用等基本概念，对进一步规范司法自由裁量权，统一裁判尺度是非常必要的。对《商标法》第四十八条规定的疑虑也正揭示了实践中对于商标使用认识不统一的现状，如涉外贴牌加工是否构成侵权的争论即聚焦在商标使用上。

刀哥：涉外贴牌加工的话题一直不温不火，好像早该有定论的事情现在也没有确认，您能否谈一些自己的认识？

余晖：我更多的认为商标使用与混淆的关系体现为一种方法与结果的关系。可能与我的理工科受教育背景有关，我倾向于将法律问题拆分讨论的方法，即采用类似于数学中的因式分解方法将争议事实细分位一个个基础的法律关系，然而再逐一讨论。例如涉外贴牌加工的讨论，与其用一个个疑问句、反问句来置疑，不如将涉外贴牌加工拆细了分析。例如涉外贴牌外在体现为一种生产行为，所以置疑就来了，生产都不侵权了？然而往下看，它是一种接受委托的生产行为。在讨论生产商的行为是否构成侵权的时候，怎么能不讨论这种行为本身的性质呢？它对应到合同法上是一种什么样的合同？这种合同的权利义务是怎么样的？生产方需要尽到什么样的义务？过错在商标侵权构成中起什么作用？产品不进入中国市场是否有混淆之虞？委托方的委托行为的性质是什么？只有将这些问题从根本上讨论清楚，才能将涉外贴牌加工这个关系投影到商标法中的定性弄明白。结论是什么并不是最重要的，然而这样讨论会使焦点更集中，更容易清楚地发现问题、解决问题。

（PS：理工科背景，切，貌似很牛，能不能别老放在嘴边说）

刀哥：非诚勿扰商标侵权案现在很火，我知道您一直期望上这个节目…当主持…您怎么看非诚勿扰女嘉宾之外的案件本身，呵呵。

余晖：关于非诚勿扰案件的讨论，我觉得也可以这么考虑，这个节目是否包括或希望嘉宾配对结果的发生，由此是否可认为这个节目已涉及到婚配这个服务领域？征婚者是否会将上节目当成自己的征婚选择方式之一？如果是，此时节目名称是否会具有识别性从而具备了商标的功能？因此本案事实上集中到一个问题：观众并不一定会认为电视节目是征婚，然而那些参与者中有没有为此而去的？问题又引申到这些参与者是不是相关公众？相关公众的问题，解决的是节目名称的性质和功能，也就是商标使用问题，当然最终解决的是混淆问题。本案还有其他问题需要细化讨论，即节目与其衍生服务的关系、节目内容是否可分等。只有全面地思考了这些问题，对非诚案的讨论才是充分的。

刀哥：您真的很博学，您这么几句话就如抽丝剥茧般将这个问题说的明明白白、清清楚楚，我对您的敬佩如滔滔江水，连绵不绝！

如您所说商标使用解决的是一个标识属于商标法调整的问题，这是否可以看做是司法实践中常用的判断混淆方法中的一个步骤，如何判断商标真正意义上的使用呢？

余晖：我认为，适用商标法的条件是争议的标识首先得是一个商标，而是不是商标不是看使用者如何称呼它，关键要看它起了什么作用。不是所有显示在商品上的标识都是商标，对于实际起不到识别来源作用的标识，不应适用《商标法》保护。当然，不受《商标法》保护并不意味着不受其他法律保护。如在店招上使用所售商品商标的正当性问题、回收酒瓶再利用问题、改装商品的再销售问题、节日食品包装上的祝愿词与他人商标相同等问题中，往往会出现形式上的“两同”情形，即在相同商品上使用了与注册商标完全相同的文字、图形或者其组合，即双方商标标识相同且商品相同。这种情况是否能直接适用《商标法》第五十七条第（一）项规定而认定商标侵权成立呢？司法实践中可能存在不同的认识。游戏名称与商标的关系就是一个典型的例子。最高人民法院在（2008）民三他字第12号函《关于远航科技有限公司与腾讯计算机系统有限公司等商标侵权及不正当竞争一案的复函》中指出，对于在一定地域内的相关公众中约定俗成的扑克游戏名称，如果当事人不是将其作为区分商品或服务来源的商标使用，只是将其作为反映该游戏内容、特点的游戏名称，可以认定为正当使用。

刀哥：我记得长沙中院曾经判过一个三国杀的案件，有关媒体曾经报道过，您是不是以此为例给我们介绍一下？介绍完了我们就“闪、闪、闪”……

余晖：三国杀是注册商标的同时，也是一种纸牌游戏的名称。当三国杀出现在纸牌商品上的时候，到底是游戏名称还是商标呢？在三国杀系列案件的争论过程中，即使最终都给予了三国杀商标以保护，但到底是因为三国杀本来就是商标而必须受保护，还是因为三国杀虽然同时是游戏名称但客观上起到了识别作用因而受商标保护？在这两条路径的选择却存在争议，其差异凸显了对商标使用的不同看法。这两条路看似殊途同归，实质上涉及对商标功能的不同认识。我认为，判断某标识是否起到识别来源的作用，要着重考察相关公众尤其是消费者的消费习惯，同时兼顾使用者的意图。被控侵权的标识要属于第四十八条规定的“商标使用”是适用《中华人民共和国商标法》第五十七条的前提，即被控侵权标识要起到识别来源的作用。确定该标识是否起到商标作用的标准和方法应当与消费者选购商品的消费习惯相适应。基于这样的考虑，长沙市中级人民法院最终认为（详见长沙市中级人民法院（2014）长中民五初字第01539号民事判决），根据本案现有证据，“”尽管采用的是艺术字体，但仍然能很容易地识别为“三国杀”文字，当这枚注册商标用于“三国杀”游戏时，会产生商标字义与游戏名称重合的情形。一般情况下，当与游戏名称相同的注册商标使用于该款游戏时，更容易成为区别不同游戏的指引，而不是区别来源，字体的变化一般不影响该名称功能的实现。然而本案涉及的商品为游戏纸牌，就纸牌本身而言，它具有易耗损的性质，消费者会多次购买，同时由于原告不断推出三国杀游戏的拓展包，这也使得相关公众可能产生多次购买的行为；而不同的厂商生产的纸牌质量、牌面图案设计和印刷均会有差异，这样对于消费者来说，会根据其在使用过程中对不同“三国杀”纸牌产生不同的评价，进而在再次购买或推荐他人购买时作出不同的选择，消费者基于上述差异作出选择的过程实际上就是商标区别来源作用的体现。这时，由于原告在商品上使用自己的“”注册商标，其字体能产生区别不同“三国杀”产品的作用，成为消费者区分不同来源商品的依据，也就是原告的商品事实上成为了“”牌三国杀。所以，虽然“三国杀”系产品和品牌混合属性的名称，但“”标识是以独特方式进行表现，结合其商品的使用特点，相关公众仍能够以其识别商品来源，故他人以与原告“”商标表现形式相同的方式在相同或类似商品上使用该标识，不构成正当使用。

刀哥：那你们这样认定会不会过于主观臆断，变成靠拍脑袋做出的判决呢？

余晖：人都是主观的，法官也不例外，我们要做的是如何让主观更接近现实，在认定商标使用的时候，根据消费者的消费习惯结合《商标法》第四十八条的规定，对于使用于商品上的标识进行功能性区分是非常重要的。上面讨论的“”标识，正常情况下，它过于直接地传达的表意为“三国杀”这个游戏名称，所以无论它字体怎么变，这种表意都是它最直接的表意，并不会因为它注册了而有改变。一个标识获得了注册只意味这个标识是注册商标的标识了，并不意味着它用在商品上就必然能起到识别来源的作用。正是市场上的三国杀品种繁多才导致其字体有了区别商品的功能，起到了商标的作用，这时无论它注册与否，都能实现商标的功能。当然消费者习惯的还原也应当是一个客观而非主观的过程，其中需要考虑到消费者选购商品时的“寻、询、循、挑”的习惯，同时还要考虑到消费习惯会因具体商品的有所区别，有条件的情况下进行适当的消费调查也是必要的，这种调查既可以增加裁判的客观性，也可以为市场调查制度的正式引入积累经验。消费者去买桌游的时候，说出我要买一盒三国杀的时候，这次呼叫到底是指游戏名称还是商标呢？看到很多种三国杀的时候，消费者才需要辩识哪一种是他需要的。

刀哥：说到“两同”，您对《商标法实施条例》第七十六条如何看待的？（PS：怎么觉着“两同”说着很窝心啊，这是为什么呐？）

余晖：值得注意的是，《商标法实施条例》第七十六条规定“在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标识作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于《商标法》第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为。”这条规定似乎为解决商品名称与注册商标的冲突而生，但需要特别注意的是立法位阶更高的《商标法》第五十七条第（一）项规定在相同商品上使用相同商标的即构成商标侵权，即“两同”不需要判断混淆。出乎立法者意料，在司法实践中这一条却成为不侵权抗辩的理由之一，即辩称被控侵权标识是商品名称而不是商标，在“两同”的情况下还需要判定“误导公众”，客观上加重了原告的举证责任，反倒成了对抗《商标法》“两同”侵权规定的利器。如本案所介绍的情况，一个标识到底是名称还是商标，终究是要看它具体起了什么作用，起到了识别来源的作用，就直接适用《商标法》第五十七条的规定，没起到商标的作用，用《商标法》第四十八条即可解决。我认为，即使是“两同”的情况也可能不构成侵权，因为它不是商标使用，不会构成混淆。从上面分析也许可以看出，使用“商标使用”这个概念恰好可以让当事人知道法官作出判断的关键。

刀哥：您会玩三国杀吗？

余晖：我们接下来还要说哪个法条，赶紧的，不知道我们大咖很忙吗？！汪大咖还等着和我喝咖啡，然后我还要（he）静静地去看《美人鱼》呢！

刀哥：您醒醒，醒醒，那边有盒饭，丽华快餐的，自己取，带肉的没有了，只有素的，女神们还等着我吃饭呢……

预告：等鱼大咖吃完饭，我们再和他讨论关于第五十七条第（二）项的适用——商品类似与商标近似及混淆的判定，敬请期待！

简  介

余晖,男，汉族，1969年4月出生，硕士。1995年1月进入湖南省长沙市中级人民法院，现任该院审判委员会委员、知识产权和涉外商事审判庭庭长。主要荣誉有“全国优秀法官”、“湖南省优秀法官”、“湖南省法官十杰”、并荣获“第十一届湖南五四青年奖章”，“入世十年湖南省知识产权事业最具影响力人物”、“中国法治人物湖南十佳”并被计一等功1次。所承办的王跃文案系长沙市法院系统第1起入选最高法院公报的案例，并入选最高人民法院公布的“改革开放30年来100件知识产权司法保护典型案例”，所办案件经质量评查均为优秀，并无一申诉上访、重大改判、发还重审或进入再审。自2010年担任庭长至今，其庭室所承办的案件有2件案件入选中国法院知识产权司法保护十大案件，1件案件入选知识产权十大创新案例，3件案件入选中国法院知识产权保护50件典型案例，并另有1起案件被最高法院公报采用。

（本文根据余晖先生《商标侵权那些事》改编，版权归余晖先生所有。）