联邦巡回法院拒绝在Blackbird诉ELB案中引入权利要求的限制

原标题：联邦巡回法院拒绝在Blackbird Tech有限责任公司诉ELB Electronics公司中引入权利要求的限制

作 者 | 溥珂妮（Courtney M. Prochnow）

　　　美国博钦律师事务所

　　　北京东方亿思知识产权代理有限责任公司编辑

Blackbird Tech有限责任公司起诉ELB Electronics公司侵犯其有关使用更节能的照明设备改造现有灯具的专利的权利要求。 案卷编号为：17-1703号立法意见三（2018年7月16日联邦巡回法院）。Blackbird Tech公司诉ELB Electronics公司案主张的权利要求如下：

一种用于改造节能照明的设备，其具有现有的具有镇流器盖的灯具，包括：

具有连接表面和照明表面的壳体；

所述照明表面中的多个照明表面孔；

包括多个发光二极管的电路板，所述电路板位于所述壳体附近，使得所述多个发光二极管穿过所述照明表面中的多个照明表面孔；和

用于将所述照明设备的连接表面固定到所述照明表面的紧固设备，其中所述照明设备附接到墙壁开关，以及其中发光二极管的照明基于墙壁开关的位置是可控制的。

如上引用。双方的争议涉及权利要求术语“连接表面”的解释以及照明设备的连接表面是否必须固定到现有灯具的镇流器盖上（如上引用）。 特拉华州的安德鲁斯法官将“连接表面”解释为“固定在镇流器盖上的壳体层”。在权利要求解释之后，Blackbird公司坚持要求不侵权但是判决是有利于ELB Electronics公司的。Blackbird公司提起了上诉。（如上引用）

2018年7月16日，联邦巡回法院（摩尔和普罗斯特法官）认为地区法院将“连接表面”解释为连接表面需固定在镇流器盖上这一个解释是错误的。因此，法院撤销了不侵权判决并且将该案发回重审。（如上引用，第4，9页）

首先，法院认定权利要求12的通俗易懂的语言仅要求一个紧固机制，在该机制中连接表面必须固定到照明表面；该权利要求也没有要求连接表面必须固定到镇流器盖上。（如上引用，第4-5页）

其次，在说明书或审查历史中没有任何内容表明用于将连接表面固定到镇流器盖的紧固机制是如此重要以至于值得将该限制引入到权利要求中。 法院指出，该说明书承认可通过各种紧固机制实现紧固。此外，没有任何一方认为有重要的理由在技术上使紧固设备将连接表面固定到镇流器盖上。“没有任何证据证明紧固设备对于本发明是重要的、必要的或关键的，它不应被视为权利要求限制。” （如上引用，第7页）

最后——并且根据法院的说法，最重要的是——在申请期间，为了避免被驳回，要求连接在镇流器盖上的限制已经明确从权利要求中删除（如上引用）。经过和审查员的会见并“解决美国宪法第35法案第112条所涉及的问题，“申请人从权利要求12项中删除了一种紧固设备，该紧固设备将连接表面固定到镇流器盖上，并将其替换为紧固设备以将连接表面固定到照明表面上（如上引用）。因此，没有技术人员会理解，“当该限制明显地从权利要求中移除以确保审查员认可并且批准其可获得专利性，”该权利要求需要一种用于将连接表面固定到镇流器盖上的紧固设备（如上引用，第8页）

被告主张，前序部分“一种用于改造具有镇流器盖的现有灯具的节能照明设备”需要将权利要求解读包含可以实现改装的精确的机制。（如上引用，第9页）。法院驳回了这一论点，认为权利要求12是设备权利要求，而不是方法权利要求，并且权利要求12中描述的设备是完整结构的。（如上引用）  “设备权利要求不需要包括权利要求结构安装所需的所有的元素。”（如上引用）。

Reyna法官不同意，他认为权利要求12简单明含义为“隐含地要求将连接表面固定在镇流器盖上以实现改装功能。”（如上引用，第11页）。在他看来，技术人员必然得出这样的结论，连接表面需固定到镇流器盖上，因为权利要求12中描述的现有灯具的唯一特征是镇流器盖。他指出，改进型照明设备的每个实例都描述了将连接表面固定到镇流器盖上，并且没有提供关于如何以其他方式实现改装的其他说明（如上引用，第12）。在他看来，多数人的决定为未来缺乏书面描述和可实现性的挑战“打开了大门”（如上引用，第13页）。