如何利用“原样注册原则”克服注册驳回

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作者 | 付建军 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

笔者注意到《巴黎公约》第六条之五的原样注册原则对外国商标申请人很有利。遗憾的是，在查看了很多商标局、商评委的决定或者裁定后，笔者没有发现有外国商标申请人曾经利用过这些规定，商标局也没有直接适用过这些规定。为此，笔者把自己的学习心得进行整理，希望对外国商标申请人有用。

《巴黎公约》第六条之五的内容如下：

商标：在本联盟一个国家注册的商标在本联盟其他国家所受的保护

A.(1) 在原属国正规注册的每一商标，除由本条规定所保留外，本联盟其他国家应与在原属国注册那样接受申请和给予保护。各该国家在确定注册前可以要求提供原属国主管机关发给的注册证书。该项证书无需认证。

(2) 原属国系指申请人设有真实、有效的工商业营业所的本联盟国家；或者如果申请人在本联盟内没有这样的营业所，则指他设有住所的本联盟国家；或者如果申请人在本联盟内没有住所，但是他是本联盟国家的国民，则指他有国籍的国家。

B.除下列情况外，对本条所适用的商标既不得拒绝注册也不得使注册无效：

(i) 在其要求保护的国家，商标具有侵犯第三人的既得权利的性质的；

(ii) 商标缺乏显著特征，或者完全是由商业中用以表示商品的种类、质量、数量、用途、价值、原产地或生产时间的符号或标记所组成，或者在要求给予保护的国家的现代语言中或在善意和公认的商务实践中已经成为惯用的；

(iii) 商标违反道德或公共秩序，尤其是具有欺骗公众的性质。这一点应理解为不得仅仅因为商标不符合商标立法的规定，即认为该商标违反公共秩序，除非该规定本身同公共秩序有关。

然而，本规定在符合适用第十条之二的条件下，也可以适用。

C.(1) 决定一个商标是否符合受保护的条件，必须考虑一切实际情况，特别是商标已经使用时间的长短。

(2) 商标中有些要素与在原属国受保护的商标有所不同，但并未改变其显著特征，亦不影响其与原属国注册的商标形式上的同一性的，本联盟其他国家不得仅仅以此为理由而予以拒绝。

D.任何人要求保护的商标，如果未在原属国注册，不得享受本条各规定的利益。

E.但商标注册在原属国续展，在任何情况下决不包含在该商标已经注册的本联盟其他国家续展注册的义务。

以上内容中的“在原属国正规注册的每一商标，除由本条规定所保留外，本联盟其他国家应与在原属国注册那样接受申请和给予保护”规定了俗称的“原样注册原则”，其它内容规定了原样注册原则的除外适用以及适用时的某些特定要求。

有一种观点认为，我国的立法实践是把咱们国家缔结的相关公约的内容直接体现到国内立法中，对于《商标法》而言，就是已经直接体现在了最新的商标法中，因此，实践中不能也不应该直接引用国际条约的规定。

那么根据《商标法》的规定，原样注册原则在中国能直接适用吗？都在什么情况下适用呢？

首先，中国《商标法》第十七条规定，外国人或者外国企业在中国申请商标注册的，应当按其所属国和中华人民共和国签订的协议或者共同参加的国际条约办理，或者按对等原则办理。

对比一下《专利法》第十九条的规定，在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利的，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，根据本法办理。

再对比一下《著作权法》第二条的规定，外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的卸货或者共同参加的国际条约享有的著作权，受本法保护。

从以上对比可以看出，在三部主要的知识产权法律中，只有《商标法》明确规定了，对于外国人或者外国企业应当按照共同参加的国际条约办理。因此，根据《商标法》，外国人或者外国企业（下称外国商标申请人）在中国申请商标注册，应该是可以直接适用《巴黎公约》的。

那么外国商标申请人在什么情况下可以直接援引《巴黎公约》的原样注册原则呢？

咱们先看不能援引的情况。《巴黎公约》在四种情况下排除了原样注册原则的适用，第一种情况是会侵犯第三人权益的，也就是说，在商标局基于商标法第十三条第二款和第三款、第十五条、第三十条、第三十一条和第三十条驳回的情况下，外国商标申请人无法通过援引《巴黎公约》的原样注册原则克服驳回。第二种情况是缺乏显著特征的，也就是说，在商标局基于商标法第十一条和第十二条驳回的情况，外国商标申请人也是无法通过援引《巴黎公约》的原样注册原则克服驳回；第三种情况是商标违反道德或公共秩序，尤其是具有欺骗公众的性质，也就是说，在商标局基于商标法第十条1款七项和八项驳回的情况下，外国商标申请人也是无法通过援引《巴黎公约》的原样注册原则克服驳回。前三种情况都规定在《巴黎公约》第六条之五的B款中。第四种情况是《巴黎公约》第六条之三的第10项规定的：上述各项规定不应妨碍各国行使第六条之五B款第(3)项所规定的权利，即对未经批准而含有本联盟国家所采用的国徽、国旗、其他国家徽记，或官方符号和检验印章，以及上述第(1)款所述的政府间国际组织显著符号的商标，拒绝予以注册或使其注册无效。也就是说，在商标局基于商标法第10条1款1-6项驳回的情况下，外国商标申请人也一般无法通过援引《巴黎公约》的原样注册原则克服驳回。

分析了不能援引的情况后，那么什么情况下可以援引就很清楚了。笔者经过分析，似乎只留下了一条，即在商标局基于《商标法》第十条2款，即基于“县级以上行政区划的地名或者公共知晓的外国地名，不得作为商标”驳回的时候。这个时候，外国商标申请人可以通过援引巴黎公约的原样注册原则来克服商标局的驳回。

对于外国商标申请人而言，在商标局基于商标标识是“县级以上行政区划的地名或者公共知晓的外国地名，不得作为商标”驳回的时候，外国申请人可以通过援引《巴黎公约》的原样注册原则予以克服。当然，在援引《巴黎公约》的原样注册原则时，外国申请人应当提供该商标已经在其原属国注册的证据，即原属国的注册证明。