浅谈商标“显著性”的三个问题

作者 | 孙鑫鑫 北京市中永律师事务所

编辑 | 季文梨

商标法领域的从业人员谈及商标“显著性”的问题，可能都会觉得有太多可以聊的话题和内容了。

显著性之于商标，也好像它的另一个兄弟创造性之于专利一样，是个非常重要且基础的属性，又好比各国宪法之于国家整体法律制度一样。

笔者通过此篇文章浅析商标的这个基础属性，以期为即将从业的人员，或者业内提供一些浅显的观点。

一、何为商标的“显著性”

1.商标的显著性也称“区别性”或者“识别性”，即一种标识（图案、文字及组合）被用作商品或服务时可以与其他标识相区分。

商品或服务对应的消费者以及从业人员，可以用该标识将这种商品或者服务的提供者，与相同或者类似的其他商品或者服务的提供者区分开来，以达到“按图索骥”的指引作用。说的深远一点，商标是可以提高社会整体及经济效率的，进而促使人们更好地生活。

2.根据TRIPS协议的规定，显著性是指是否具备区分商品或服务的能力，也是判断某一标志可否注册为商标的唯一决定性因素。

3.商标法第9条开宗明义，直接规定“申请注册的商标，应当具有显著特征，便于识别”。第11条更是进一步列举了标识不具备显著性的具体情形，以消极条款的形式再次强调了商标显著性的重要性。

4.关于商标显著性，孔祥俊教授认为：商标权其最基本的特性就是标识性，而只有具有显著特征的商标才有标识性。

笔者认为：法院和司法解释能够找出专门条款来规定，解释商标的显著性，足以彰显出其重要地位，这个看似在商标法领域中的基础定义，也有着较为深刻的含义，也是值得重点研究的。

此外，显著性贯穿了商标申请注册及后续的潜在维权，无论是近年来比较火热的商标申请领域中的“不以使用为目的的商标注册问题”（商标法第4条、7条），还是商标侵权领域中的“惩罚性赔偿问题”（商标法第63条），以及持续热门的商标确权领域中的恶意囤积注册的问题（商标法44条），商标显著性都是一个重要依据或者参考因素。

二、商标如何具有“显著性”

（一）“天生”显著性（固有显著性）

1.如果一个标识属于臆造性词汇，在不违反商标法其他不符合商标注册规定的前提下，其可以当然具有显著性，例如“麦辣”、“宝洁”、“华为”、“王老吉”、“加多宝”、“海尔”等商标。

2.此外，按照商标标识与其商品之间的关联性强弱程度，从低到高，还可分为任意性、暗示性和描述性标识，简要信息如下所述：

【1】任意性商标主要由常用词构成，但是该常用词与指定的商品和服务没有明显的联系，关联度极低，例如“苹果”电脑和“小米”手机等；

【2】暗示性商标大多数也主要由常用词构成，该词汇与商品或者服务虽然没有直接关系，但是以隐喻、暗示的表述提示或者说明了商品的属性或者特点。例如“财付通”（注册在金融服务上）、“抗噪卫士”（注册在听力保护器、失眠用枕头商品上）、“野马”（注册在汽车商品上）；

【3】描述性商标多数为描述指定商品或服务的质量、用途和特点的词汇，例如“随堂通”（函授课程，课本出版等服务）、“小罐茶”（茶商品）、“咖啡伴侣”（饮料商品）、“Best Buy”(替他人推销服务上）。

（二）“后天”显著性（使用获得显著性）

暗示性标识和描述性标识（尤其是描述性标识），在商标申请和司法实践中很有可能被认定为不具有显著性。

在这种情况下，权利人如果仍希望获得注册商标，就需要提交大量使用证据，从而向商标局和法院证明商标经过自己的使用，已经具备了显著性，这就是司法实践中俗称的第二显著性或者获得显著性。

知识产权知名的学者吴汉东教授，将“获得显著性”定义为：是指缺乏固有显著性的标识通过长期连续使用而产生新的含义，具备识别商品的能力时，该标识即被视为具备了显著特征。上述的“Best Buy”商标申请驳回复审案件、“小罐茶”商标无效案件均涉及商标使用获得显著性的问题。

三、司法实践中对商标“显著性”的态度

司法实践中，涉及到商标显著性的案例有很多，笔者自认为如下的几个案例比较典型，有较多值得研究之处：

（一）商标授权行政诉讼案件

1.“Bestbuy及图” 商标申请驳回复审案件（2011行提字第9号）

该案商标为“Best buy及图”，申请注册在第36类的替他人推销服务上，商标局认为该标识使用在指定的服务上具有描述性，不能起到区分商品或服务的作用，不具备显著特征。

最高人民法院认为：申请商标由英文单词‘BEST’‘BUY’以及黄色的标签方框构成，虽然其中的‘BEST’和‘BUY’对于指定使用的服务具有一定描述性，但是加上标签图形和鲜艳的颜色，整体上具有显著特征，便于识别。

笔者认为：最高院该案的观点主要体现的就是在判断商标显著性的时候，需要进行整体判断，即使商标中包含指定商品或者服务的描述性表述内容，但只要商标整体上可以被相关公众识别为商标，就应该认定该标识整体上具有显著特征，便于识别。

该案的观点也符合《最高人民法关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第9条的规定，即“商标标志中含有描述性要素，但不影响其整体具有显著特征的；或者描述性标志以独特方式加以表现，相关公众能够以其识别商品来源的，应当认定其具有显著特征。”

（二）商标确权行政诉讼案件

1.微信商标案件（2015高行知终字第1538号案件）

2011年1月21日，腾讯公司发布了微信1.0测试版本。3天后，腾讯公司向商标局提交了“微信”图文商标的申请注册。2010年11月12日。创博亚太公司同样申请注册“微信”商标，指定在“信息传送、电话业务”等服务上。

在异议期内，自然人针对该商标提出异议，认为商标具有不良影响，违反了商标法第10条1款8项的规定。商标局、商标评审委员会和一审法院均认定该商标具有不良影响。

北京高院二审认为：“微”具有“小”、“少”等含义，与“信”字组合使用在信息服务上，易使相关公众将其理解为是比电子邮件、手机短信等常见通信方式更为短小、便捷的信息沟通方式，是对前述服务功能、用途或其他特点的直接描述，不具备显著特征。

至本院作出二审裁判时，创博亚太公司提交的证据不足以证明被异议商标经过使用，已经与创博亚太公司建立起稳定的关联关系，从而使被异议商标起到区分服务来源的识别作用。

笔者认为：本案二审判决论述了，在认定商标是否具有显著性的时候应该考虑的因素。以及在商标不具有固有显著性，从而认定商标是否经过权利人使用从而获得显著性的时候，应综合考量商标的使用证据，只有在消费者可以将商标与权利人建立起稳定的关联关系时，才可能认定商标通过使用获得了显著性。

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2.“小罐茶”商标案件（2020京73行初18054号）

常州开古茶叶食品有限公司（“”常州开古公司”）认为北京小罐茶业有限公司申请注册的“小罐茶”商标不具有显著性，违反了商标第11条第1款的法律规定。国家知识产权局认定“小罐茶”在指定商品上虽然具有一定描述性，不具备显著特征，但在案证据可以认定“小罐茶”商标使用在茶商品上经宣传使用在一定程度上起到了区别商品来源的作用。常州开古公司不服，向北京知产法院提起行政诉讼。

北京知产法院认为：“小罐茶”商标的权利人提交了大量证据，形成了完整的证据链，可以证明在商标申请前，就进行了使用，获得了一定的知名度商标申请后，商标进行了持续、大量的使用，使得商标具有了极高的知名度，具有获得显著性。

笔者认为：在商标无效案件中，如果以商标法第11条为依据申请商标无效的，应该主要审查商标注册申请时的事实状态，但如果有证据可以证明诉争商标在申请日后通过实际、有效使用获得显著性的。也可以参照商标法“促进商标使用”的立法目的，综合考虑商标申请日前后的使用证据，判断商标法是否具有显著特征。

本案判决的逻辑，就是以商标法立法目的为原则，实质性保护了当事人的合法商标权益。

（三）侵犯商标权民事诉讼案件

1.“青花椒”商标案件（2021川知民终2152号）

该案是今年比较受关注的一件侵犯商标权民事案件了，其中最主要的法律问题也涉及商标的显著性。

上海万翠堂餐饮管理有限公司（“万翠堂公司”）在餐厅、饭店等商品上注册有“青花椒”商标，而青花椒在川渝地区历史悠久，被用于指代调味料的通用名称。万翠堂公司针对成都市的一家名为“青花椒鱼火锅”的餐馆进行商标维权，提出商标侵权诉讼。

一审法院认为：火锅店在店招上使用“青花椒”标识，属于突出使用，并且已经起到识别服务来源的功能，构成商标性使用。火锅店使用“青花椒”标识的行为侵犯了万翠堂公司的商标专用权，判决赔偿经济损失及合理费用人民币3万元。

二审法院认为：由于“青花椒”在川渝地区被用于指代调味料的历史已经较为悠久，餐饮服务与菜品和调味品亦具有天然的联系，此种联系极大降低了该商标的显著性。此外，火锅店虽然使用了青花椒标识，但同时也附有自己的商标标识，并完整展现了其招牌菜，不会使消费者和主要在上海经营的万翠堂公司进行混淆和误认，该使用行为不构成侵权。

笔者认为：本案比较典型地体现了商标显著性对侵权判定的作用。商标显著性与商标识别功能具有紧密关系。显著性越强的商标，其识别作用就越高，商标专用权的保护范围相对较大，反之亦然。

判断被诉行为是否构成商标侵权，应该主要有3个步骤，即：

（1）权利商标是否属于合法有效的注册商标；

（2）被诉侵权标识是否构成商标性使用；

（3）被诉侵权行为是否会引起相关公众的混淆和误认。

这3个要件看似各有内涵和外延，但是究其本质，均体现了商标的基本属性—显著特征。

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2. 欧普公司与华升公司侵害商标权纠纷案（2019粤民再147号）

该案是在商标侵权认定和适用惩罚性赔偿时考虑商标显著性的典型案例，也是广东省2021年颁布的惩罚性赔偿的典型案例。

欧普公司是国内著名的灯具生产企业，其是“欧普”注册商标的权利人，核定使用在第11类的灯类商品上。该商标多次被认定为广东省著名商标，于2007年被认定为中国驰名商标。华升公司是“欧普特”注册商标的权利人，核定使用在第21类的除蚊器等商品上。华升公司在其生产、销售的台灯等产品及相关网页上使用“”欧普特”等标识。欧普公司向法院起诉，请求判令华升公司停止商标侵权，并请求适用惩罚性赔偿其经济损失及合理费用300万元。

广东高院认为：对于具有较高显著性和知名度商标侵权的认定，虽标识外形、字体并不近似，但在文字构成、呼叫等方面相似，容易产生混淆的，应认定构成商标侵权。并综合考虑本案华升公司的主观恶意程度、侵权行为的性质、情节和后果等因素，确定300万元的赔偿数额。

笔者认为：本案判决明确惩罚性赔偿适用中，需要考虑主观恶意和情节严重等因素，并提出对于商标权的保护强度，应当与其具有的显著性和知名度相适应。法院判决主文部分虽然没有明确强调，适用惩罚性赔偿时应该考虑商标显著性，但是综合分析判决论述部分，笔者认为可以得出“适用惩罚性赔偿时，应该考虑权利商标显著性”的结论。

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结语

显著性作为商标的基本属性，贯穿商标申请、授权确权行政诉讼、民事诉讼等多个法律程序中，并且属于认定商标侵权和损害赔偿及惩罚性赔偿的重要参考因素之一。

（图片来源 | 网络）