仅凭俯视图，能申请外观设计专利吗？

 原标题 

美国联邦巡回上诉法院认为，3D物体的2D绘画可能足够申请外观设计专利

（CAFC Holds That 2D Drawing of 3D Object May Be Sufficient for a Design Patent）

 作　者 

闻宁阁（Aaron Wininger）

美国博钦律师事务所（Perkins Coie LLP）

北京东方亿思知识产权代理有限责任公司编辑

2018年8月20日，联邦巡回上诉法院认定，三维物体的二维绘制图可能满足外观设计申请可实现性（enablement）和确定性（definiteness）的要求。具体来说，该外观专利申请提交了可能导致对深度和鞋底的轮廓的多种解释的运动鞋底二维俯视图（复制如下）。

2011年10月24日，上诉人Ron Maatita（“Maatita”）提出了申请号为29/404,677 的外观设计专利申请。这个申请涵盖了运动鞋底的设计。该申请包含一个单独的权利要求，该权利要求列举称“鞋底装饰设计如下显示和描述”，以及两张展示请求保护的鞋底设计的俯视图，未提交透视图。

2014年2月4日，审查员发出了第一次审查意见通知书，拒绝了 Maatita 的外观设计权利要求，原因在于其没有满足《美国法典》第35编第112条款第一和第二段的可实现性和确定性要求。在审查员看来，该申请用一个单一的、 二维的主视图来揭示一个三维的鞋底外观设计，致使外观设计可以对深度和轮廓的权利要求的元素有多种解释，因此使得该权利要求不能实现和不确定。

在答辩中，Maatita陈辩说没有任何可实现问题，因为“没有具体的主张说本领域普通技术人员无法生产权利要求的设计，或者说，没有具体的主张说这样的技术人员将无法选择适当的深度或轮廓来达成所展示的外观设计特征组合”。Maatita还辩称，对某些可能会被包括在内设计元素的省略，只是影响外观设计权利要求的广度。因此，该单个权利要求可以涵盖多个适当的深度和轮廓的选择，而不使权利要求不确定。

2014年5月13日，审查员发出了终局审查意见通知书，再次以不可实现和不确定为由驳回了权利要求。审查员准备并包含了四个三维效果图，显示了Maatita的二维俯视图的不同实现方式。在审查员看来，这四种效果图的可专利性是不同的，因此不能被单一的权利要求所涵盖。因此，Maatita的单一的权利要求是不确定的，也没有可实现性，“因为你不知道为了制造和使用申请人的外观设计，权利要求中许多可能的不同实施例里的哪个是申请人的”。

Maatita在2017年3月29日向专利审判和上诉委员会提起上诉。该委员会维持了原审查员的观点。随后，Maatita向美国联邦巡回上诉法院上诉。

联邦巡回上诉法院认为，美国专利商标局断定鞋底往往是三维的、带有凸出或凹陷的花纹，这是正确的。事实上，许多鞋底设计师选择以三维的方式来申请他们外观设计的权利要求。但是，鞋底可以有三维方面的这个事实并不改变装饰设计是能够从二维、俯视或平面视图的角度来揭示和判断的这个事实——Maatita的二维绘图也清楚地说明了应从哪个角度观察鞋底。

相应地，潜在的侵权人对于如何确定侵权行为并没有疑问。在该案中，Maatita不披露所有可能的深度选择的决定，不会排除一个普通的观察者理解权利要求的设计，因为该外观设计是能够从绘图展示的二维、俯视或平面视图的角度理解。