一文弄懂专利申请——专利三部曲之授权

作者|邓超  

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专利的授权阶段：指从申请人向知识产权局提交专利申请，经过知识产权局的审查，到最终由知识产权局做出授权决定或驳回决定的阶段。

1998年国务院机构改革，专利局更名为知识产权局（SIPO）。但这一更名并没有相应地扩大知识产权局的职权范围，其仍然主要只是负责专利申请的审查以及决定专利权是否有效。我国的商标注册由工商总局内设的商标局管理，著作权登记由版权局管理。但大部制改革已经提上日程，据没有经过核实的网络消息，科技部、知识产权局、版权局等会合并组建科学技术与知识产权部。

一件专利申请提交到知识产权局并通过形式审查后，由知识产权局的审查员负责实质审查并作出授予专利权或者驳回专利申请的决定。实质审查由一名审查员进行独任审查，审查方式是书面审查。在实质审查中，审查员主要审查的事项包括专利申请的适格性、新颖性、创造性、清楚性、充分公开性等。审查员会针对专利申请文件的缺陷发出审查意见通知书，申请人在收到审查意见通知书后针对该通知书进行答复或修改申请文件。在中国，审查员与申请人的这种往来可以反复进行多次（比如实践中出现过第五次审查意见通知书），直至最终的授权决定或者驳回决定为止，中国也不像日本、美国那样将审查意见通知书分为最终通知书和非最终通知书。一般而言，除了针对审查员指出的说明书中的问题外，申请人不会修改说明书，而只是修改权利要求。因为早期没有电子申请，申请人如果修改了说明书，审查员需要花较长时间和精力去核对申请人对说明书的修改是否合法，因而往往不希望申请人修改说明书。根据《审查指南》规定的听证原则，审查员在驳回专利申请时不能包含新的理由，因此，在答复审查意见时对权利要求进行修改，一般可以确保申请不会被直接驳回。另外，根据中国当前的审查实践，审查员不发出通知书而直接授权的情形极为罕见，因此有的观点认为在权利要求中留下一些形式问题以供审查员指出可能会使审查员不会将精力放在新颖性、创造性等实体问题上，从而有利于授权。理论上，申请人在第一次答复审查意见通知书后可以与审查员会晤，与审查员当面说明专利申请的技术方案。但实践中与审查员的会晤极为罕见，更常见的是与审查员进行电话讨论。由于电话的内容不会留下书面记录，因此申请人可以更为便捷灵活地与审查员进行沟通，是一个推荐的方式。与美国只检索英文的专利文献，日本只检索日文的专利文献不同，中国的审查员会检索各国语言的专利文献，尤其对于来自外国的专利申请而言。部分原因在于中国的专利制度较短，早期的中文专利文献较少，如果只检索中文专利文献，审查员可能难以找到破坏新颖性、创造性的文献。因此，对于来自外国的专利申请而言，中国审查员不可避免地会参照美国、欧洲和日本的审查经过。外国申请人可以参照国外的审查结果来修改权利要求以在中国获得专利权。

如果专利申请被审查员认为不合法而驳回，申请人可以继续向知识产权局下属的专利复审委提出复审请求，一般由复审委（经验更丰富的审查员）组成3人合议组进行复审（重复审查）。在合议组进行复审之前，该申请会被发回给原审查员进行前置审查，以节约审查资源。前置审查坚持驳回时，再由合议组进行复审。专利复审的方式也是书面审查，但不同于审查员的独任审查，由于是多人审查，复审请求人一般不与合议组电话沟通。根据情况，合议组会发出一到两次的类似于审查意见通知书的复审通知书，复审请求人需要针对复审通知书指出的缺陷进行答复或修改申请文件。复审程序是专利审查程序的一个延续。

如果合议组维持驳回决定，申请人主要有两条路径可以选择：第一，向北京知识产权法院提起行政诉讼，并且进而向北京市高院提起上诉。我国的法律制度是二审终审，北京高院的判决是生效判决，即使申请人向最高院申请再审，期间也不影响生效判决的执行。在2000年之前，复审委对于专利申请的复审决定是终局的，不能获得司法救济。但这一规定不符合TRIPS协议的有关要求（按照三权分立的思想，司法权要对行政权进行监督），因此，为了满足TRIPS协议以加入WTO，在专利法第二修正案中规定了申请人对于复审委的决定可以向法院起诉。第二，基于驳回的母案提出分案申请，并再次由知识产权局进行审查。另外，还有一条最方便、最经济的方式，即申请人放弃该专利申请。向法院起诉的缺点在于不能对专利申请文件进行修改。另外，大部分专利申请的驳回原因都涉及专利申请的创造性问题。法官虽然更熟悉法律，但是其对技术的理解不如复审委，而且对于创造性的判断也不如复审委熟悉，因此，法院改判复审委决定的比率非常低。另一方面，提出分案申请的优点在于可以修改说明书、权利要求书，另外费用一般而言比起诉要低，因此是被广泛采用的方案。但需要说明的是，法院改判复审委决定的比率对于个案而言没有太大的意义。世界上没有完全相同的两片叶子，也同样不存在完全相同的两件案子，是否要提起诉讼，还是需要针对具体情况作出判断。

不同于美国、日本等国家，我国法院不能直接确认专利权的效力。根据现行的行政诉讼法，我国法院只能在行政机关作出了不适当的行政处罚等少数涉及数额的情况下对行政机关的决定直接改判。因此，对于复审委的决定，法院只能维持其决定、或者撤销并判决其重新做出行政行为。

最后，关于时间，如上所述，由于发明专利申请几乎不会被直接授权，因此从提出申请到获得发明专利权至少需要2年左右，而实用新型则可以快至半年。另外，从2013年年末开始，知识产权局开始对部分实用新型进行新颖性审查，编造的专利越来越难以授权了。