苏法视野 | App标识是否构成商标侵权的判定标准

　　作者 | 史蕾 江苏省高级人民法院

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　　编者按：

　　互联网的快速发展既为我们创新知识产权保护手段提供了契机，同时也为知识产权司法保护带来各种各样的新问题。本期“苏法视野”刊登的徐州好利维尔科技发展有限公司诉北京农管家科技有限公司侵害商标权纠纷案即为新技术与新商业模式融合产生的知识产权纠纷案件。

　　原告徐州好利维尔公司在第9类（已录制的计算机操作程序）商品和服务上获准注册商标。被告北京农管家公司的LOGO为，并在第36、41、44、42类上获准注册商标，该公司还开发了“农管家”App用以服务现代农业生产。好利维尔公司主张北京农管家公司在App软件名称以及企业名称中使用“农管家”构成商标侵权。“农管家”App是否构成侵权是本案审理的重点和难点，法院经审理后认为，App兼具商品和服务的双重属性，其类别的划分，要根据App的应用目的以及所提供商品或服务类别的性质进行综合判定。具体到本案中，“农管家”App并非作为一种软件产品向用户出售，用户下载安装无需支付对价，北京农管家公司通过开发、运营该App向农民提供农业金融、农业技术咨询等方面的服务，与原告商标核定使用的商品类别具有明显区别。本案二审中，好利维尔公司依据北京农管家公司商谈购买涉案注册商标不成后，对涉案商标提起“撤三”申请的事实，主张其存在主观恶意。对此，二审法院存在两种不同意见，一种意见认为：北京农管家公司在不确定是否有权使用该商标的情况下，商谈购买、提起“撤三”，均系市场行为，并无不当。另一种意见则认为：北京农管家公司明知“农管家”系好利维尔公司注册商标，为达到使用目的，先对该商标申请“撤三”，后在App上直接使用，还在第9类上申请注册，反映其存在侵权的主观恶意。二审法院最终采纳了第一种意见，认为好利维尔公司涉案商标虽然注册在先，但因该公司规模较小，商标使用范围有限，显著性和知名度均不高，也无证据证明其已积累较高的商誉。而北京农管家公司虽是在好利维尔公司注册后，开发、运行“农管家”App，但其通过自己的经营，也获得了一定范围内相关公众的认可，且相关公众也不会误认为“农管家”App系来源于好利维尔公司，北京农管家主观上不具有攀附好利维尔公司商誉、攫取不正当商业利益的意图。在认定北京农管家公司的App标识不构成商标侵权的同时，二审法院从有利于促进创新、有利于消费者长远利益角度出发，为好利维尔公司将来开发使用以“农管家”命名的App预留了空间。

　　本案的判决，从商标侵权认定的基本要素出发，又紧密结合App商品和服务类别的特殊性，对于今后处理此类新产业模式下的新类型知识产权纠纷具有一定的借鉴意义。

　　裁 判 要 旨

　　在App使用的标识与他人注册商标构成近似的情况下，是否侵害他人注册商标专用权，应当综合考虑以下因素予以认定：1.二者使用的商品或服务的类别是否相同或类似；2.他人注册商标的显著性和知名度；3.是否具有攀附他人注册商标商誉的主观恶意。

　　案 情 摘 要

　　徐州好利维尔科技发展有限公司（以下简称好利维尔公司）成立于2006年6月5日，经营范围为计算机软件设计、程序编制、分析及系统科技开发咨询，蔬菜的种植、销售等等。该公司于2011年3月经核准取得第7770826号注册商标专用权，核定使用商品为第9类，即已录制的计算机操作程序。注册有效期至2021年3月20日。2009年至2015年，好利维尔公司的“农管家”智能化大棚项目获得当地三项政府补贴。2012年，其委托案外人生产“农管家”牌单模光纤收发器、切换器、智能卡。至2015年3月，徐州地区有三个工程安装“农管家”品牌智能小区系统管理软件及配件。

　　北京农管家科技有限公司（以下简称北京农管家公司）于2014年6月23日成立，经营范围为技术开发、技术咨询、技术服务等等，公司LOGO为。2014年12月18日，北京农管家公司开始开发“农管家”App。2015年7月3日，该公司员工朱昌霖开发完成“农管家软件（简称：农管家）V2.0”，后取得计算机软件著作权登记证书。2015年1月至10月，北京农管家公司在第35、36、41、42、44、9类商品上申请注册商标，后在第36、41、44、42类上获准注册，因好利维尔公司提出异议，均在申请无效宣告中。2015年间，北京农管家公司与哈尔滨某公司就共建肥料供应链金融体系事项合作，参加了央视金桥公司举办的“2015农产品与农业产业发展论坛”，与百度公司签订《百度推广服务合同》，与某广告公司签订《公关服务合同》；数家报纸杂志对其宣传报道。

　　好利维尔公司以北京农管家公司在App名称以及企业名称中使用“农管家”侵犯其注册商标专用权为由，于2015年10月27日向一审法院提起诉讼，请求判令北京农管家公司停止侵权行为并赔偿经济损失50万元。

　　法 院 认 为

　　徐州中院一审认为：

　　首先，从标识本身来看，北京农管家公司的App名称虽与涉案商标呼叫相同，但其图文组合标识与原告的文字商标本身区别明显。其次，从服务类别看，“农管家”App在服务方式、对象及内容上均与涉案商标核定使用的商品类别存在明显区别。最后，从实际获益来源看，好利维尔公司的经营收益主要来源于销售及安装“农管家”品牌的软件及系统，而北京农管家公司主要为其向农业领域的从业者提供金融贷款、农技培训及产品销售等所获得的利益，二者在经营模式、营销渠道、相关公众方面也具有显著差别。因此，北京农管家公司在App上使用“农管家”不构成商标侵权。另，北京农管家公司对企业名称的使用规范、合理，并非商标性使用，且其自身亦拥有在第36、41、44、42类上注册的商标，因此北京农管家公司在企业名称中使用“农管家”亦不构成侵权。

　　好利维尔公司不服一审判决，向江苏高院提起上诉。

　　上诉过程中，好利维尔公司主张，北京农管家公司曾与其商谈购买注册商标，商谈不成，北京农管家公司以无正当理由连续三年不使用为由申请撤销好利维尔公司涉案注册商标，可见北京农管家公司在App上使用“农管家”存在主观恶意。

　　江苏高院二审认为：

　　一、“农管家”App标识是否侵害涉案商标专用权

　　App从具体用途来看可分为两类，一类是软件企业向相关公众提供的计算机操作程序，用户下载、安装此类App的目的是通过使用其作为计算机程序所具有的功能性特征来解决某一方面的使用需求，如输入法、浏览器、图片编辑、文字处理等功能，此类App在商品类别上可归入第9类计算机操作程序。另一类App则是企业向相关公众提供商品或服务的平台或工具，对于相关公众来说，其下载、安装、使用App的目的在于以App作为平台或媒介来接受相关经营者提供的商品或服务，是互联网环境下新的商业模式。因此，与传统商品或服务类别的区分不同，App兼具商品和服务的双重属性。尤其是前述的第二类App的类别跨越了第9类计算机操作程序，同时又与其具体用途所提供的商品或服务的类别发生重合。在处理此类涉及新技术与新商业模式融合的知识产权纠纷时，应慎重对待，合理确定法律权利和责任的边界。划分App商品和服务的类别时，既要考虑计算机应用程序的性质，还要考虑其提供的商品或服务的类别，才能对其所属商品或服务的类别作出科学、合理的判断。从本案的具体情况来看，北京农管家公司在App上使用“农管家”标识并未侵害好利维尔公司涉案注册商标专用权，主要基于以下几方面的考虑。

　　（一）从标识本身来看

　　App使用的标识分别代表了不同的开发商及其具体功能或其提供商品、服务的内容，用户下载后通常在手机中会显示其对应的文字和图标。因此App名称、图标，从构成要素、使用形式及展现位置来看，都具有能够区分商品或服务来源的作用，属于《商标法》第八条定义的区分商品或服务来源的标志。

　　北京农管家公司App使用的标识为图标+中文名称“农管家”的组合标识，该标识中的文字部分即“农管家”与好利维尔公司的商标中文汉字部分“农管家”完全相同，而起到识别商品来源作用的恰恰为“农管家”文字标识。故从“农管家”App标识本身而言，北京农管家公司在App上使用的标识与好利维尔公司的涉案注册商标构成近似。

　　（二）从商品或服务类别的相似性来看

　　本案中，好利维尔公司涉案注册商标核定使用的商品类别为第9类，即已录制的计算机操作程序；计算机软件（已录制）等。北京农管家公司的“农管家”App系创新农业供应链互联网服务平台，是为农民设计的农业技术推广App，主要用于服务现代农业生产，“把传统的农技服务与移动互联网结合起来，建立了种植户与专家对话的平台。北京农管家公司虽然开发并在手机应用商店上架了“农管家”App，但其并未将App作为一种软件产品向用户出售，用户下载安装该App无需支付任何对价，同时北京农管家公司也不通过“农管家”App向相关公众销售计算机软件或提供软件系统的开发及安装等服务，而是通过开发、运营该App向农民提供农业金融、农业技术咨询等方面服务，且北京农管家公司在第36类金融服务、通过网站提供金融信息等、第44类人工授精（替动物）、兽医辅助、动物养殖、植物养护等服务类别上已分别注册了“农管家”商标。因此，不能仅因北京农管家公司使用了App移动应用程序这一平台或形式，就将其归入第9类商品，该App系北京农管家公司为农民提供农业金融、技术等相关服务的工具，其所提供的服务的类别与好利维尔公司涉案注册商标核定使用的商品类别具有明显区别，并不属于类似商品或服务。

　　（三）从涉案注册商标的显著性和知名度的角度来看

　　好利维尔公司的“农管家”注册商标知名度较低，影响力目前主要及于徐州地区，最多及于江苏省内，也无证据证明该注册商标已积累了较高的商誉。因此，好利维尔公司的“农管家”注册商标所应受到保护的商品和服务的范围及强度应与其商标的知名度大小相适应。在此情况下，北京农管家公司在App上使用的“农管家”标识与好利维尔公司的“农管家”注册商标造成混淆的可能性极低。

　　（四）从北京农管家公司的主观故意方面来看

　　北京农管家公司使用“农管家”标识，主要因该词直接描述、指示了该款App的功能用途和服务内容，目前并无证据证明北京农管家公司在使用被控标识时有攀附涉案商标知名度、无偿占有好利维尔公司商业信誉，攫取不正当商业利益的主观意图。

　　综上，北京农管家公司在App上使用的标识虽与好利维尔公司的涉案注册商标构成近似，但因其属的服务类别与好利维尔公司涉案注册商标核定使用的商品类别并不类似，不会造成相关公众的混淆和误认，故其行为并不侵害好利维尔公司涉案注册商标专用权。

　　二、北京农管家公司的企业名称是否侵害涉案商标专用权

　　根据前述分析，北京农管家公司在App上使用“农管家”标识并不侵害好利维尔公司涉案注册商标专用权，且除该行为外，好利维尔公司并未举证证明北京农管家还存在其他将与好利维尔公司注册商标相同的文字作为企业的字号在其他相同或者类似商品上突出使用的行为。因此，好利维尔公司以北京农管家公司在企业名称中使用“农管家”为由主张北京农管家公司侵害其注册商标专用权缺乏事实和法律依据。

　　同时，江苏高院认为，在当前“互联网+”的时代背景下，各行各业均开始借助互联网平台开发移动应用程序，进行资源整合和业务扩展，故应对相关企业的经营发展及良性竞争留有一定的空间。因此，在某一企业在第9类“计算机操作程序”商品上完成了商标注册的情况下，并不当然排除他人借助移动应用软件使用与该商标相同的名称进行与该商标核定使用的商品或服务不同类别的经营。同理，在某一企业通过使用某一名称的App向相关公众提供某类商品或服务后，亦不能当然排除其他在第9类商品上享有注册商标专用权的企业开发使用相同名称的App延伸自己的服务范围。故在北京农管家公司已开发、运营“农管家”App的情况下，好利维尔公司亦可开发使用以“农管家”命名的App，好利维尔公司使用其注册商标的权利不受影响或限制。北京农管家公司在今后的经营中也应当遵守诚实信用原则及公认的商业道德，对好利维尔公司在先的注册商标予以合理的避让，防止出现商标的混淆。

　　案 件 信 息

　　一审：（2015）徐知民初字第337号民事判决书；

　　二审：（2017）苏民终1982号民事判决书。