ZY正见 | 未在中国官宣？或也可受《商标法》三十二条后半段的保护！

作者 | 刘彤彤  北京市正见永申律师事务所

编辑 | 布鲁斯

在全球化大潮汹涌澎湃的今日，互联网的飞速发展为国际贸易开启了新篇章。然而，与此同时，知识产权保护的议题也日益尖锐。一些品牌可能在极短时间甚至一夜之间，声名远播至全球各地，继而成为恶意抢注者的目标。而对于那些尚未在我国注册商标的品牌，如何抵制恶意抢注商标的行为，保障自身品牌的合法权益，已成为他们亟待解决的关键问题。我国《商标法》第三十二条后半段的规定能否为其提供法律保障？本文将围绕这一议题以案说法进行深入探讨，旨在为各品牌在我国的商标保护提供一些参考。

法条原文

《商标法》第三十二条：

“申请商标注册……不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”

该条款的立法主旨和目标是为了维护未注册商标权利人的权益和利益，阻止他人通过不正当手段抢先注册那些已先行使用并具有一定影响力的商标。由于商标权具有地域性，在传统观念里，通常会认为“在先使用”和“有一定影响”均需发生在我国境内。但在《商标审查审理指南2021》中，对于“已在先使用并有一定影响的商标”给出的定义是：“在先未注册商标通过商业宣传和生产经营活动，发挥了识别商品或者服务来源的作用，并为中国一定范围的相关公众所知晓的。”由此可见，该条款并未对“在先使用”的地域范围做限制，但明确了“有一定影响”需要发生在我国境内。

在实践中，我们发现，对于那些通过提供在境外的宣传、使用证据及报道资料等证据来证明其在境外在先使用的商标，如果没有充足的证据证明在我国相关公众中获得了一定的知名度，无论是在行政阶段还是在诉讼阶段，都难以依据《商标法》第三十二条后半段获得保护。比如，韩国零食品牌“HEYROO”的第29类商标曾被威海亦洋进出口有限公司抢注，商标权利人必居府零售有限公司（以下简称“必居府公司”）以《商标法》第三十二条后半段等为据，对该枚商标提出了无效宣告申请。但国知局和一审法院均认为，必居府公司提交的证据难以证明其在中国大陆地区在与争议商标核定商品相同或类似的商品上在先使用了与争议商标相同或近似的商标，且该商标具有一定影响。

但通过笔者对近年来的案例检索发现，如果有充足的证据能够证明商标虽然在境外使用，但在我国境内产生了影响，还是有一定的机会获得保护的。下面举三个获得保护的商标为例：

“境外使用，但在境内产生了影响”商标获得保护的在先案例

案例一

“V7 Toning Light”商标无效宣告案[1]

案号：(2022)京行终6002号

裁判日期：2023年05月31日

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V7 Toning Light是海飞安妃有限公司（以下简称“海飞公司”）于2015年推出的一款素颜霜。同年8月，广州市韩惠娇人化妆品有限公司（以下简称“韩惠娇人公司”）就在第3类“化妆品”等商品上申请注册了“V7 Toning Light”商标。海飞公司于2019年以《商标法》第三十二条后半段等为据，对该商标提交了无效宣告申请。国知局和北京知识产权法院均支持了海飞公司，认为其提交的在案证据可以证明，在诉争商标申请注册前，海飞公司已将“V7 Toning Light”商标使用于面霜等商品上，并在中国相关公众中具有一定知名度。韩惠娇人公司不服，提起上诉。

北京市高级人民法院在二审判决中进一步明确：“虽然诉争商标申请日与海飞公司推出和宣传推广‘V7 Toning Light’品牌的时间仅相差数月，且海飞公司提供的‘V7 Toning Light’商标的使用和宣传等上述证据多形成于境外，但在网络时代下，化妆品等消费群体通过境外网站即时了解境外新晋品牌，通过代购、海外购、出境游免税店购物等新型营销模式购买境外热销品牌商品的情形较为常见。海飞公司提交的与‘V7 Toning Light’面霜等商品相关的美容博主微博、代购文章和文章下评论亦可证明，我国境内相关消费者在诉争商标申请日前对海飞公司的‘V7 Toning Light’面霜已有一定程度的了解和认知”。

案例二

“COLOURPOP”商标无效宣告案[2]

案号：(2020)京73行初955号、 (2021)京行终9031号

裁判日期：2021年06月10日、2022年01月21日

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Colourpop是来自美国洛杉矶的彩妆品牌，成立于2014年。2015年12月，广州黛洛妃化妆品有限公司（以下简称“黛洛妃公司”）在第3类“化妆品”等商品上申请注册了“COLOURPOP”商标。卡乐珀璞化妆品有限责任公司（以下简称“珀璞公司”）于2018年以《商标法》第三十二条后半段等为据，对该商标提交了无效宣告申请。国知局部分支持了珀璞公司，认为其提交的在案证据可以证明，在争议商标申请注册前，珀璞公司“COLOURPOP”商标的彩妆类商品通过宣传推广在中国相关公众中产生一定影响，并裁定争议商标在“洗澡用化妆品、美容面膜、染发剂、化妆品、带香味的水、化妆用油、化妆粉”密切关联的商品上予以无效宣告。黛洛妃公司不服，提起诉讼。

北京知识产权法院和北京市高级人民法院在一审、二审判决中均认为，在争议商标申请日前境内消费者多通过代购、海淘方式获得珀璞公司的产品，故难以认定珀璞公司在争议商标申请日前已经展开对中国境内相关公众的直接销售行为。尽管如此，在争议商标申请日以前，在大陆境内的新浪博客、微博、小红书、豆瓣小组等网站上存在其他主体对 “COLOURPOP”彩妆产品的代购、分享、评论、宣传等行为，且该行为系基于珀璞公司在美国宣传、使用“COLOURPOP”商标衍生而来，使得相关公众能够接触到“COLOURPOP”品牌的高光、眼影、腮红等化妆产品并将其作为识别商品来源的标志。因此，可以认定在争议商标申请日前珀璞公司在化妆品等商品上已经使用“COLOURPOP”商标，且从代购、分享的途径及数量来看，能够认定已具有一定影响。

案例三

“”商标无效宣告案[3]

案号：(2015)京知行初字第4939号

裁判日期：2016年07月25日

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Skyventure是美国一家室内风洞跳伞器材品牌及室内风洞跳伞项目品牌。2011年，成都天府华侨城实业发展有限公司在第41类“提供娱乐设施”等服务上申请了“”商标，其中英文部分为“SKYVENTURE”。美国的斯凯旺蒂尔有限责任公司（以下简称“斯凯旺蒂尔公司”）于2014年2月以争议商标违反了2001年《商标法》第三十一条“以不正当手段抢注他人已经使用并具有一定影响商标的情形”为据，向前商评委以提出争议和撤销复审申请。前商评委未支持其申请，并认为其提交的证据不足以证明其在先使用，并在中国大陆地区已具有一定知名度。斯凯旺蒂尔公司不服，提起了诉讼。

北京知识产权法院在该案的一审判决中认为，虽然在案证据不足以证明在诉争商标申请日之前，原告斯凯旺蒂尔有限责任公司（以下简称“斯凯旺蒂尔公司”）在中国大陆地区实际经营了“SKYVENTURE”项目，但是可以证明该项目在美国、新加坡、马来西亚等地实际运营并具有了一定的知名度，上述情况经过中国大陆网络媒体的报道和网友在公众平台上的分享，已为一定范围内的相关公众所知晓，具有了一定的影响力。鉴于“SKYVENTURE”项目常作为一种娱乐设施广泛运用于游乐场等娱乐服务项目，随着国际交流持续深入，人员往来愈加频繁，“SKYVENTURE”项目很容易被前往世界各地旅游的相关公众所知晓，并通过网络媒介分享给其他更多的受众群体。综合上述因素，就本案而言，能够认定“SKYVENTURE”在文娱活动、提供娱乐设施等服务上在中国大陆地区已为相关公众所知晓，并形成了一定的知名度。

案例启示

从上述案例中，我们可以看到，国知局和法院在认定“已在先使用并有一定影响”的商标时，不再局限于商标境内在先使用情况的判断，而是会综合考虑境外在先使用证据及境外知名度证据、境内的知名度证据、指定商品或服务的特点以及互联网时代消费者的认知状况等多重因素。这为想要获得《商标法》第三十二条后半段保护，但暂未在中国注册和使用的海外品牌，提供了一些指引。

1. 境外在先使用证据及境外知名度证据

由于本文所讨论的在先商标未在中国使用或宣传，其在境外的在先使用证据便具有重要的参考价值。一方面，可以证明在先商标能否帮助消费者起到产源识别作用以及商标权益人是否拥有在先商标权利；另一方面，还可以证明诉争商标申请日前，在先商标在境外市场上的知名度情况以及其被中国相关公众关注的可能性。

如在案例一中，海飞公司提供了其在韩国的注册商标“V7 Toning Light”的商标信息、宣传和推广相关品牌和产品的起案书、相关执行媒体费用以及在韩国所获荣誉等证据，全面、详细地展示了“V7 Toning Light”品牌在韩国市场的使用和宣传情况。在案例三中，斯凯旺蒂尔公司提供了“SKYVENTURE”商标在美国、加拿大的注册信息，其“SKYVENTURE”项目在美国、新加坡、马来西亚等地实际运营的新闻报道等证据，证明了其在境外市场的使用和宣传情况。

2. 境内的知名度证据

根据商标权的地域性原则，海外品牌在中国获得保护的重要因素之一是其在中国境内具有一定的知名度。因此，不能仅根据其在国外的知名度，直接推断其在我国的知名度。此时，需要收集大量来自广播、电视、报纸、期刊、网络等国内媒体发布的相关评论、新闻报道等，来证明尽管海外品牌官方并未正式进入我国市场，但在诉争商标申请日前，已经被我国的相关公众所熟知。

在前述三个案例中，尽管商标权益人并未在我国直接销售或宣传其品牌产品，但由于我国大陆的网络媒体报道以及网友在各大平台上的自发分享和宣传，其品牌和产品已经被我国的相关公众所了解，并获得了一定的知名度。在案例一和案例二中，还有证据表明我国消费者通过代购、海外购、出境游免税店购物等途径购买了其产品。尽管这些并未被认定为商标权益人在我国对其品牌产品的直接销售，但这些证据可以与国内博主的相关测评、媒体宣传等境内知名度证据形成证据链，从而增强其整体证明能力。

3. 指定商品或服务的特点

根据《类似商品和服务区分表》，商品和服务被划分为 45 个类别。商标权益人大多可以通过网络平台对这些商品和服务进行宣传，而消费者也大多可以通过跨境电商、线上服务平台等途径获取相关商品和服务。然而，根据商品与服务的特性，它们被境外消费者了解和认识的可能性各不相同。据Meta官方报告[4]显示，服装、食品和健康美容等商品受到境外消费者的欢迎程度最高，而娱乐、游戏、金融、教育等相关服务的受欢迎程度也超过了其他服务，更受跨境消费者的青睐。因此，当商标使用在这些更受境外消费者欢迎的商品或服务时，其影响力的传播范围和速度都会超过其他类别的商品和服务。

在本文前述的三个案例中，“V7 Toning Light”使用在面霜等产品上，“COLOURPOP”使用在高光、眼影、腮红等化妆产品上，“SKYVENTURE”使用在娱乐设施服务上。可见，法院充分考虑了指定商品或者服务本身的特点以及其影响力的扩散方式和扩散速度。

4. 互联网时代消费者的认知状况

2023年08月28日，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布了第52次《中国互联网络发展状况统计报告》[5]（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至今年6月，我国网民规模达10.79亿人，较2022年12月增长1109万人，互联网普及率达76.4%。同时，《报告》显示，跨境电商保持快速增长。2023年上半年，我国跨境电商进出口额达1.1万亿元，同比增长16%；跨境电商货物进出口规模占外贸比重由5年前的不足1%上升到5%左右，跨境电商成为外贸重要新生力量。[6]

由此可见，随着互联网的广泛应用，消费者获取商品或服务信息的途径不断增多，跨境消费的需求也在不断增长。对于尚未正式进入中国市场的海外品牌，被动地被中国消费者知晓的可能性逐渐增大，这既有利于它们在中国市场的业务拓展，但也增加了被商标抢注者恶意抢注的风险。举例来说，风靡全球的聊天机器人程序ChatGPT，在2022年11月30日发布后仅一周，就有人在第35类服务上申请了ChatGPT商标。

在前述三个案例中，我们可以注意到，法院在判决书中将互联网时代消费者的认知状况这一客观大环境考虑在内，如：“……在网络时代下，化妆品等消费群体通过境外网站即时了解境外新晋品牌，通过代购、海外购、出境游免税店购物等新型营销模式购买境外热销品牌商品的情形较为常见”，“……随着国际交流持续深入，人员往来愈加频繁，SKYVENTURE项目很容易被前往世界各地旅游的相关公众所知晓，并通过网络媒介分享给其他更多的受众群体”。

立法趋势

2023年1月13日，国家知识产权局发布了《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》（简称《修订草案》）。《修订草案》虽然未对现行《商标法》第三十二条后半段的内容作出实质修改，但在第十条关于“驰名商标及其保护原则”的规定中，可以找到对“在先使用并有一定影响的商标”提供保护的新思路。

《修订草案》第十条：

为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。

驰名商标保护遵循个案确认、被动保护和按需确认的原则。

驰名商标的保护范围和强度应当与其显著特征和知名度相适应。

商标驰名情况应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行确认。确认商标驰名情况应当综合考虑下列因素：

（一）相关公众对该商标的知晓程度；

（二）该商标使用的持续时间、方式和地域范围；

（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；

（四）该商标在国内和国外的申请及注册情况；

（五）该商标受保护的记录，尤其是作为驰名商标受保护的记录；

（六）该商标的价值；

（七）该商标驰名的其他因素。

根据《修订草案》新增的第四款第（四）项，我们可以明确得知，在先商标在国外的申请、注册情况将作为驰名商标认定的重要因素之一。同时，第四款第（二）项新增的“该商标使用的方式和地域范围”也暗示了商标的“被动使用”、“在境外在先使用”的相关证据可能会被更多地采纳，这是对互联网发展带来的新趋势的回应。根据“举重以明轻”的逻辑，我们可以推测，对于“已在先使用并有一定影响的商标”的保护，我国可能会在立法和实践中逐渐对域外在先使用证据的采纳采取更加宽松的态度。

结  语

在现代社会，知识产权保护的重要性不言而喻，特别是在互联网时代，商标保护更是关系到企业的生存与发展。我国《知识产权强国建设纲要》的出台和实施，也旨在完善与推进知识产权保护，为全球企业提供公平、公正、透明的法律环境。通过本文，我们可以看到我国法律在保护海外品牌权益方面的努力与成果。当然，对于任何法律规定，都需要在实践中不断完善和优化。我们期待未来在知识产权保护方面有更多有力举措，为全球企业的创新与发展提供更有力的保障。

注释

[1] 北京市高级人民法院(2022)京行终6002号行政判决书。

[2] 北京市高级人民法院(2021)京行终9031号行政判决书。

[3] 北京知识产权法院(2015)京知行初字第4939号行政判决书。

[4] Meta Cross Border eCommerce 2023 Findings Report – January 2023

[5] 第52次《中国互联网络发展状况统计报告》发布。

[6] 第52次《中国互联网络发展状况统计报告》专家解读。

联系作者

刘彤彤

北京市正见永申律师事务所

实习律师

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