手记 | 从地理标志商标的正当使用看标识的设计

作者 | 赖莹 国家工商总局商标局地理标志处 

（本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）

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记得2013年参加人力资源社会保障部专业技术人才知识更新工程“知识产权前沿理论研究高级研修班”时，在中国政法大学李祖明老师讲授“地理标志注册保护模式的选择”那堂课上，关于地理标志商标的正当使用问题，师生们各执己见，一直争论到将近一点钟，险些错过午饭。一派认为，地理标志的声誉建筑在其特定的文字呼叫上，将地理标志注册为集体商标或者证明商标，就是在地理标志所标示地区人民政府（代表人民）授权的基础上，将这个特定的文字呼叫的管理权授予了注册人；任何不属于注册人集体成员（在注册为集体商标的情况下）或者未经注册人许可使用（在注册为证明商标的情况下）的主体，若在生产经营活动中完整使用了这个特定的文字呼叫，就构成侵权，而非“正当使用”。另一派认为，地理标志是所标示地区集体所有的知识产权，具有一定的公益性，地理标志商标注册人的权利是受到限制的；如果注册的地理标志商标仅由“产地+产品通用名称”构成，那么这个结构作为商标的显著性可以认为是不强的；不属于注册人集体成员或者未经注册人许可使用的主体，即使在生产经营活动中完整使用了这个特定的文字呼叫，只要其商品符合使用该地理标志商标的条件，就是“正当使用”，不属于侵权。

地理标志商标的正当使用，一直是商标专用权执法的一个难点，迄今尚无定论。今天笔者仅从个人角度出发，谈一谈不成熟的看法。

先看看相关法律规定。

1. 《商标法》第十六条：“商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用；但是，已经善意取得注册的继续有效。

前款所称地理标志，是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。”

2. 《商标法》第五十九条：“注册商标中……含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”

3. 《商标法实施条例》第四条：“商标法第十六条规定的地理标志，可以依照商标法和本条例的规定，作为证明商标或者集体商标申请注册。

以地理标志作为证明商标注册的，其商品符合使用该地理标志条件的自然人、法人或者其他组织可以要求使用该证明商标，控制该证明商标的组织应当允许。以地理标志作为集体商标注册的，其商品符合使用该地理标志条件的自然人、法人或者其他组织，可以要求参加以该地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织，该团体、协会或者其他组织应当依据其章程接纳为会员；不要求参加以该地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织的，也可以正当使用该地理标志，该团体、协会或者其他组织无权禁止。”

4. 《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十八条：“凡符合证明商标使用管理规则规定条件的，在履行该证明商标使用管理规则规定的手续后，可以使用该证明商标，注册人不得拒绝办理手续。

实施条例第六条第二款中的正当使用该地理标志是指正当使用该地理标志中的地名。”

这里需要注意的是，《集体商标、证明商标注册和管理办法》自2003年公布以来就没有修改过，即使是2013、2014年《商标法》《商标法实施条例》先后修订公布，由于法律、法规中地理标志相关条款的表述没有变化，只是调整了条款序号（《商标法实施条例》第六条调整到第四条），《集体商标、证明商标注册和管理办法》的修改就迟迟没有提上议程。

忽略这个细节，纯粹分析上述条款的字面表述，针对地理标志商标的使用问题，法律、法规、规章搭建了如下架构：

其一，关于地理标志证明商标，注册人应当允许商品符合使用该地理标志条件的主体使用该证明商标。换句话说，地理标志证明商标的使用人应该都是经过注册人许可的，只不过除了商品不符合该地理标志条件的，注册人不能拒绝其他主体获得使用该证明商标的许可。

其二，关于地理标志集体商标，注册人应当接纳商品符合使用该地理标志条件的主体作为成员；不要求作为成员的主体可以正当使用该地理标志（中的地名），注册人无权禁止。也就是说，如果商品符合使用该地理标志条件的主体提出要作为注册人的成员，从而获得使用地理标志集体商标的权利，则注册人不得拒绝；不愿意作为成员的主体，只要其商品符合使用该地理标志条件，注册人无权禁止其正当使用该地理标志（中的地名）。

笔者认为，纵观上述构架，关于地理标志商标的使用，无论是授权使用还是正当使用，前提条件都是“商品符合使用该地理标志的条件”，不产自该地理标志所标示的地区，或者商品的品质达不到使用该地理标志商标的要求（初步审定公告的使用管理规则中对使用条件会有详细规定），就不能使用该地理标志商标，这一点应该是毫无疑问的。但是，对于许多操作层面的问题，法律规定或者给人造成误解，或者干脆语焉不详了。

比如，地理标志证明商标的注册人要是拒绝商品符合使用该地理标志条件的主体使用该证明商标，或者地理标志集体商标的注册人拒绝接纳商品符合使用该地理标志条件的主体作为成员，那么这些主体是可以直接正当使用该地理标志（中的地名），还是先得向有管辖权的机关申诉？

又如，哪些做法可以认为是“正当使用该地理标志（中的地名）”？

再看看法院在相关案件的判决中是怎么表述的。

1. 北京市高级人民法院（2012）高民终字第58号判决：“舟山水产协会作为舟山带鱼商标的注册人，对于其商品符合特定品质的自然人、法人或者其他组织要求使用该证明商标的，应当允许。而且，其不能剥夺虽没有向其提出使用该证明商标的要求，但商品确产于浙江舟山海域的自然人、法人或者其他组织正当使用该证明商标中地名的权利。但同时，对于其商品并非产于浙江舟山海域的自然人、法人或者其他组织在商品上标注该商标的，舟山水产协会则有权禁止，并依法追究其侵犯证明商标权利的责任。”该案中，一审法院认定被告在原产于舟山海域的带鱼上标注“舟山”或“舟山精选带鱼段”的做法属于对“舟山带鱼”地理标志证明商标的正当使用，二审中由于证据效力发生变化，被告不能证明其商品来源于“舟山带鱼”地理标志所标示的地区，才被认定为侵权。二审判决中一是参照《商标法实施条例》第四条第二款关于地理标志集体商标“正当使用”的规定，明确了地理标志证明商标也存在“正当使用”的情形；二是认可了正当使用地理标志证明商标的一种具体形式，即一审法院也给予认可的在原产于舟山海域的带鱼上标注“舟山”或“舟山精选带鱼段”的做法。

2. 北京知识产权法院（2015）京知民终字第991号判决：“涉案商标系作为证明商标注册的地理标志，即系证明商品原产地为杭州西湖龙井茶保护基地，且商品的特定品质主要由该地自然因素所决定，用以证明使用该商标的茶叶商品具有《管理规则》中所规定的特定品质。龙井茶协会作为该商标的注册人，对于其商品符合特定品质的自然人、法人或者其他组织要求使用该证明商标的，应当允许。而且，其不能剥夺虽没有向其提出使用该证明商标的要求，但商品确产于杭州西湖龙井茶保护基地的自然人、法人或者其他组织正当使用该证明商标中地名的权利。但同时，对于其商品并非产于杭州西湖龙井茶保护基地的自然人、法人或者其他组织在商品上标注该商标的，龙井茶协会则有权禁止，并依法追究其侵犯证明商标权利的责任。”该案中，一审法院认为，凡使用地理标志证明商标的，须提出申请、获得注册人审核批准后方可在其产品上或包装上使用；未经许可使用与该证明商标相同或近似标识的行为，注册人有权依法追究其侵害商标权的责任。二审法院认为，一审法院的上述论述错误，只因被告未提交证据证明其商品产自“西湖龙井”地理标志所标示的地区，且商品包装上标注的字样要么与“西湖龙井”地理标志证明商标相同，要么仅为繁简之差，故构成侵权。二审判决中重申了北京市高级人民法院（2012）高民终字第58号判决确定的对地理标志证明商标可以正当使用其地名的原则，但因为案情本身的局限，没有列举正当使用地理标志证明商标地名的具体形式。

3. 北京知识产权法院（2015）京知民终字第1180号判决：“一审法院认为，含有地理标志的证明商标的功能在于证明所标识的商品来源于特定区域及具有相应的品质特征。在相应证明商标被在先核准注册的情况下，注册人即取得了对该商标的专用权。虽然‘五常’属于黑龙江省五常市的简称，但在五常市大米协会将含有该地理标志的标识在大米产品上注册为证明商标的情况下，任何能够标识某大米产品来源于该地区的商标性使用行为均应符合涉案证明商标的使用管理规则并征得五常市大米协会的许可，否则，该证明商标将无法正常发挥其标识功能。尽管李贵同在涉案产品包装袋上同时使用了其自有商标，但不能成为其免于承担侵害涉案证明商标专用权法律责任的正当事由……一审判决认定事实清楚，结论正确，本院依法应予维持。”从判决书的字面表述看，该案与前两个案子的结论有所不同，没有明确地理标志证明商标存在“正当使用”情形，而是回归了之前笔者分析的法律规定的字面含义，即只有获得注册人许可的主体才可以使用地理标志证明商标。

下面分析一下之前抛出的问题。

首先，无论集体商标、证明商标，都是商标的一个类型，那么除了《商标法》有例外规定，应当适用商标的普遍原则。《商标法》第五十九条规定，专用权人无权禁止他人正当使用注册商标中含有的地名；所以注册人对集体商标、证明商标（包括地理标志）中含有的地名部分并不享有专用权，这种做法也符合公序良俗的要求。此外，结合《商标法》第三条第三款对证明商标的定义，以及《集体商标、证明商标注册和管理办法》第二十条关于“证明商标的注册人不得在自己提供的商品上使用该证明商标”的规定，地理标志证明商标并非表明商品来源于注册人，而是用来证明商品的原产地和特定品质。是否侵犯地理标志证明商标的相关权利，应当以侵权行为是否容易导致相关公众对商品的原产地、特定品质等产生误认作为判断标准。因此，除了法律明文规定的地理标志集体商标的“正当使用”，地理标志证明商标的“正当使用”也是存在的。

其次，地理标志证明商标的注册人要是拒绝商品符合使用该地理标志条件的主体使用该证明商标，或者地理标志集体商标的注册人拒绝接纳商品符合使用该地理标志条件的主体作为成员，这些主体该怎么办。法律没有明文规定，法院对这个问题的看法也不明朗，倒是地理标志商标的行政主管机关提供了一个方便快捷的做法。在笔者之前撰写的《如何申请地理标志商标》一文中提到，商标局根据《商标法》《商标法实施条例》《集体商标、证明商标注册和管理办法》有关规定归纳整理了地理标志集体商标、证明商标的使用管理规则范本，两个范本中的第十二条均写明，申请人未获准使用地理标志商标的，可以在一定期限内，向注册人所在地县级以上工商市场监管部门申诉，地理标志商标注册人尊重工商市场监管部门的裁定意见。根据《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十三条的规定，集体商标、证明商标初步审定公告的内容应当包括该商标的使用管理规则。我们可以认为，管理规则一经公布，上述内容就成为地理标志商标注册人与所有潜在的使用人就“争端解决机制”达成的约定。通过行政机关解决这类纠纷，不仅在操作上更加便捷，也能减轻法院的负担。

第三，怎样才算正当使用地理标志商标。规章和众多判决都已经明确，正当使用地理标志商标是指正当使用地理标志商标中的地名。也就是说，任何不属于注册人集体成员或者未经注册人许可使用、但其商品符合使用地理标志商标条件的主体，如果使用了地理标志商标的图形部分，当然构成侵权；如果单一或突出使用了结构为“产地+产品通用名称”的地理标志商标的完整文字，也应当认为构成侵权；如果单一或突出使用了仅含有地名的地理标志商标的完整文字，虽然已经有判例认定构成侵权，但笔者认为，还要具体问题具体分析，一般而言，除非字体具有独创性（如领导题字、大家书法等等，辨识度必须很高），对仅仅含有标准字体地名的地理标志商标，应允许“正当使用”；如果对地理标志商标的文字结构进行变化，加字或减字后已经看不出地理标志商标的原有结构了，那么应认为是“正当使用”。当然，上述情形是否侵权，还要结合使用人的主观心态做出判断。

最后，扣题时间到了：如何设计地理标志商标的标识，才能更好地维护注册商标权益呢？上面分析了那么多，答案已经呼之欲出——最好由新颖别致的图形，独创性强、辨识度高的文字组成，别人想拿“正当使用”说事儿就难啦！给大家看几个笔者认为设计得相当不错的地理标志商标：

这些地理标志商标是不是设计得很精致、很有辨识度？等注册证到手了，千万别辜负这番精心设计，一定要督促使用人在商业行为中好好使用！友情提示：最规范的用法是“专用标志+地理标志商标（打上注册商标标识）”，如下图。当然，使用人如果还注册了自己的商品商标，也可以一并使用。

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