美国专利商标局的专利重复授权问题

“全球知产法律法规动态”

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作 者 | Aaron Wininger--Perkins Coie LLP
　　　闻宁阁，博钦律师事务所上海代表处
　　　北京东方亿思知识产权代理有限责任公司编辑翻译

与中国类似，在美国一项发明仅能够获得一项专利权。在先专利许可的排他权经由随后颁发的单项专利或多项专利的许可而得到不公平延长，会导致重复授权。重复授权原则旨在阻止专利权到期后专利独占权的不正当延期。该原则背后的公共利益准则是指：公众能够假定在专利权期限届满之后，不仅可以自由地使用该专利所要求保护的发明，还可以自由地使用对于本领域技术人员来说在完成发明时，考虑了本领域的技能以及该专利所要保护的发明之外的其他现有技术后所认为本发明的显而易见的改进或者变型。

参见基肯庄一案，319 F.2d 225, 232, 138 USPQ 22, 27（海关与专利上诉法院（CCPA）1963年所做判决）。

授权专利与由相同发明实体、具有共同发明人的另一发明实体、共同申请人和/或共同所有人/受让人所提交的申请二者可能存在重复授权的情况。共同未决申请间也可能存在重复授权，这或可导致临时驳回。

一般来说，有两种类型的重复授权驳回。其一为基于美国法典第35部分第101条（规定了一项发明获得专利的条件）的“相同发明”重复授权驳回，又称为法定重复授权驳回。其二为非法定重复授权驳回，是基于建立在公共利益准则上的司法理论提出的。通过禁止第二件专利中与第一件专利的权利要求没有显著专利性差异的权利要求，非法定重复授权驳回旨在防止专利期延长。

不过，无需改变权利要求的保护范围，也可以通过提交终止宣誓书来克服非法定重复授权驳回。终止宣誓书声明在先相关专利法定期限届满之时放弃在后专利的超期保护。也就是说，无论申请日期如何，在后专利/申请与在先相关专利/申请的专利保护期限应在同一天届满。此外，终止宣誓书要求对两件专利具有共同所有权。无法通过提交终止宣誓书来克服法定重复授权驳回。对于法定重复授权驳回，仅可以通过删除或者修改涉及同一保护范围的权利要求以使它们的保护范围不再相同来进行克服。

美国专利审查程序手册（MPEP）限定了法定重复授权的判断原则：“在不对专利中对应的权利要求构成字面侵权的情况下，是否对申请中的权利要求构成字面侵权……是否存在一项发明实施例落入了其中一项权利要求的保护范围内，而未落入另一项权利要求的保护范围；如果存在，该两项权利要求并没有限定同一主题，不构成法定重复授权。例如，对于包含具有‘卤素’取代基的化合物的权利要求以及包含将卤素取代基替换为‘氯’取代基而其它成分相同的化合物的权利要求，二者所限定的发明并不实质相同，这是因为‘卤素’的范围大于‘氯’的范围。另一方面，虽然权利要求的表述不同，却限定了同一发明。例如，对于包含‘36英寸’长的部件的权利要求以及包含‘3英尺’长的部件的权利要求，二者限定了同一发明。”

与此相反，MPEP对非法定重复授权的判断原则如下：“要问的第一个问题就是，该申请要求保护的任何发明能否从专利要求保护的发明中预期或显而易见地得到；如果答案是肯定的，那么非法定重复授权驳回就是适当的。”

更多有关重复授权的信息可在网上获取，详见MPEP第804节。